TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso: 737-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador Expediente interno del consultante: S/N Referencia: Cancelación parcial de la marca DUREX Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No, SENADI-OCDI-2018-002-0 del 27 de diciembre de 2018, recibido físicamente el 28 de diciembre del 2018, mediante el cual el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno s/n; y El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno: Demandante: ANDLAND OVERSEAS S.A. ¿pr DE 7 Demandada: LRC PRODUCTS LIMITED RN EAN E M IF SECRETARIA ”|| E S e, ES =Vinao P Proceso 737-1P-2018 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: La legitimidad activa de los órganos administrativos para presentar consultas de interpretación prejudicial.

La Consulta de interpretación prejudicial facultativa. La procedencia de la acción de cancelación parcial por falta de uso de la marca DUREX. NORMAS A SER INTERPRETADAS La entidad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina', los mismos que se interpretarán por ser procedentes.

SECRETARIA Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario u otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse fa acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá- cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a letalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

A An | g) ox > ulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. E Proceso 737-1P-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — De la legitimidad activa del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. La cancelación parcial por no uso de la marca.

Respuesta a las preguntas formuladas por el consultante. 2 op» m 3x9 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. De la legitimidad activa del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, para solicitar interpretación prejudicial facultativa Antecedentes: 1.1. Mediante Oficio No. SENADI-OCDI-2018-002-O de 27 de diciembre de 2018, recibido fisicamente el 28 de diciembre del 2018, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo dentro del cual se formula la consulta.

La interpretación prejudicial facultativa solicitada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI 1.2. El concepto de "juez nacional”, en el sentido de los articulos 33? del Tratado de Creación del Tribunal y de los artículos 122%, 123*, 125%, 127% El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o cerlilicaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. AS DE vu ty ¿Artículo 122.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se ¿q “controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad ( Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal ye acerca, de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho ETAR | interno! Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del sECcRrE _ Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. z) 3 Proceso 737-1P-2018 y 128” de su Estatuto, constituye un concepto autónomo, propio del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido por el Tribunal de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta el objeto del instituto de la interpretación prejudicial.

De esta manera, no resulta permisible la simple referencia a los derechos nacionales, debido a que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”; aspecto que por lo demás puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte este Tribunal. En efecto, pone en riesgo la aplicación uniforme de las normas comunitarias y promueve su fragmentación. 1.3.

El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Paises Miembros de la Comunidad Andina, no se ha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que a través de los años ha ido ampliando el alcance del concepto de "juez nacional" a los fines de la interpretación prejudicial$; considerando que se trata de un término genérico y Artículo 123.- De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal. $ Artículo 125.- La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al tribunal deberá contener. a) el nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la comunidad andina cuya interpretación se requiere; c) la identificación de la causa que origine la solicitud; d) el informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) el lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. 5 Artículo 127.- El juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal, Artículo 128.- Los paises miembros y la secretaría general velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial. los países miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el tribunal. en cumplimiento de las disposiciones de este capítulo los jueces nacionales deberán enviar al tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial. > El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el tribunal administrativo del atlántico (proceso 30-ip-98), la..

Superintendencia de industria y comercio de la república de Colombia - grupo de trabajo de AE DD E. ESO “vompetencia desleal — (procesos 14-ip-2007 y 130-ip-2007), la corte constitucional de ta República G Folio de (Procesos 10-1P-94, 01-1P-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la Replica de Venezuela (Proceso 19-1P-! -98), la Corte Suprema de Justicia de la República del y(149-1P-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia so 67-AP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161- ES E e RET ot 3, 181-1P-2013, 14-1P-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín Proceso 737-IP-2018 comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. 1.4.

Con ocasión de las consultas planteadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal) que originaron los procesos 14-IP-2007 y 130-IP- 2007, el Tribunal se refirió a este tema de la siguiente manera: “De una manera general, se suele dividir el poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es el de hoy, es decir, en donde existen variados órganos de producción normativa y varias formas juridicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en relación con la naturaleza de los actos que se expiden.

Se hace evidente que en la actualidad para clasificar la naturaleza de los actos ya no es suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los actos judiciales no debe circunscribirse sólo a los que emanan de los Jueces de la República. En este marco argumentativo, es entendible y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia de proferir verdaderas sentencias judiciales.

Por lo anterior, resulta menester interpretar el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y 128 del Estatuto, cuando se refieren a los Jueces Nacionales, de manera amplia, en aras de identificar el sujeto legitimado para solicitar la interpretación prejudicial y que dentro de un País Miembro es aquel que ostenta la función judicial.

Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben acceder a la interpretación prejudicial para cumplir con la filosofía de la misma. Como conclusión, el término 'Juez Nacional debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas señaladas por la ley interna; para de esta manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en el ejercicio de dichas funciones conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el "juez nacional" y el "juez comunitario” en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la > pa DE > S vigencia del derecho de integración”. a AN (o) 1/4 Q 103 Afioceso 79-1P-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana — Americana ar Proceso 262-1P-2013), entre otros. | SECRETARIA ”| 5 Proceso 737-1P-2018 1.5.

En oportunidad y a instancia del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI a través del No. SENADI-OCDI-2018-002-0 de 27 de diciembre de 2018; este Tribunal, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en los procesos citados anteriormente, considera importante poner de relieve lo siguiente: 1.6. Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que a su órgano emisor.

Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos. 1.7.

Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes. 1.8.

La imparcialidad de estas entidades motiva la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como "órganos administrativos sui generis O separalas”, u “órganos de naturaleza hibrida, jurisdiccional-administrativa”* 1.9, El Derecho Comunitario Andino se caracteriza porque sus normas prevalecen en relación con las normas nacionales, son de aplicación directa e inmediata y gozan de autonomía. En este sentido, tomando en cuenta que todos los órganos e instituciones de la administración pública de los Países Miembros de la Comunidad Andina deben actuar en el marco del principio de legalidad; el límite de su actuación también está determinado por el ordenamiento juridico comunitario.

De esta manera, si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con una interpretación prejudicial del Tribunal antes de la emisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada, además de que se limita la discrecionalidad de la administración; otorgando mayor seguridad jurídica y predictibilidad a oia DAZA, María José, La aplicación del Derecho fiscal europeo y el control de la adaptación del ordenamiento interno al comunitario: la cuestión prejudicial y legitimación de los TEA, Syadernos de Formación de la Escuela de la Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Vol.

Se p. 205. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho SECRETARIA Adoplnistrativo, Ed. Thomson Reuters, Tomo ll, 2011, p. 616. 6 Proceso 737-1P-2018 estos procedimientos, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados. 1.10. Resulta evidente que no todos los actos administrativos son impugnados en la vía judicial.

De esta manera, si no se habilita el mecanismo de la interpretación prejudicial a las autoridades o entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, existe el riesgo de que se emitan interpretaciones divergentes e, inclusive, contrarias al ordenamiento jurídico comunitario andino y a la jurisprudencia del Tribunal. Esta situación podría generar el indeseado incumplimiento por parte del País Miembro, ya que los Estados son los principales sujetos del derecho comunitario y son quienes responden por los actos de sus instituciones, 1.11.Como la finalidad de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros de la Comunidad Andina; los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho!*! así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales!? tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno. 1.12.En todos los procesos en los que la sentencia o resolución no fuera susceptible de recursos en derecho interno, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho, así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han conferido funciones jurisdiccionales o han '“jurisdiccionalizado” el procedimiento deberán suspender el procedimiento y solicitar la interpretación prejudicial. 1.13.Con la finalidad de garantizar el funcionamiento efectivo del mecanismo de interpretación prejudicial y evitar su desnaturalización, este Tribunal considera necesario establecer algunos criterios generales sobre la naturaleza y funciones de los órganos consultantes, los mismos que servirán como parámetro de análisis para verificar en cada caso si pueden ser considerados como "juez nacional” en el sentido de los artículos 33 del Tratado de Creación y de los artículos 122, 123, 125, 127 y 128 del Estatuto y si, en consecuencia, están legitimados para solicitar la interpretación del Tribunal. *? did Véase la Sentencia emitida por el Tribunal en el Proceso 3-Al-2010, 2 Se incluye a las entidades administrativas que tramitan procedimientos “jurisdiccionalizados”.

En la Unión Europea se utilizó tempranamente una base analítica similar y se establecieron los primeros Criterios Generales en la Sentencia del Asunto 61-65 Vaassen (Consulta formulada por el =>, Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf de Heerlen (Paises Bajos), Tribunal del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Mineros de Heerlen, institución a la que se reconoció: legitimidad para formular la consulta), y se desarrollaron, entre otros, en los Asuntos C-54/95 Dorsch Consult (Consulta formulada por Vergabeúberwachungsausschufl des Bundes (Comisión ASIN 7 Proceso 737-1P-2018 1.14.

En ese orden de ideas, en la primera oportunidad en la que un órgano o entidad administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretacion prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) Creado por norma constitucional o legal; 2) De naturaleza permanente; 3) El carácter obligatorio de sus competencias; 4) Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos; 6) Que en el trámite se respete el debido procedimiento; 7) Decisiones motivadas; y, 8) Independencia (autonomia funcional) e imparcialidad. 1.15.

El Tribunal analizará la legitimidad activa del órgano o entidad nacional, verificando si la entidad cumple con los criterios generales expuestos en el párrafo anterior. 1.16.En el presente caso, este Tribunal ha verificado lo siguiente: Que sea creado por norma constitucional o legal: 1.17.El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, fue creado mediante una norma con rango de ley, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 899 del 9 de diciembre del 2016, acorde con lo dispuesto en el Artículo 597 de dicho código. 1.18.Sobre la base de lo indicado anteriormente, queda acreditado que la consultante, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, fue constituido por mandato legal.

De naturaleza permanente: 1.19.El Artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es una instancia especializada de nivel técnico, cuyas competencias se ejercen de manera permanente. Federal de Control de la Adjudicación de Contratos Públicos, institución a la que se reconoció legitimidad para formular la consulta) y Asuntos Acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, en Proceso 737-1P-2018 1.20.En el presente caso, se ha acreditado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales ha sido establecido con carácter permanente.

El carácter obligatorio de sus competencias: 1.21.El Artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales constituye el cuerpo especializado del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, competente para sustanciar y resolver, en sede administrativa, los recursos de impugnación que formularen las partes en contra de las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales. 1.22.Por lo expuesto, ha quedado acreditado el carácter obligatorio de la jurisdicción del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.

Aplica normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias: 1.23.En la parte considerativa del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales, textualmente encontramos: “la Disposición General Cuarta del Código Orgánico Administrativo, expedido mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de 7 de julio de 2017 establece que: “ en el ámbito de la propiedad intelectual, serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, las normas de la Comunidad Andina de Naciones y demás normativa vigente, no obstante de ellos, las disposiciones del presente Código se aplicarán de manera supletoria ”. 1.24.En el presente caso se ha acreditado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, tienen el deber de aplicar la normativa andina en materia de propiedad intelectual en el ejercicio de sus competencias.

El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo; esto es que resuelve un conflicto entre dos partes con intereses opuestos: 1.25.Del contenido del Artículo 597 del Código Orgánico de la Economía Social YU de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que dispone que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es el competente para sustanciar y resolver, en sede administrativa, los recursos de impugnación que formularen las partes en contra de las resoluciones o actos administrativos emitidos por la autoridad competente en materia de 5 derechos intelectuales, se desprende el carácter contradictorio de los “procedimientos a su cargo.

Proceso 737-1P-2018 1.26.En el presente caso se ha acreditado que los procedimientos ante Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales tienen carácter contradictorio. Que en el trámite se respete el debido procedimiento: 1.27.El Artículo 3 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales, establece que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales ejerce sus competencias conforme a la normativa nacional e internacional aplicable por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales. 1.28.Además, el Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. 1.29.El Artículo 32 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales establece que la tramitación de las acciones y recursos tomará en cuenta los derechos y garantías consagrados en la Constitución de La República del Ecuador, y se sustanciará en la forma y en los plazos previstos en el presente Reglamento y en el Código Orgánico Administrativo. 1.30.En el presenta caso ha quedado acreditado que en los procedimientos seguidos por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales deberá respetarse el debido proceso.

Decisiones motivadas: 1.31.El Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, y que los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras O servidores responsables serán sancionados. 1.32.En consecuencia, las Resoluciones del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales deberán ser debidamente motivadas, Independencia (autonomía funcional) e imparcialidad: 1.33.De acuerdo con el Artículo 4 del Reglamento de Funcionamiento y Ejercicio de las Competencias del Órgano Colegiado de Derechos SL DE > Intelectuales del Servicios Nacional de Derechos Intelectuales los / S “% Miembros de este cuerpo colegiado especializado son funcionarios >| SECRETARIA ” | 10 54 Ed > 7 A AS ta, a” Proceso 737-1P-2018 1.34.A su vez el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI fue creado como un organismo técnico de derecho público con rango de Subsecretaría General, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, según el Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018, publicado en el primer suplemento del Registro Oficial No. 224 de 18 de abril de 2018. 1.35.Por lo tanto queda demostrado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es u órgano administrativo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Conclusión: 1.36. El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es un órgano dentro de la estructura orgánica del SENADI constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su imparcialidad. 1.37.

En consecuencia, se ha verificado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI actúa como “juez nacional”, de conformidad con los criterios que en esta sentencia está estableciendo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1.38.Por lo tanto, ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente interpretación prejudicial al amparo del artículo 125 del Estatuto del Tribunal. 2.

Lafinalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa 2.1. La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación uniforme del Derecho Comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario. Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. _——2.2.

Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación ZS pr DE y¿eomo en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento YES Sindamental para la construcción del proceso de integración andino. ¡q > MH [[” SECRETARIA * || 1 Proceso 737-1P-2018 2.3. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: "Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro).

Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. 2.4. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante.

El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho Comunitario. 2.5. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial.

Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. 2.6. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: "Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.” 2.7.

En el presente caso ha quedado acreditado que el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI actúa como “juez nacional", de conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar la presente 2. interpretación prejudicial facultativa. ap Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, el Órgano Colegiado de y O % Derechos Intelectuales del SENADI que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la E” 12 Proceso 737-1P-2018 interpretación del Tribunal.

Emitida la interpretación prejudicial, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales tiene la obligación de acatarla en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con la Resolución emitida por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales podrá presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de la mencionada resolución. 2.9.

En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales será aplicable a las fases posteriores. 2.10.En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Sia criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Sia criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. 2.11.Por lo tanto, se podrá realizar una mueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoría cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial.

Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento. 3. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 3.1. Si bien el proceso interno se refiere a un caso de solicitud de cancelación parcial por falta de uso de la marca DUREX, es pertinente analizar la - — figura de la cancelación establecida en el Artículo 165 de la Decisión 486, y DE 44 grefectos de precisar que la misma solo puede ser ejercida a solicitud de > parte interesada, es decir dicha norma no establece la posibilidad de una 13 3.2, 3,3. 3.4. 3.5. 3.6.

Proceso 737-1P-2018 actuación de oficio por parte de la autoridad nacional competente para conocer dicho trámite. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.!* Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. ?** El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.** El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:*? a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 14 Proceso 737-1P-2018 parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. Cc) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 4. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 4.1.

Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 4.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 4.3.

Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486! plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

A ambién se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. > SECRETARIA ” Ñ y) y2 [2 ¡E Proceso 737-1P-2018 a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado??. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 4.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” a En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que, tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. 2, Al Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes / y y los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de Sl SO /pe) p> A 1, transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe A | Q 1) demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las [ Xx 5 |imarcas. | E | pl o SECRETARIA ” || Pa Proceso 737-IP-2018 4.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado, listos para su comercialización efectiva. 4.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 4.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 4.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 4.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. ==4.11.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, E Yy3 «documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la Marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado ES ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al SECRETARIA ” 17 Proceso 737-1P-2018 público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 4.12.En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 4.13.Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.

Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los palses de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 4.14, ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor”, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 4.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera 20 Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de ===.

Una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o pr DE y G, SS certificado de marca. NN 4 Es OS 0 so fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la le > raleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas a erciales por causa de un terremoto. [[* SECRETARIA | E Ñ y eS) 18 WN ES) A WN // S Pe a Y XNIDAD ts Proceso 737-1P-2018 ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 4.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 5.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 5.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si LCR PRODUCTS LIMITED no habría logrado acreditar el uso de la marca DUREX, resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 5.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 5.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 6.

La cancelación parcial por no uso de la marca 6.1. En el presente caso, se trata de una solicitud de cancelación parcial, razón por la que corresponde analizar este tema. 5 DE EN El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional / Es ' S > pompetente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona E 9 interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado.] ! 19 X |] 6.3. 6.4, 6.5. 6 Proceso 737-1P-2018 en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: "Artículo 165.- ( ) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(Resaltado agregado) Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual si acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar..Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vinculo o cientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de usión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan e puemas propiedades y características, tienen usos o funciones y 20 Proceso 737-1P-2018 idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 7.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 7.1.

¿Es procedente que quien hubiere probado legítimo interés en una acción de cancelación por falta de uso, limite el alcance de su pretensión a determinados productos protegidos en la clase internacional en la que se encuentra registrada una marca? La persona que solicita la cancelación puede hacerlo tanto respecto de todos los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, o solo para una parte de ella. 7.2.

De ser afirmativa la respuesta anterior, no habiéndose probado el uso de la marca para identificar los productos protegidos en la clase internacional en la que se encuentra registrada, ¿es procedente que la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales declare la cancelación total de la marca por falta de uso? La figura de la cancelación prevista en los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 no contempla la posibilidad de una actuación de oficio de la autoridad nacional competente para disponer la cancelación de un registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno s/n, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. AN >! [[ SECRETARIA ” | No, S NS, a Y SN p2 ne Proceso 737-1P-2018 Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO IN Hernán R pro Romero Zambrano > Hugo ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Ú “e Luis Felipe as Feijoó SECRETARIO 1 | l Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, LA DEÉESS DEIS A E PASS ES il AN l E SECRETARIA ” ||