TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 16-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 235515 17811-2017- 00304 Signos involucrados [COFFEE BERRY + LOGOTIPO (mixto) / COFFEEBERRY (denominativo) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 0022-2018-TDCA-DA de 4 de enero de 2018, recibido físicamente el 10 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 17811-2017-00304; y, El Auto del 5 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante: Partes en el proceso interno COMPAÑÍA VDF FUTURECEUTICALS, INC. il. Proceso 16-1P-2018 Demandado: DIRECTOR EJECUTIVO Y VOCALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto materia de controversia es la presentación fuera de plazo de una oposición andina.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 146 y 147 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación del artículo 146 únicamente al primer párrafo. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado.
ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado Teniendo en cuenta que en el presente proceso VDF FUTURECEUTICALS, INC. titular en Colombia de la marca “Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.* “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entendorá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponería. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera do los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” 12: 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
E Proceso 16-IP-2018 COFFEEBERRY planteó oposición andina fuera del término legal en contra de la solicitud de registro de la marca COFFEE BERRY + LOGOTIPO a nombre del señor Hugo Patricio Vergara Arque, es necesario desarrollar el alcance de este tema. Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Paises Miembros.
Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina”. Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:? a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del 1.8. 1.9.
Proceso 16-1P-2018 signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud, En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.
Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 1.10.
De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 1.11,Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes*: a) Eltitular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir 1 Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 152-/P-2012 del 6 de marzo de 2013, Proceso 16-1P-2018 a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. 1.12.
Cuando el articulo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 1.13,En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo*. 1.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 1.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización r Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 107-1P-2015 del 20 de julio de 2015 02-1P-2014 del 20 de febrero de 2015.
(E Y ( 4 S SECRETARIA > >) <A Proceso 16-1P-2018 del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrian penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 1.16.
Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 1.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 1.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1.19.
En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 1.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si la oposición presentada fue dentro de los treinta días hábiles posteriores a la publicación en la Gaceta de Propiedad Intelectual para que sea admitida a trámite.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador al resolver el proceso interno 17811-2017-00304, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo SA Xel articulo 90 del Estatuto del Tribunal. y SS SAN a e) Y Y Moa NS Proceso 16-1P-2018 p) ( | Z “E Es] o Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EN de Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA AA MAGISTRADO Hugo ez/Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
A f) os Go Luis Felipe Aguilar Feijóo Dd Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.