TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: 350-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 1444-2008/DIN Expediente interno del Consultante: 943-2015-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Patente: "ANTICUERPOS ANTICXCR5 HUMANIZADOS Y DERIVADOS DE LOS MISMOS” Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N” 943-2015-S-5RSECA-CSJLI-PJ del 13 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el 14 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 34* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 943-2015-0-1801-JR-CA-25, y;

El Auto de 15 de octubre de 2018 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.: Si bien en el oficio N” 943-2015-S-5'8SECA-CSJLI-PJ del 13 de septiembre de 2017, se solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina del expediente se desprende que ta norma a interpretar es el Artículo 34 de la Decisión mencionada + > anteriormente. 1: EZ Proceso 350-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: SANOF? Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOP!- DE LA REPUBLICA DEL PERU ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es_si es procedente la modificación realizada a la patente "ANTICUERPOS ANTICXCR5 HUMANIZADOS Y DERIVADOS DE LOS MISMOS” o si por el contrario constituye una ampliación de la divulgación original de la misma.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 34 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina la cual procede por ser pertinente. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Modificación de solicitud de patente. Respuesta a la pregunta de la Sala Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Modificación de solicitud de patente En el proceso interno se presentó la modificación a la patente "ANTICUERPOS ANTICXCR5 HUMANIZADOS Y DERIVADOS DE LOS MISMOS” razón por la cual es necesario comprender los alcances de la posibilidad de modificación de las solicitudes de patente.

De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier 2 3 Antes denominado SANOF!-ADVENTIS. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Articulo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo mado, se podrá pedir la corrección de cualquier error materiaF. (.J" 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 350-1P-2017 momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen.

Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa. La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada. Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones: - Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente. - Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas.

Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-1P-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro: - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004, pp.89-90.

Proceso 350-1P-2017 modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 1.6. El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguientes: 1) ii) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita.

Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Articulo 34 de la Decisión de la 486. Otras de naturaleza similar. Asimismo, se admitirá la «subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes: ) ii) La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como, colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros$.

La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio. Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud. 1.7.

Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica. 1.8.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente: Ibidem, p.34..

Ver Proceso 489-1P-2017 del 7 de julio de 2016. 1.9. Proceso 350-1P-2017 “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo Único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes.

Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse. 1.10, Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente ml 2.1. podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud “ANTICUERPOS ANTICXCR5 HUMANIZADOS Y DERIVADOS DE LOS MISMOS” implicaba una modificación de la patente que no calzaba con los supuestos señalados en el presente acápite.

Respuesta a la pregunta de la Sala consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

“¿Cuáles son los criterios para determinar que una modificación a solicitud de Patente de Invención podría implicar una ampliación de, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2002 de fecha 24 de mayo de 2002. Proceso 350-1P-2017 protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial?” Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 943-2015-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que articiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del ículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo ¡Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRADO Á De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. | Y lr Luis Felipe luar Feijoó SECRETARIO | Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

SEAL PROCESO 3504P-2017 | Z A Mi > Ñ a o NN