TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: 75-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 09802-2016/00242 Referencia: Secreto empresarial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 0136 TCAG 2018 de 2 de febrero de 2018, recibido vía Courier el día 5 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso 09802- 2016/00242; y, El Auto de 10 de octubre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LABIZA S.A. Demandado: ECUARROCERA Proceso 75-1P-2018 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la presunta vulneración del secreto empresarial para el proceso de producción del producto “arroz envejecido” de propiedad de LABIZA S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de las normas invocadas por las partes las que corresponden a los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'.
Procede la interpretación solicitada. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naluraleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.” “Artículo 262.- Quien licitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.
Constiluirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido. acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legitimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio a de un tercero o de penudicar a dicho poseedor; €) adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos comerciales honestos; a) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquinó el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía aulorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresanal se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.” 2 1.1.
FL Proceso 75-1P-2018 De oficio se interpretarán los articulos 261, 264 y 265 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, para analizar el tema del secreto empresarial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Secreto Empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Secreto Empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina En el proceso interno LABIZA S.A, alegó que ECUARROCERA S.A. ha incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales de la empresa, por tanto, este Tribunal abordará el presente tema. Dentro del Título XVI de la competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial, se incluye la regulación de los secretos empresariales o industriales.
Los artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capitulo Il, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 261.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por arden judicial.
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.” “Artículo 264.- Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.
En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales alli contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.” “Artículo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.” 3 13 1.4.
Proceso 75-1P-2018 comercio.3 Las empresas en el curso de su actividad económica desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto.
El artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características: o Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta. + Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico. + Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. * Que dicha información pueda transmitirse a un tercero. Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta: * Quela información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza.
Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información, pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas. +.
Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.
Que el titular o poseedor de la información haya establecido Procesos 123-1P-2010 y 49-1P-2009. Proceso 75-1P-2018 medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características.
No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes. 1.5. El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: *( ) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.”* 1.6.
En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. 1.7.
Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial. 1.8.
Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, asi como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de == negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya terpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-/P-2008. 5 1.9.
Proceso 75-IP-2018 confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado. Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. 1.10.La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la 2. 22 23: 2.4. autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.
Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta violación de un secreto empresarial por parte de ECUARROCERA S.A. en perjuicio de la empresa LABIZA S.A., por lo cual, es pertinente analizar este supuesto.
Al respecto, el artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial.
Los literales a) y b) del artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señalan: “a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
(-.J”. Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. 6 2.6. 2.7. 2.8. 29: Proceso 75-IP-2018 casos de la explotación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo explotar de la siguiente manera: Explotar: “( ) Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio ( ).
Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera”. Entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes supuestos para la configuración de un acto de competencia desleal a. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular. b. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.
Ahora bien, queda claro que para que se configure un acto de competencia desleal, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.
A su vez, es necesario para que configure un supuesto de competencia desleal que quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral o contractual, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial.
En el segundo supuesto y en el caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico. Literal b) del artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2.10. La configuración de la competencia desleal en el literal b) del artículo 262 de la Decisión 486, puede presentarse en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial.
Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera: Comunicar: “( ) Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene ( ) Descubrir, manifestar o hacer saber a alquien algo ( ). Conversar, tratar 7 Proceso 75-IP-2018 con alguien de palabra o por escrito ( )". Divulgar: “( ) Publicar, extender, poner al alcance del público algo”. 2.11.La norma comunitaria, distingue tres situaciones: a. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor. b. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y, c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial. 2.12.Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentariamos a un acto de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. 2.13.
Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistente en el ánimo de obtener un provecho ya sea propio o ya en beneficio de un tercero, de la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no sólo se traduce en un enriquecimiento, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, ya sea, por ejemplo, informativo, estratégico, etc.
Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial. 2.14.Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 09802-2016/00242 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que AE ==. participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo Zap DE Batericao 90 del Estatuto del Tribunal. > y A ZN 8 Proceso 75-1P-2018 [lo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros | Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. | Ls 1 Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.