TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 29 de marzo de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 666-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-140619 11001032400020110031700 Signos involucrados VALDERRAMA (mixto) / PIBE VALDERRAMA (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 4534 del 14 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135, Literal b) y 136 Literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020110031700, y;

El Auto de 13 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno TANIA YURY VALDERRAMA ROSERO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 666-1P-2018 Tercero Interesado: CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante se desprende que los asuntos controvertidos en el proceso interno son: 1.

Si el signo VALDERRAMA (mixto) es confundible con las marcas PIBE VALDERRAMA (denominativas) previamente registradas por el señor CARLOS ALBERTO VALDERRAMA. 2. Siel signo VALDERRAMA (mixto) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad regulada en el literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por contener el seudónimo PIBE VALDERRAMA, exjugador de la Selección de Futbol colombiana. 3.

Sies procedente el registro del signo VALDERRAMA (mixto), por el hecho de contener el apellido de la demandante. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal b) y 136 Literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación del Artículo 136 Literales a) y e)! de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser procedente.

No procede la interpretación de los Artículos 134,135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de la litis la distintividad intrínseca del signo distintivo objeto de análisis, ni el concepto de marca. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando; a) sean idénticos o se asemejen, a una marca antoriormonte solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(-.-) — e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines. pl DE y SS de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, tituto, Y GP ] e a hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitanto O Ñ “A, O identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, / 2 y BM salvo que so acredite el consentimiento de esa persona o, sí hubiese fallecido, el de quienes ¡pu ||. fueran declarados sus herederos. [| SECRETARIA Y.) 10 e Proceso 656-1P-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. Utilización de apellidos: protección legal y la afectación de la identidad. m.20p ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?, a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en e contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al Ha DE SS que realmente posee.

OS AN El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el 1 jerpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de /466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 3 Proceso 666-1P-2018 consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1,3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser*: a) b) c) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcast: a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. (> YES AA «“ F SECRETARIA >| > IbideníS A eN o o || Proceso 666-1P-2018 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: 0) (ii) (iii) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban. a S a Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.

IL IN 5 ag % ! | 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 668-1P-2018 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto?.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado”. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Proceso 666-1P-2018 particularidades de cada caso?, 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos!': (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!'. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!?, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al D Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 2 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 10 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos > Q a L ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad [3 Un! ¡a aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas; mujer y — es. - SECRETARIA PBr posición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.

Unidad minima de: significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. "/ j | p ss A NG e 9) 2.6. 351. 3.2. Proceso 666-IP-2018 hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto, e Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. + Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) y la marca PIBE VALDERRAMA (denominativa).

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, la solicitud del signo VALDERRAMA (mixto) está compuesto por el apellido de la demandante TANIA YURY VALDERRAMA ROSERO, siendo por tanto pertinente, analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos!?: 3.2.1.

Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 3.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o Q e) El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas. Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales. Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de > DN de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014, DN s 2. 5 ] 3.3; 3.4. 3.5.

Proceso 666-1P-2018 asociación en el público consumidor. 3.2.3. Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo**, En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 3.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. Un ejemplo de un nombre común de "uso común" es “Claudia”.

En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 4.

Utilización de apellidos: protección legal y la afectación de la identidad 4.1. En el proceso interno la controversia radica en determinar si el signo solicitado VALDERRAMA (mixto) puede ser objeto de registro al incluir el apellido de un conocido deportista el cual es identificado por la generalidad O pe OR aso se puede ver: htto://www.wipo.inVsme/es/faq/lm_fags a4.html.

Documento consultado el 11 démarzo de 2016. O GN Y ON 9 SECRETARIA >|] 4.2. 4,3. 44 SECRETARIA > || Proceso 666-1P-2018 del público nacional de manera espontánea e inmediata, por lo tanto, se considera pertinente que el Tribunal interprete el presente tema. De conformidad con el Literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

Este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 108-IP- 2014, ha hecho mención a lo siguiente: “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, li) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, ¡i) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca". Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel Pachón: "Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende tel que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia". A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo ÁS apellido, Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su Us vegulación legal es diferente ( )'.

(Manuel Pachón Muñoz, Manual de AN LA 10 EN, IN ps m A Proceso 666-1P-2018 Propiedad Industrial, Editorial Temis, p. 96). 4.5. Asimismo, Jorge Otamendi ha manifestado respecto de la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: *( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.

La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas”, no son comparables a 'Pérez, González o Díaz".

En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que, sí bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). (Subrayado fuera de texto). 4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: /) sea lo suficientemente distintivo;

¡¡) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, ¡li) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 4.7. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “SÍ, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".

En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el == nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que == cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. 9 ') igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor SECRETARIA ? | 4 Proceso 666-1P-2018 será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”. 4.8. Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables.

Por ejemplo, los nombres como "Lola" o "Lucía" para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como "Acurio" para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. 4.9.

Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona —a menos que el nombre no sea común—. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. 4.10.

Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. 4.11. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 4.12.

Sobre la base de los criterios presentados se deberá determinar si el signo VALDERRAMA (mixto) ha sido concedido respetando la norma contenida en el Artículo 136 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020110031700, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la vaio inlsmelesfam_ags. q tl x | ARIA > |) (E SECRET || Wo z Ñ SY, Su S Proceso 666-1P-2018 Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO p Hugo Ramiro Gómez Apa c M De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. l UO Py AN V ¡0. e. amiro Gómez Apac Luis Felipe Aguliar Feijoó ENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente pineda Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en Ha Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13