A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: 466-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante; Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de Origen: 506821-2012/DSD Expediente interno Del Consultante: 1257-2016-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos. Involucrados: INKA SALUD (denominativa) y la marca y nombre comercial INKAFRARMA (denominativos y mixtos) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 1257-2016-0-S-54SECA-CSJLI-PJ del 21 de agosto del 2018, recibido via correo electrónico el 22 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1257-201 6-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 01 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno 5 Demandante: ECKERD PERÚ S.A. o, Proceso 466-1P-2018 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD. INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ > Tercero Interesado: INVERSIONES TOBAL S.A.C. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: La posible confusión entre el signo INKA SALUD (denominativo) y la marca y nombre comercial INKAFARMA (denominativos y mixtos).

La presunta notoriedad del nombre comercial INKAFARMA (denominativos y mixtos). Si la expresión INKA es de uso común y FARMA descriptiva. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los mismos que se interpretan por ser procedente. e oficio s 3 Í i; | 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por ser parte de la controversia la notoriedad de la marca.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como Marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.--) b) sean idénticos o se asemejen a un nombro comercial protegido, o, de sor el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(.-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o lranscripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiora que sean los productos O servicios a los que se aplique el signo, cuando su Uso fuese suscoplible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con Sus: productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) 9) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, O en formas O caracteristicas impuestas por la naluraloza O la función de dicho producto o dol servicio de que se trate;

() g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común 0 usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en fa usanza del pafs;( )” 2 Proceso 466-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN - El nombre comercial. Características y su protección. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo so en el comercio afectara indebidamente un dorecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;

“Artículo 224.- Se entienda por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinento, independiontemento de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de uh signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: z a) el grado do su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; 6 b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro a fuera de cualquior País Miembro; 0) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyando la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el ostablecimionto, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya noloriedad se alega, tanto en al plano mtoracio pretende la protección; f) el grado de distintividad inherento o adquirida del signo; g) el valor contable dol signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interosadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

O, i) la existencia do actividades significativas de fabricación, compras 0 almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional, O, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en ol extranjero.” "Artículo 230.- Se considerarán como soctores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos O servicios a los que se aplique; b) las porsonas que participan en los canales de distribución o comercialización del. tipo de productos o servicios a los que se aplique;

O, e) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que so aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de ! cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 3 m sonas 4.4 1.2. 13, Proceso 466-1P-2018 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.: Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Signos conformados por denominaciones descriptivas, y de uso común, Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección En el presente caso se alega la confusión con el nombre comercial INKAFARMA, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como "..cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, O a un establecimiento mercantil.” > + 1.5. ETT natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros ágentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento,:, Características del nombre comercial Las principales características del “nombre comercial son las siguientes”: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. 4 1.6. ER Proceso 466-1P-2018 - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno O muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón O denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social, Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial 1.8. en los términos siguientes:, efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin él cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.$: Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide.como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia, Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para PANA Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial. N* 581 del 12 de julio de 2000. ] 5 A9. Proceso 466-1P-2018 acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.* Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del. nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcarice de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro O de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.? 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 1,11. real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Pals Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros, Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el. comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, “documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independient 4 empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12, Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 4.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas. que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo. ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

Ibidem Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998. 25 2.2. Proceso 466-1P-2018 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso: interno se discute si los signos INKA SALUD e INKAFARMA son confundibles o no, es pertinente analizar el Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:: (a) sean idénticos o se asemejen,. a Una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un fercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión O de asociación;

( )" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar 2.3. y de—confusión fdirecto-o- indirecto) -y/o-Hesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro, Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación «consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de: 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

A Ni = AN 7 ON 2.4. Proceso 466-1P-2018 teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones. comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; -sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.. ¿ Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer tos —etementos ——————— que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis. simultáneo, pues el consumidor difíciimente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. - El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las. diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de Ibidem.

Ibidem. Proceso 466-1P-2018 productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*!: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. s El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de- producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la - SECRET AR 2.5, pobtaciónT:; de restaurantes gourmel es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su allo grado: de instrucción técnica O profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.: Ver Interpretación Prejudicial emitida'en el Proceso 42-1P-2017, de 7 do julio de 2017.

Proceso 466-1P-2018 2.6. Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer 3,1. 3.2. lugar la identidad o similitud entre los signos INKA SALUD e INKAFARMA nombre comercial y marca, para luego verificar si existe riesgo de confusión entre los servicios que ampara la marca registrada y las actividades del nombre comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486..

Comparación entre signos denominativos Como la controversia. radica en la presunta confusión entre el signo solicitado INKA SALUD (denominativo) y el nombre comercial INKAFARMA, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto, 1? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede: o no tener significado o concepto, Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas. cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidar'as y funciones del producto que va a identificar.

Estos 3.3. 12 elementos, al ser apreciados 3 una idea sobre el sino que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar r! cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe an“'izar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética: Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferer ¡adora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cóm:: +! signo es percibido en el mercado. b) - Se debe esta! locer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una ilabra puede estar constituida por lexemas y morfemas, Los nrimeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. 10 Proceso 466-1P-2018 derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Como ejemplo tememos el lexema deport en: deport-e, deportivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. '$ Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatica! de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. + Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que-si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) * Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAF). Diccionario do la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. Oj., sol, o quo, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej, lerr, en enterráis” Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). e REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAF).

Diccionario de la RAE, Definición de morfema: “4. m. Gram. Unidad mínima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contieno dos morfemas: mujer y -8S. - - 2, m. Gram. Por oposición a lexenra, morfema gramatical; p. ej, de, no, yo, 6l, -ar, -s, -8r0. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas:. persona, primera, y número, plural” Disponible en: hito://dle.rae-es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 11 33 3.6.

Proceso 466-1P-2018 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capitulos precedentes.: En, congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación - que pudiera existir entre el signo solicitado INKA SALUD (denominativo) y 4.2. el nombre comercial INKAFARMA (denominativo).

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado INKA SALUD (denominativo) y las marcas INKAFARMA (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto, *” Los signos denominativos, llamados. también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o-fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas a VO cn 4.3. 4.4. cualidades o tunciones del producto identificado —por—et—signo;—y; arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 1 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el clemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan Y S4CRETARIA Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. 12 4.5. 4.6. Proceso 466-1P-2018 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial20, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos”!, mismas que constan en el Punto 3.3. del Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos, y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado INKA SALUD (denominativo) y las marcas INKAFARMA (denominativas). 5.1. 5:2.

La marca notoriamente conocida. su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce el nombre comercial notorio INKAFARMA y logotipo (mixto), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. A continuación se desarrollará el marco teórico referido a la marca notoria, para que la Sala consultante lo utilice, mutatis mutandis, al nombre comercial en lo que fuere aplicable.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 13 5.3. 5.4. Proceso 466-1P-2018 En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como fal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera 0 el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente??. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros.; c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada 5.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las persona Í istribució o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique?.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. 22 eos y El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) _ Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de. productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Artículo 230 de la Decisión 486,. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida rácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de 14 Proceso 466-1P-2018 La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular - es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro paises miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro?", Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos.o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente?s, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba, La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata U denomina un “hecho notorio”, Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba”. La marca notoria extracomunitaria? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo”. 20 y1S consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada.

Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos O servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario) En la medida que una marca renombrada es “conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial.

Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún pais de la Comunidad Andina— en los términos de “lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. No es renombrada, sino una marca notoría pero fuera de la Comunidad Andina. 15 5.6. Proceso 466-1P-2018 Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la cause el debilitami signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de USO parasitario es- la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. 23 La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinadof andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 16 5.7. 5.8. 5.9.

Proceso 466-IP-2018 Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera Un deterioro sistemático de la - posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.;

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u olros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;

O, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras O almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 7) los aspectos del comercio internacional; o, 17 Proceso 466-1P-2018 k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” 5.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo - dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier 5.11. medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?o, 5.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el nombre comercial INKAFARMA y logotipo cuyo titular es ECKERED PERÚ S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo INKA SALUD, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 4, —Signos conformados por denominaciones descriptivas, y de uso 6.1. 6.2. 6.3. común Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que INKA es un término de uso común y que FARMA de descriptiva resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.: Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) Sobre esto so puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 18 Proceso 466-1P-2018 e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en ol comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la ópoca de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(-..)" 6.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 31 6.5.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 6.6.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas O de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 6.7. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 6.8.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la sd De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. rm Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. A De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 19 Proceso 466-1P-2018 Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su- presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 7.

Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 74.

Atendiendo a lo establecido en el Artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el análisis de riego de confusión entre signos semejantes que contienen elementos en común? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.2. Atendiendo a lo establecido en el Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 ¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad de un signo solicitado, cuando la marca que se le opone tiene la calidad de notoria? La respuesta a la pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 1257-2016-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | Cecilia Luisa A Quinteros NU Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO: ÓN j 20 Proceso 466-|P-2018 MAC De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. '. | ) y Ú ho A | h; a y « > A. Hugo Ramiro Gómez Ap: Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.: 21