TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 30 de abril de 2019 Proceso: 154-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 00080431 Expediente interno del Consultante: 11001032400020080035000 Referencia: Patente: “AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL- UREAS Y/O SUS SALES” Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N” 1260 del 20 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico el 24 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Rama Judicial de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 18 y 45 inciso 24 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020080035000, y;

El Auto de 29 de marzo de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: BAYER CROPSCIENCE AG. _———— Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y Za L DES COMERCIO - SIC — DE LA REPÚBLICA DE Proceso 154-1P-2018 COLOMBIA ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

Laprocedencia de la negación de la patente denominada "AGENTES HERBICIDAS QUE CONTIENEN UNA O VARIAS SULFONIL- UREAS Y/O SUS SALES" por presunta falta de nivel inventivo. 2. Si la Superintendencia de Industria y Comercio tras estudiar la respuesta al segundo examen de patentabilidad, debió otorgar el plazo contemplado en Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 18 y 45 inciso 2% de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina los cuales se interpretarán por ser pertinentes. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 46 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina para abordar el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica." (.) “Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es palentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deborá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente." (..J% Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina — “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 Meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

Proceso 154-1P-2018 tema de la notificación de informes técnicos. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nivel inventivo y el estado de la técnica. 2. Notificación de informes técnicos. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El nivel inventivo y el estado de la técnica 1.1. En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 1,2.

En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 1.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, 8) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el Literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Sí el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente == Attículo la oficina nacional competente denegará la patento.” j 1d > F SECRETARIA > Ny 7 pa h E 'D ADS a Proceso 154-1P-2018 sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnicas, 1.5.

Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criteriost: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención Carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 1.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: () Identificación del estado de la técnica más cercano: 3 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015, 4 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, janización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, ial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78, Disponible en: JA.comunidadandina.org/publicipatentes pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). (2 Q Ey % a ( = SECRETARIA > No 3) IN / Ñ y (ii) (iii) Proceso 154-1P-2018 En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿Qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad;

Las diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo. iso) La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (Je - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.

Tratándose de Una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede 'Ú 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 154-1P-2018 estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características *8. = * Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”7. - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: » ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

Notificación de informes técnicos Teniendo en cuenta que en el presente proceso el demandante señalo el presunto desconocimiento del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no haberse otorgado el plazo de 60 días para exponer sus argumentos al segundo examen de patentabilidad realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, resulta pertinente desarrollar el presente tema, A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los Articulos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación: El supuesto que se prevé en el Articulo 45 es muy diferente del previsto en De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio Proceso 154-1P-2018 el Artículo 468, Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces "Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad" (segunda parte del Artículo 45). 2.4.

El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de Una persona u organismo externo a la oficina de patentes.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 2.5. No obstante, lo anterior, el Tribunal advierte que, si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. 2.6. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación: pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes, 2.7.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes. 2.8. Es importante resaltar que en que el marco del Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no e El Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica exprosamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura —istemálica y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del LA a Drincipiawdle contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que / SS A sio! RS pidan informes en el marco del Artículo 46 se dobe dar traslado al Solicitante. 4 pa A fe y 7 [(F SECRETARIA > J MO x)/ SO Xan AL NA Proceso 154-1P-2018 tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico, 2.9.

Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios, 2.10. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020080035000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Up L — Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | | ia om tamirano Hugo iro.Gómez Apac AGISTRADO. MAGISTRADO Proceso 154-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro-Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoo PRESIDENTE SECRE 10 Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 154-1IP-2018 |