TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de junio de 2019 Proceso: 212-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: —509263-2012/DSD Expediente interno del Consultante: 01381-2015-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo involucrado MASCARPONE (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1381-2015-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 18 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 01381-2015-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto de 23 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES DULCE CREMA S.A.C. Proceso 212-1P-2018 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero Interesado: ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la nulidad del registro de la marca de productos constituida por la denominación MASCARPONE (denominativa) al argumentarse que carece de distintividad al ser descriptiva, genérica y de uso común para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Procede la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 135 literales f) y g) de la Decisión 486?, para analizar los signos genéricos y de uso común. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad;
(..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Ándina.- Na m >= —h 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 212-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Preguntas de la Sala consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo MASCARPONE (denominativo) vulneraría lo contemplado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que;
( ) b) carezcan de distintividad; ( )” La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o sorvicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. 'er Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.4. 1.5, 1.6. AR 1.8. 2.1. Proceso 212-1P-2018 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*? El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso DULCE CREMA S.A.C. argumentó que el término MASCARPONE es descriptivo respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. lerpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5, 2.6.
Proceso 212-1P-2018 Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; bj” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.* Por su parte, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente lo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.
Ze 2.8. 2.9. Proceso 212-1P-2018 en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios, El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.* Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza, De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;
(..)" 2.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.!? Ibidem. Ibidem. Proceso 212-1P-2018 2.11.No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*! 2.12.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado 3,1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a una de las preguntas realizadas por la Sala consultante, se analizará este tema, Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Asi, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe 3.6. 3.7. 4.1.
Proceso 212-1P-2018 tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿A efectos de determinar la distintividad de un signo, qué se entiende por marcas arbitrarias, de uso común y genérico? Se entiende por marca arbitraria aquella que, si bien consiste en una palabra con significado real, es totalmente contraria al producto o servicio que brinda en el mercado, manzana para manzanas será genérica, sin embargo, manzana para computadoras es arbitraria al no encontrarse ligada o relacionada con dicho producto.
Respecto a las marcas de uso común y genéricas, están se explican en el Tema 2 del Apartado D de la presente interpretación prejudicial. Proceso 212-1P-2018 4.2. ¿Qué criterios deben emplearse para determinar el carácter descriptivo de un signo respecto de un producto? Esta pregunta se responde con lo desarrollado en el Tema 2 del Apartado D de esta providencia. 4.3.
¿Un signo conformado por una denominación en idioma extranjero, podría considerarse como descriptivo de los productos que distingue, en qué casos? Para poder dar respuesta a esta interrogante, la Sala consultante deberá analizar lo desarrollado en el Tema 3 del Apartado D de esta interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para que sea aplicada por la Sala consultante en el proceso interno 01381-2015-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, j | ES 3 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA j / Hernán Rodrigo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRAD A De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Proceso 212-1P-2018 ra AS p v ómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10