(e Y x F SECRETARIA No TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de junio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno Del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 191-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 03-38207 11001032400020070019100 Signos Involucrados RADA CASSAB (mixto) / METODO LIPOREDUCTOR RADA (denominativo) / SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ — (denominativo) / "CLINICA RADA" (nombre comercial) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 1471 del 3 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a), b) y f), 145, 146, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020070019100.

El Auto del 23 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES pg DE seres en el Proceso Interno Rada Aesthetic 8 Spa Ltda. Proceso 191-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero Interesado Alejandro Rada Cassab ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Presunto riesgo de confusión entre el signo solicitado RADA CASSAB (mixto) perteneciente a la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza con las marcas METODO LIPOREDUCTOR RADA (denominativa); SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ (denominativa) y el nombre comercial CLINICA RADA, los cuales identifican servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El uso de nombres propios en la solicitud del signo RADA CASSAB (mixto). 3. El derecho exclusivo al uso del nombre comercial CLINICA RADA. 4. Si el signo RADA CASSAB (mixto) fue publicado de manera correcta por parte de la SIC, al presuntamente no tener en cuenta la modificación presentada por el solicitante. 5. La conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a), b) y f), 145, 146, 150 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se procede a interpretar los Artículos 136 Literales a), b), 145, 146 y 192 de la Decisión 486* por ser pertinentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempro que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(JP Proceso 191-1P-2018 No se interpretarán los Artículos 136 Literal f), 150 de la Decisión 486, por no ser materia de la controversia la irregistrabilidad de signos genéricos, como tampoco sobre el examen de registrabilidad de un signo distintivo. De oficio se procederá a interpretar los Artículos 151, 190, 191, 193 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, por tratarse en el proceso interno sobre la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza y sobre la protección del nombre comercial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual “Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.” “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legitimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el articulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales noloriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda." Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombro comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir” “Artículo 191..

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividados de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre mercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito Irá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos istos en el artículo 191." 3 > on EE 1.2. pl DE y Se SS Q he E a >| 2 F SECRETARIA Proceso 191-1P-2018 O ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios La publicación de la solicitud de registro de marca.

Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa. El nombre comercial. Caracteristicas y su protección Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo RADA CASSAB (mixto) resultaría confundible con las marcas previamente registradas METODO LIPOREDUCTOR RADA (denominativa) SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ (denominativa) y el nombre comercial CLINICA RADA, es pertinente analizar el Literal a) y b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ld Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo 1.3. Proceso 191-1P-2018 de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) b) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Proceso 191-1P-2018 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criteriosf: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de r Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. | 6 Proceso 191-1P-2018 calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado RADA CASSAB (mixto) y las marcas METODO LIPOREDUCTOR RADA (denominativa) y SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, e Apr DE 4. aras: SS Us er Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio Ade 2016.

YD SP ye 9 a / z > - | SECRETARIA a YT (e) > NO o, Mo aD A O 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 191-1P-2018 que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.f Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial'%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos!!: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016: er Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. terpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Proceso 191-1P-2018 (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 9 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario do la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). ba REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de fa RAE. Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad minima aíslable en el análisis morfológico. La palabra mujeros contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfoma gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram, Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: Proceso 191-1P-2018 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria cómo es captada la marca en el mercado, 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado RADA CASSAB (mixto) y las marcas METODO LIPOREDUCTOR RADA (denominativa) y SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ (denominativa). 3.

Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 3.1. En el caso concreto, la solicitud de registro de marca del signo RADA CASSAB (mixto) está compuesta por los apellidos del titular de la marca ALEJANDRO RADA CASSAB (denominativa), siendo por tanto pertinente analizar el tema relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 3.2.

Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos**: 3.2.1, Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 3.2.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 3.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 3.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo.*? En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 24 El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas.

Son. 20 E perfectamente aplicables a los nombres comerciales. Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de JA No 2 y ¡s5xubre de 2014, expedida en el marco del proceso 108-IP-2014, 18 Sobra esto se puede ver: http:/www.wipo.int/sme/es/faq/tm fags q4.htmi Documento consultado el 11 jarzo de 2016. RETARÍA * || 10 Proceso 191-1P-2018 3.3.2.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 3.3.4. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario.

Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”. En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. 3.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.

Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 4. La publicación de la solicitud de registro de marca. Su importancia. El efecto de la no publicación o una publicación defectuosa 4.1. La sociedad demandante alega que la SIC publicó erróneamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial el signo solicitado a registro sin tener en cuenta la rectificación presentada por el solicitante, razón por la cual el Tribunal entrará a establecer la importancia que reviste la publicación de la solicitud de registro de marca, así como el efecto de la no publicación o una publicación defectuosa. 4.2.

El Artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente: “Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.” 4.3. El Artículo 145 de la Decisión 486 establece que una vez que la solicitud o —— de registro cumpla con todos los requisitos formales establecidos en la AS DE eo comunitaria, la oficina nacional competente deberá publicarla.

El ad YS > ículo 146 de la misma normativa, siguiendo la secuencia del trámite / E U Jn inistrativo de registro, plasma normativamente la gran importancia de (E SECRETARIA >| 11 Ñ de <) 4.4. 4.5, 4.6. 47. 4.8. Proceso 191-IP-2018 la publicación: permitir que terceros con legítimo interés puedan presentar observaciones y, en últimas, que puedan defender tanto sus derechos como los de la colectividad, cumpliendo ciertos requisitos.*6 Resulta relevante dejar claro que el trámite de la publicación es esencial para que la oficina competente pueda establecer si un signo es registrable como marca.

Es decir, si el signo no incurre en causales absolutas de irregistrabilidad, o si no afecta derechos de terceros amparados mediante las causales relativas de irregistrabilidad.*? Una vez cumplidos todos los requisitos para la presentación de una solicitud marcaria, la oficina nacional competente, tiene la obligación de ordenar la publicación de dicha solicitud o del extracto de dicha solicitud en la Gaceta Oficial, con el fin de que cualquier persona, provista de interés legítimo, pueda presentar observaciones al registro solicitado, las cuales deberán ser debidamente fundamentadas. *? Debe además aclararse que la publicación no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés sobre la existencia de esa solicitud de registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definitivo análisis por parte de la respectiva oficina nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo.*? Por lo tanto, la publicación de una solicitud o la publicación del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual los terceros interesados pueden presentar oposiciones.

La debida fundamentación en la presentación de dichas oposiciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo al que quiere oponerse. De esta manera nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.? De lo expuesto se evidencia que la publicación de la solicitud o la publicación del extracto de la solicitud del registro de marca debe necesariamente obedecer, coincidir y contener con exactitud la solicitud de registro de marca solicitada; es decir, debe contener todas las Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 17-1P-2013 de fecha 10 de abril de 2013.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 130-1P-2013 de fecha 2 de octubre de 2013, Proceso 191-1P-2018 caracteristicas del signo que se pretende registrar.?! 4.9. La oficina nacional competente es la encargada de cuidar que los signos solicitados a registro se publiquen de la manera más fidedigna posible, teniendo en cuenta todos los elementos que hacen parte del signo, los elementos que se reivindican o los elementos explicativos.

Dicha oficina, no puede dejar pasar en la publicación correspondiente, elementos denominativos sin determinar el papel que juegan en el conjunto de la marca.?? 4.10.Para que la publicación sea real y efectiva deben existir los siguientes elementos: 2 4.10.1. La publicación debe coincidir totalmente con el signo solicitado para registro, es decir, no puede ser parcial o mutilada.

Debe, por lo tanto, mostrarle al público de manera fidedigna cómo es el signo solicitado. 4.10.2. La oficina nacional competente debe indicar específica y claramente cada uno de los elementos que componen el signo solicitado para registro, así como establecer el papel que juegan en el conjunto de la marca, diferenciando los elementos que se reivindican de los que no (explicativos, accesorios, etc.) 4.11.Ahora bien, si no se realiza la publicación o no se hace correctamente, de conformidad con lo ya expresado, y se expide un acto administrativo de registrabilidad, se estaría incurriendo en un vicio que afectaría evidentemente la validez de dicho acto; en otras palabras, el acto sería inválido.

El Tribunal encuentra que esta es la interpretación que más se ajusta a la finalidad del régimen común de propiedad industrial y, al mismo tiempo, a la defensa de los terceros de buena fe.24 5. El nombre comercial. Características y su protección 5.1. En el presente caso se alega la confusión con el nombre comercial CLÍNICA RADA, por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 5.2.

El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.26 Ls Ibidem. e Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 162-1P-2012 de fecha 15 de marzo de 2013, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 17-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2014. em. / E = T y E SS pS terpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. [E SECRETARIA PI0P: 13 M O Proceso 191-1P-2018 5.3.

El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a Una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 5.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial 5.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes?*: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial 5.6. Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. dy eun se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en ESA »férminos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso Yao QN (e a Npglnirpretación Prejudicial recaída en el Proceso 98-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. [E SECRETAS 7] 14 '" O / Proceso 191-1P-2018 efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.27 5.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”? 5.9. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin seresenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.29 5.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 5.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación dd Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 ==. del 12 de julio de 2000.

L DE HU, = S 'em. % di Var Pp Prejudicial recaida en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998. (E SECRETARIA > 15 Proceso 191-1P-2018 empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 5.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 5.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 6.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.30 6.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.3! 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos 0 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las mattas, los Paisos Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigontes, Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud 1 la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” Us ayado agregado) 1] q A | 2 A Ve rpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 16 Í | Proceso 191-1P-2018 y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. > 0» ON Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza 17 Proceso 191-1P-2018 también expende agua embotellada. 6.5.

Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 6.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. — Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso Sen concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad ANetcambiatiliad) complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. | 18 Proceso 191-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020070019100, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ¡ Ñ ] / y! Cecilia Lea: hit Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO AN, / / y E 4 Y e MZ AS ] Hernán Rodfi omeri brano Hugo Rámiro Gómez Apac MAGISTRADO DO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. y | ' ke Y h N MN Ñ de Hugo Ramiro Gómez Ap: Luis rl Aguil y Feijoó ¡PRESIDENTE SECRETARIO Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19