») TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de junio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 209-IP-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 53827/95 17811-2013-2434 Signos involucrados ADX design (mixto) / ADX (denominativo) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 01409-2018-S-TDCA-DMO-AS de 11 de mayo de 2018, recibido de manera física el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y €) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-2434; y, El Auto de 23 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES <P Memandant; HANA, Vi ON r - Partes en el proceso interno ABBOTT LABORATORIES Proceso 209-1P-2018 Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Tercero Interesado: LABORATORIOS LIFE B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es el posible riesgo de confusión entre la solicitud de registro del signo ADX design (mixto) y la marca registrada ADX (denominativa).
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!. q Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean porcoptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra porsona.” "Artículo 82.. No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o sarvicios de que se trate;
()" "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, on relación con derechos de terceros, presenton algunos de los siguientes impodimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormonte solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cualos ol uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el 'somercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que ¿pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto a casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios am 'Baados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine 2 A DE JU AN Proceso 209-IP-2018 2.
No procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal h), toda vez que no se discuten el concepto de marca ni la distintividad intrinseca de la misma, 3. Tampoco se interpretará el artículo 83 literales d) y e) ya que no está la discusión la marca notoria. 4. Finalmente, no se interpretará artículo 95 al no ser tema controvertido la observación a la solicitud de una marca. 5.
Se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia de controversia la presunta confusión de signos. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 8 productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto do producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando ol peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida;
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo antoror, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimario conveniente. ervaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al icionario mediante resolución debidamente motivada.” e [5 SECRETARIA > 5 ÑO q E 9 HS | | da 1.2. 1.3.
Proceso 209-1P-2018 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ADX design (mixto) es confundible o no con la marca ADX (denominativa), es pertinente analizar el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente. = PA VESnierpretación Prejudicial recaida en el Proceso 73-1P-2006 dol 18 de agosto de 2006.
CAN » a 4 SECRETARIA >| q) Proceso 209-1P-2018 c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan, 1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que =Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en iples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial 9 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación icial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. | 5 los [+ SECRETARIA >| Xq S o 1.5. 1.6.
Proceso 209-1P-2018 diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría el. 22: 2.3. 2.4, 2.5. DE So Proceso 209-1P-2018 Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ADX design (mixto) y la marca ADX (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.! En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de maya de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. Proceso 209-1P-2018 habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial”, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativosé: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuenta en el diccionario?, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. *0 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe ? Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, 9 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. id REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfomas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: hitp://dle.rae.es/?id=NCu1t6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).
JA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de morfema: *1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. Persona, primera, y número, plural." Disponible en: http//dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 noviembre de 2018). 8 Proceso 209-1P-2018 verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. +. Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iv) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (v) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (vi) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ADX design (mixto) y la marca ADX (denominativa).
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para que sea aplicada por la Entidad consultante en el proceso interno 17811-2013-2434, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
Proceso 209-1P-2018 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGIST O De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. Mm Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de 'la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.