(AÑ (ja) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de junio de 2019 Proceso: 341-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 528927-2013/DSD Expediente interno Del Consultante: 6578-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Nulidad del registro del signo DRY FIT (denominativo) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 6578-2015-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 2 julio del 2018, recibido vía correo electrónico el 11 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 6578- 2015-0-1801-JR-CA-23.

El Auto del 11 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: /Us Demandantes: — JORGE JOSÉ ANGELO MUFARECH BERTELLO Proceso 341-1P-2018 YAMIL GIULIANO MUFARECH BERTELLO YUSEF LUCIANO MUFARECH BERTELLO ANGIELINA AZIZE MUFARECH BERTELLO Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ NIKE INC. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, esta Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

En razón de que los demandantes sostienen que existe supremacía del Derecho Comunitario Andino, y que no es aplicable de Convención de Washington, el tribunal analizará este tema. 2. Siel registro del signo DRY FIT (denominativo), de propiedad de JORGE JOSÉ ANGELO-MUFARECH BERTELLO, YAMIL-GIULIANO MUFARECH BERTELLO, YUSEF LUCIANO MUFARECH BERTELLO y ANGIELINA AZIZE MUFARECH BERTELLO, fue obtenido de mala fe. 3.

Absolución de preguntas formuladas por la Sala consultante. C. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el mismo que se interpretará por ser procedente. ? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decrotará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción proscribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión dol registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. lo podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser licables al tiempo de resolverse la nulidad. Proceso 341-IP-2018 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con los Tratados Internacionales para la Protección de la Propiedad Industrial.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante. m 9» ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4. Primacia del ordenamiento jurídico comunitario andino. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con los Tratados Internacionales para la Protección de la Propiedad Industrial. 4.1.

Por cuanto los demandantes sostienen que al caso de autos no le es aplicable la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, el Tribunal analizará el presente tema. 1.2. Porel principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)? de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamento para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” z Ver Interpretación Prejudicial 669-1P-2015 del 17 de febrero de 2017, > Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considorar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen.

Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no os posible volver [ ] Lo que resultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, soría que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori”, obstáculos constitucionales.

Tales actitudes señalarian bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionalos, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente sogún el derecho internacional.” (Subrayado agregado) En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario.

Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento juridico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia LL BES Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76.

HS 3 1.3, 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 341-1P-2018 Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional distinta a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría "negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan”.* Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir sí no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales O internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legistativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ” (Subrayado agregado) En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1-1P- 87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial-del-Derecho— Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.

Textualmente, señaló lo siguiente: "2, PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.

Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Periodo de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la validez plena” de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros ” En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades juridico- económicas como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse Sentencia de la Acción de Incumplimiento recaída en el Proceso 7-Al-98.

Proceso 341-IP-2018 que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado Internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. $ 1.7.

Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicación de sus características “existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.” 1.8.

Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros. La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 1.9.

Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo - -en cuenta-su aplicabilidad preeminente-sobre el- ordenamiento interno-de- origen internacional de los Países Miembros. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con las normas internacionales 1.10.

En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional. 1.11.

Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal? impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de 8 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 399-1P-2015 de 28 de noviembre de 2016, z Ibidem, A Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - rtículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoplarlas medidas que sean necesarias para jurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad ina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a is normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” Proceso 341-1P-2018 hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.12.

Adicionalmente, el principio de primacia del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.

A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario.? 1.13.

En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países.

Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.14.En virtud de los referidos principios de autonomía y primacia del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros.

En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Paises Miembros, pueden tomarlos como una referencia, 1.15.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Paises 6 ad 1.2. 1.3. 1.4. 2.5.

Proceso 341-1P-2018 Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe NIKE INC. solicitó que se declare la nulidad de la marca DRY FIT por mala fe en la solicitud del registro. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado." La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguientes dos supuestos: (i) —Erprimero-está referido-al-registro-otorgado-que-contraviene-alguna- de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.** El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 341-1P-2018 medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.'' Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.*? Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.!3 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca. !* La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.?* 2.10.La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas 214, las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.*? De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el ” 12 Ibidem. Ibidem. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015.

Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. Proceso 341-1P-2018 envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.” 2.12, El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.*? 2.13.Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países. donde no se han ingresado empresarialmente.!? 2.14.En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraria asi un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 2.15.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca DRY FIT, incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, Véase, de modo referencial, el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.

Proceso 341-1P-2018 así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1. Cómo podría demostrarse que los solicitantes del registro de una marca lo hacen actuando de mala fe o en todo caso, cuáles serían las causales que demostrarían esa actuación. La respuesta a la pregunta formulada se encuentra desarrollada en los puntos 2.12 y 2.13 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 3.2.

Sial caso de autos le es aplicable la Convención de Washington La respuesta a esta pregunta se encuentra en el desarrollo del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 6578-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último POLEO del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. - - - Cecilia Luisa KylorGuinteros. Luís Rafael Vergara Quintero o MAGISTRADA MAGISTRADO uN / — / Pp L 17773 Hernán Rodrigo Romero Zambrano” Hugo Ramiro Gómez Apac AGISTRADO “MAGISTRAD 10 Proceso 341-1P-2018 Ly WM Ss Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Hugo Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para s: E en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11