PROCESO 158-IP-2017 — Andean Community

AÑ (ED) NS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: 158-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de Origen: 503243-2012 Expediente interno del Consultante: 9027-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N*9027-2014-0 / 52SECA-CSJLI-PJ del 9 de mayo de 2017, recibido via correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno N* 9027- 2014-0-1801-JR-CA-24, y;

El Auto de 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial., 4 $ ==. Si bien en el oficio N”9027-2014-0 / 5"SECA-CSJLI-PJ del Y de mayo de 2017 se solicitó que el s UN Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 9 iteral a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del Informe de consulta y de.l0s documentos que obran en el expediente se desprende que la norma a interpretar es el Articulo 7 de la Decisión mencionada.

Proceso 158-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ CHAMACO S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el uso del término STRACCIATELLA por parte de CHAMACO S.A,, se limitó a propósitos informativos y dicho uso no se realizó a titulo de marca. 2. Sila empresa CHAMACO S.A. incurrió en una infracción a los derechos de Propiedad Industrial por el presunto uso no autorizado de la marca STRACCIATELLA (denominativa) cuya titularidad es de ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. 3.

Si con la utilización de la marca STRACCIATELLA (denominativa) en el mercado los demandados incurrieron en actos de competencia desleal. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser pertinente.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - (-.-) “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento dol titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especíe, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u olras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de huena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

I registro de la marca no confiere a su filular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para unciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad roductos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de ys de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre D. per o2: Proceso 158-1P-2017 De oficio se interpretarán los Artículos 155, 258 y 259 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar los temas de acción por infracción y competencia desleal, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Usos que no requieren autorización del titular de la marca.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Respuesta a la pregunta de la Sala Consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Usos que no requieren autorización del titular de la marca Debido a que en el proceso interno el INDECOPI señaló que el uso de la marca STRACCIATELLA (denominativa) por parte de CHAMACO S.A. se limitó a propósitos informativos, encontrándose de esta manera en el supuesto contemplado en el Artículo 157 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta pertinente analizar el presente tema.

El titular de una marca si bien posee el derecho exclusivo de uso y de impedir que terceros sin su autorización promocionen, vendan, etiqueten, expendan, que tal uso sea de buena fe, so limite al propósito de información al público y no sa susceptible de inducirio a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” (Jr Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercoro realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (--) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando fal uso pudiose causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idónticos se presumirá que existe riesgo de confusión, (-J “Articulo 258.-Se considera desical todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito emprosaríal que sea contrario a los usos y prácticas honostos.* “Articulo 259.- Constituyen actos de compelencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: cualquier acto capaz de croar una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor o, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio dol comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, ol modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Proceso 158-1P-2017 usen, entre otros actos, su signo, existen limitaciones por las cuales no se requieren de la autorización del titular del signo para usarlo en el mercado, la cuales están contempladas en el Artículo 157 de la Decisión 486, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio O seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especio, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen O época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a Su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos O servicios respectivos”, 1.3.

El primer párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Siendo ello asi, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo: Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico*. b) Un nombre geográfico.

En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa indole; por un tado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico”. AZAR Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Seminario de la OMPI para los Paises ADE yy 3%, Andinos sobre la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y p ES: > AY imitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial.

Documento OMPUPIUSEM/BOG/02/1, Bogotá, ls 11 de julio de 2002, p. 13. a y - Tbidem. <|) Proceso 158-1P-2017 c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos. Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante*. 1.4.

Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado Artículo 157, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada”: a) Que se haga de buena fe.

Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios, En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legitimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información*. b) Que no constituya uso a título de marca. En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva caracteristica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos Le OMPI.

“Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia do los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera: Alcance y Limitaciones de los de los Derechos de Propiedad Intelectual”. Op. Cit. T De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 415-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016, pp. 5-8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Seminario de la OMPI para los Países Andinos sabre la observancia de los Derechos de Propiedad Inteloctual Op. Cit, p- 8. modo referencial, ver Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 69-1P-2000 de fecha 6 de o de 2001, p. 7. Proceso 158-1P-2017 previamente solicitados o registrados. En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios.

Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios*0, c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de alguna característica del producto o servicio correspondiente.

En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a titulo de signo distintivo. Adicionalmente, el uso tampoco deber dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos. 1.5.

Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente: es decir, para la configuración de la excepción o limitación == objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el y pap DE AS comercio del respectivo signo cumpla con todas las condiciones previamente. A Proceso 158-1P-2017 1.6.

Poroltro lado, en virtud del segundo párrafo del Artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: a) Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; b) Ofrecer en venta; c) Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; d) Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”!!. Asimismo, como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del Articulo 157 exige que el uso se haga: (1) De buena fe;

(11) Que tenga una finalidad informativa; y, (ii) Que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 1.7. La noción de "buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el segundo párrafo del Artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial.

Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones""?. A o A A 4 5. ] PA DEIS De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaído en el Proceso 62-IP-2015 del 27 de mayo a <P Y, de 2015, / Mes] ye /AECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntos sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios le Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, p. 45; citado en los Proceso 149-1P- 07 del 23 de noviembre de 2007 y Proceso 137-1P-2009 del 10 de marzo de 2010. 18, 1.9, Proceso 158-1P-2017 En esa línea, en relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios!?, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

El segundo requisito de licitud —referido a que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público— engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable; esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados;

¡i) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; e, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones?*. 1.10. Finalmente, el tercer requisito del Artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así, el uso permitido en virtud del Artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión de que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Asimismo, tampoco debe dar la impresión de que determinados productos provienen de la misma empresa oO de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos!”. _En ese sentido, en el supuesto del párrafo segundo del Artículo 157 de la De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 62-1P-2015 del 27 de mayo de 2015. 1.12. 2.1. 2.2.

Proceso 158-1P-2017 Decisión 486, si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. En virtud de lo expuesto, en el presente caso corresponde al consultante verificar si el uso de la marca STRACIATELLA (denominativa) por parte de CHAMACO S.A. se efectuó en cumplimiento de las condiciones establecidas en el Articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, o si, por el contrario, constituye una infracción al derecho sobre la marca STRACIATELLA (denominativa).

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto!*, El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocarla marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar O detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose 9 Proceso 158-1P-2017 del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usaren el comercio un signo idéntico o similar a na marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a na marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 2.3.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 2.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características?”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. <p PE 42,8% El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la y mo Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 10 Proceso 158-1P-2017 Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. $ Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | productos aplicada o Supuesto | productos. semejante directamente colocada con una sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos: Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue [o signo idéntico o | servicios aplicada o servicios. semejante sobre | colocada con una productos vinculados a | marca o signo idéntico o Supuesto ll los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización!?. Así, acondicionamiento es un término 4 DEP REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE.

Definición de acondicionar: MS ' 5% tr. Dar cierta condición o calidad. / Ñ PA sz Y) Q yr ES; Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. climatizar. E S l F SECRETARÍA > Mora y Ven. Entrenar a un deportista. IM XI 11 ZE 2.8. Proceso 158-1P-2017 tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta Únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito*?.

El Literal b) del Articulo 155 de la Decisión 486 es especifico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto pasivo Suprime o modifica después de que se hubiese aplicado o colocado la marca o signo idéntico O semejante directamente productos. Sujeto activo Es titular de una marca que distingue productos. Resumen del supuesto Marca protegida para supresiones 0 modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con una marca 0 signo idéntico o semejante sobre productos, Supuesto | sobre 5. tr.

Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad." Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo E pr DE YU (Consulta: 12 de noviembre de 2018). VA QA ye a ÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y | E Y mentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. ll NO S =MDAD y A E A > SECRETARIA y 12 S y Y Proceso 158-1P-2017 Es titular de una marca | Suprime o modifica | Marca protegida para que distingue | después de que se | supresiones o servicios. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o| aplicada o colocada con Supuesto ll semejante sobre | una marca O signo productos vinculados | idéntico o semejante a los servicios que | sobre envases, distingue la marca | envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos.

En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goocdwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 2.10.

Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.11.

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. e a A [iron Y LEÓN DURÁN, Gustavo.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y SECRET ARIA ' Ñ Fomentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. 13 Proceso 158-1P-2017 2.12. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 2.13,A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacias con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, asi como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. 2.14.

La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2,15.

Asimismo, el Literal c) del Articulo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 2.16. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora.

Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 2.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

(11) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. ==2 18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice pr DE y ON Ses necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los S Wnencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia para, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que 14 Proceso 158-IP-2017 haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 2,19. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición?!. 2.20.

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2.21.

En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 2.22.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor”? con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre La -—.

Y“ Zo ) % z ES apoco referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. ler Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017. 15 Proceso 158-1P-2017 otros. bj) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.23.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del 2.24. 2.25.

Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión??.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: "Artículo 244 - La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 2.26. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar 23 269. los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica?*, a saber: De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013.

Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación on la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho 4 Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho 8 Sociedad conformada por estudiantes de la “Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N* 37, pp. 268 y Ni 16 Proceso 158-1P-2017 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un Único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción, c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 2.27.Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 2.28.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 2.29.

En cambio, respecto del plazo de cinco años**, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción., put: DESIG tas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de sy sl n O y ñ > y E ciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren Po ini de mala fe. pp [| SECRETARIA a 17 10) A ES XUp Proceso 158-1P-2017 - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo, - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 2.30.Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo 2.31. el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.

Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 2.32, Asi las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 2.33.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 2.34 El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito xtintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia oO paa 18 Proceso 158-1P-2017 2.35. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción, 2.36.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 2.37.

El Literal e) del Articulo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 2.38. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”?. 2.39.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 2.40.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, A DE E ys gun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin Pp UN (> y —A NE 25 EAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283, p IF SECRETARIA > Ml XT) 19 2.41. 2.42. 2.43. 2.44. 2.45. 2.46.

Proceso 158-1P-2017 autorización. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.

Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. En sintesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la 20 Proceso 158-1P-2017 marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma?”. 2.47.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”2, 2.48.

Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común". 2.49.

Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente Interpretación Prejudicial. 2.50.Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.51.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. =.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de Sydiciembre de 2015. S UN NN oso referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37.1P-2015 del 13 de mayo / 015. [* SECRETARIA >] 21 Proceso 158-1P-2017 3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

3.1. ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. señaló en su demanda que la empresa CHAMACO S.A. incurre en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. Definición de competencia desleal 3.2. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legitimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor??, 3.3. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 3.4. Elesfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. 3.5.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con == información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la S, Us A de secretos comerciales, entre otros similares. especto, ver Proceso 38-1P-98. publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 419, ed (E SECRET ARIA sa Bl de marzo de 1999 22 3.6.

SL E 3.8. 3.9. Proceso 158-1P-2017 Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos*%, En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?*.

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)? Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ibidem. y FCKEL KOVACS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. La desleallad en la competencia leal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quión la debe probar. En: Derecho Competencia, Bogotá, vo!.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. 23 3.10. 3.11. 3.12. 3,13, Proceso 158-1P-2017 La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo?3, Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.

Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal“: a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrian perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal”.

Ibidem. Proceso 158-1P-2017 Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 3.14.Sin duda alguna, aprovecharse ilicitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor*$, 3.15.

A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 3.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa””, 3.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logistica. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado*, 3.18.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial**, 3.19.

Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 4. Respuesta a la pregunta de la Sala consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido Ibidem.

So. Ibidem. idem. 25 Proceso 158-1P-2017 y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1. “¿En qué casos un tercero puede utilizar una marca sin autorización de su titular?” Para dar respuesta a esta pregunta de la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del aparatado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 9027-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO LDE PS Hugo ¡Ramiro Gómez Apác > E pao Us MAG GS > lo No S, 26 N a, SY Proceso 158-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ES | N | O M, Hugo'Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDEN SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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