TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 345-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Quito de la República del Ecuador 17-5762-RA-18S 17811-2017-01013 Signo involucrado THE CONVERSATION (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 2178-S-TDCA-DMQ-2018 del 16 de julio de 2018, recibido fisicamente en la misma fecha, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en la ciudad de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales a), b) y e) y 136 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*17811-2017-01013, y;

El Auto del 5 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES == Partes en el Proceso Interno Ja DES COMPAÑÍA THE CONVERSATION MEDIA GROUP LIMITED Cc. Proceso 345-1P-2018 Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR VOCALES DE LA PRIMERA SALA DEL COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

Si el signo THE CONVERSATION (denominativo), solicitado por la COMPAÑÍA THE CONVERSATION MEDIA GROUP LIMITED, cumple con los requisitos necesarios para constituirse como marca. 2. Si el signo THE CONVERSATION solicitado por COMPAÑÍA THE CONVERSATION MEDIA GROUP LIMITED, carece de distintividad intrínseca respecto de los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Si el signo THE CONVERSATION (denominativo) es descriptivo y evocativo. 4. Si el signo THE CONVERSATION (denominativo) es de fantasía. am. La implicación de que el signo THE CONVERSATION (denominativo) esté conformado por palabras en idioma extranjero. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales a), b) y e) y 136 Literales a) y b).

Únicamente se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, por ser pertinentes. SECReEy ARIA >| Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios on el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar tina marca en ningún caso será obstáculo para su registro. O L DE Podrán constiluir marcas, entre otros, los siguientes signos: S ay "las palabras o combinación de palabras; b) 2 las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, O pmblemas y escudos; 2 o mM PDRALN= 1.1. 4,2, ad.

Proceso 345-1P-2018 No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia la confundibilidad de signos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad., Signos conformados por denominaciones descriptivas.

Marcas evocativas. Marcas de fantasía. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo THE CONVERSATION (denominativo) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. c) los sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 0 la forma do los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; le) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para === describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de E Ss, producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios Upara los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias a feridas a esos productos o servicios;

Proceso 345-1P-2018 1.4. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. 1.5. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6.

Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.

El Articulo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Y ( Ve SS 4 Y Proceso 345-1P-2018 1.10,A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. 1.11.La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) Lasusceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14, Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que sd OE - debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) GF Ygistintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para pa diferenciarse de otros signos en el mercado. e 1.16. 1.17.

Zi 2.2. 2.3, 2.4. Proceso 345-1P-2018 El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.

Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Articulos 135 y 136 de la Decisión 486, La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo THE CONVERSATION (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que; (+1) b) carezcan de distintividad; ¡(2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho articulo se exige que no podrán Ie Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. ES (iemretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. SECR 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. Proceso 345-1P-2018 registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca.

Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrinseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Articulo 134 de la Decisión 486.

Signos conformados por denominaciones descriptivas Teniendo en cuenta que en el presente proceso la COMPAÑÍA THE CONVERSATION MEDIA GROUP LIMITED argumentó que el signo THE CONVERSATION (denominativo) es descriptivo respecto de los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. e N % M E = 15 LLAR I Aer Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.

Proceso 345-1P-2018 3.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la 3.4, 3:6: 3.6. 4.1. Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (+«) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento ión y, por tanto, su marca sería considerada débil. 5 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.* En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Marcas evocativas Debido a que en el proceso interno, la demandante señaló que el signo THE CONVERSATION (denominativo) evoca una forma de prestación de servicios de educación, resulta pertinente analizar el presente tema. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio £TARIA >] DE Iedo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015, De FM referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, P 2 VA A / 4.2. 4.3, 4.4. aá = 5.2. [5] 199) 5.4.

Proceso 345-1P-2018 que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte? En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación THE CONVERSATION y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Marcas de fantasía La COMPAÑÍA THE CONVERSATION MEDIA GROUP LIMITED sostiene que el signo THE CONVERSATION (denominativo) en conflicto es de fantasia, con relación a los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. '" Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes.

En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. fr <N AL QS o ECRE7) o ES NN 7 da Xo ÁS Ul A De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. or Ver Alermretación Prejudicial recaida en el Proceso 425-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

US )] 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. Proceso 345-1P-2018 Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado THE CONVERSATION (denominativo) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raiz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.

Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de Ja * «¿2enocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al éue, se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la/Qlasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 10 Proceso 345-IP-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2017-01013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. NM $ ) Aa N Ñ A Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO AS l Hugo tiro Gómez Apa MAGIST De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación aAABL Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación pS > ga en DN Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5 ol PROG s0 345-1P-2018 | [9] RIA > J NS s/) 11 N S/ Ñ So o/