TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: 63-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú Expediente de Origen: 374170-2008/DSD Expediente interno del Consultante: 900-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos involucrados DEL SOLAR (denominativo) / SOLAR DE SAMANIEGO (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 900-2014-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 19 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico el 25 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 165, 166 y 167* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 900-2014-0-1801-JR-CA-24, y;

El Auto de 10 de diciembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. norrias a interpretar son los Artículos 136, 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el informe de consulta de Interpretación Prejudicial se establece que los Proceso 63-1P-2018 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: ALEX JOSÉ SAMANIEGO PLETIKOSYC Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ MARÍA ELENA DEL SOLAR DIBÓS B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si corresponde o no la cancelación total o parcial de la marca DEL SOLAR (denominativa) por presuntamente no haberse utilizado de manera real y efectiva en el mercado. 2. La carga de la prueba en la acción de cancelación interpuesta por ALEX JOSÉ SAMANIEGO PLETIKOSYC. 3. Si el signo SOLAR DE SAMANIEGO (denominativo) solicitado por la ALEX JOSÉ SAMANIEGO PLETIKOSYC es confundible con la marca DEL SOLAR (denominativa). 4.

Si el signo SOLAR DE SAMANIEGO (denominativo) solicitado por la ALEX JOSÉ SAMANIEGO PLETIKOSYC es confundible con la marca DEL SOLAR (denominativa) al estar compuesto por nombres propios. 5. Si existe conexión entre los productos amparados por los signos analizados. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136, 165, 166 y 167 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad ES Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca antenormente solicitada para registro o registrada O tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de LA PL D EJ dos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

S SO Q On saractNes- La oficina nacional compotente cancelará el registro de una marca a solicitud de E persona: ld cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno SECRETARIA 2 Wo NS, Y Woao P Proceso 63-1P-2018 Andina, procede la interpretación de los artículos solicitados, limitando la interpretación del Artículo 136 al Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio se interpretará el Articulo 151 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar el tema de conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La cancelación parcial por no uso de la marca.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en AN de los Paisos Miembros, por su litular, por un licenciatario o por otra persona sutorizada para ollo durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicio la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca tambión podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en ol párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción do cancelación antes de transcurridos tros años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales esluviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. “Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comorcio o se encuentran disponibles en el mercado baja esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, leniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. Fl uso de una marca en modo tal que difiera de la fonma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alleren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falla de 1so, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de fa marca corresponderá al titular dol registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de tas mercancias idenlificadas con la marca, entre olros.* (y 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los ¿AL DES íses Miembros ulilizarán la Clasificación Inltemacional de Productos y Servicios para el Registro SS A is Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones S, E Las tlogos de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anteriorno determinarán la similitud SECRET A Ryye a militud de los productos o servicios indicados expresamente.” ] o O y) NA d NX=ZA noto == Proceso 63-1P-2018 el comercio. 4.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. 5. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 6. Comparación entre signos denominativos compuestos. 7. — Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios. 8.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. 9. Respuestas a las preguntas de la Sala consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca DEL SOLAR (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2, La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente!. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización*. 1.4.

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5.

El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene eso referencial, ver Proceso 436-1P-2015 del 2 de marzo de 2016. vero ipretación Prejudicial recaida en el Proceso 495-1P-2015 del 23 de junio de 2016. SECRETARIA) q 4 = / so 1.6. 2.4, 2.2 Proceso 63-1P-2018 que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente”: a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se ¡inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación parcial por no uso de la marca En el presente caso, el INDECOPI canceló parcialmente el registro de la marca DEL SOLAR (denominativa), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona _——nteresada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado JS AL Den al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario = DA ES Y 6 SECÉ Ibidem) a ee TAR; le] 5 7 í, N Proceso 63-1P-2018 O por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) Lu) Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

( J* (Resaltado agregado) 2.3, Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso 2.4, 20: 2.6, de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual si acreditó el uso de la marca, asi como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.

A, modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vinculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre si para el consumidor en su ——praceso de elección en el mercado.

Proceso 63-1P-2018 3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3.

Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado?. 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se ofoctúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera do los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” $ En el Proceso 191-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: á) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del poriodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que asi se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo, En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al +, periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios mpran su stock durante todo el año para tenerto listo en la época de navidad, Este lipo de tas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo e cvesariamente con la puesta del producto en el comercio, / N- 3,4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Y” pm | y SECRETARIA Proceso 63-1P-2018 b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado, Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva, Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es asi puesto que no es intención del Articulo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en MEN Bienes suntuarios y de alto valor económico, Es muy común que para este tipo de bienes os intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este lipo de 2 Nransacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe ps pr que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 8 p! Proceso 63-1P-2018 su negocio para acreditar el uso de la marca.

Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 3.11.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13.Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.

Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 3.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no” inflexible, pues ello significaria desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor"%, pueden alterar las condiciones de oferta y pil D A particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, ol T.JCA estableció lo siguiente SECRET ARA marca. | ÉS Y Fuerza mayor, - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de o Ñ y g NO 2) 9 una Co le en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un titulo o eS Proceso 63-1P-2018 demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, seria absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana critica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. 4.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 4.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si MARÍA ELENA DEL SOLAR DIBÓS acreditó el uso de la marca DEL SOLAR (denominativa) en el mercado, resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 4.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 4.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no _—— taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el Hip DE SS Q 0 Casp fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evilar y ocasionado por un fenómeno de la natufaláza, como la destrucción de un local comercial que contenta sus identificaciones o enseñas h comstdales por causa de un terremoto.

Il” SECRETARIA 51] 9] 10 Ñ no Ss PS Proceso 63-1P-2018 uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 5.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SOLAR DE SAMANIEGO (denominativo) solicitado por la ALEX JOSÉ SAMANIEGO PLETIKOSYC y la marca DEL SOLAR (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” 5.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor!*: a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

AE DE E ES “e N IDO Dos. — _———— / > Ñ Ver Infietpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de R 2016, T6uP- 2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. NO il 11 Proceso 63-1P-2018 5.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser!?: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 5.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas'**: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 12 Proceso 63-1P-2018 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?*: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 5.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, === para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo > 4¿3 de confusión y/o de asociación. a y 13 5.6. 6.1 6.2, 6.3.

Proceso 63-1P-2018 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo SOLAR DE SAMNIEGO (denominativo) y la marca DEL SOLAR (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto!*.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado**. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas””: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio 14 6.4. Proceso 63-1P-2018 en el diccionario*?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición'*. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. » Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. * Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros”: yr y 20 pl DE AS versona, primera, y número, plural." Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de (4) a 7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “4, m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p ej., sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. €j.. lerr, en enterráis* Disponible en: http://dlc.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). RFAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE, Definición de morfema: -1, m. Gram. Unidad mínima sislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero, 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contieno dos morfemas: 15 Proceso 63-1P-2018 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 6.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo SOLAR DE SAMNIEGO (denominativo) y la marca DEL SOLAR (denominativa). 7. Confundibilidad de marcas compuestas por nombres propios 7.1.

Para dar respuesta a la pregunta número 2 de la Sala consultante es pertinente analizar este tema, relacionado a las marcas compuestas por nombres propios. 7.2. Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos?!: === JR DE IS Y S ds Salribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas, Son E) 05 tamente aplicables a los nombres comerciales.

Ver la Interpretación Prejudicial de 28 de 1d oq e de 2014, expedida en el marco del proceso 108-1P-2014. R SECRETARI 16 Proceso 63-1P-2018 721. Que sea lo suficientemente distintivo. Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. 72.2. Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 7.2.3.

Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona O, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 7.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 7.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo??. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 7.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 7.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido, 7.3.4.

Siel nombre común además es una palabra de "uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. Un ejemplo de un nombre común de “uso común" es “Claudia”.

En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. 7.4. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial. Para utilizar un homónimo ya presenté en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad.

Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente. 'ásto se puede ver: http://www.wipo.insmefes/faq/m fags q4.html, Documento consultado el, arzo de 2016. 17 Proceso 63-1P-2018 8. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 8.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 8.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486%, 8.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes?*. 8.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Praductos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes D E “tas clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud 4 dar Ha.disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) ON "A py yerIbterpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

Proceso 63-1P-2018 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad entre si de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y Servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 8.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta ===. determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre AP DE, Us. los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el VE Mus "y caso de que los signos comparados distingan productos o servicios // E Y % pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque F SECRETARIA > pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de a xq) Ñ ) 19 Proceso 63-1P-2018 Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. 9.

Respuestas a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 9.1.

“¿Qué medios probatorios resultan idóneos para demostrar el uso efectivo de una marca en el mercado?” Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 en específico al numeral 3.7 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 20 NA Ss, SV, DAD P ($ (2 ma 9.2. 9:3, 9,4, 9.5: Za DE rr Proceso 63-1P-2018 “¿Es posible utilizar una marca como parte de un nombre?” Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 7 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

“¿Se puede acreditar el uso de una marca con comprobantes que no contienen expresamente el nombre del producto para el que le fue otorgado el permiso (AGUARDIENTE DE UVA) sino una denominación cuyo significado es conocido como su equivalente o sinónimo (Pisco)?” Como se ha señalado en la presente Interpretación Prejudicial, el titular de la marca puede probar el uso de esta ya sea con pruebas que acrediten que ofertó el producto (identificado con la marca) en el mercado o con pruebas que acrediten que vendió (o comercializó) el producto en el mercado.

Si bien ofertar o comercializar productos con una marca determinada utilizando una denominación de origen de la cual se carece de autorización para usarla constituye una infracción al uso de la referida indicación geográfica, sí acredita la oferta o comercialización de la referida marca para efectos de probar su uso en el mercado. “¿Qué cantidad de documentos es la aceptable como un número mínimo para acreditar el uso de una marca que distingue bebidas alcohólicas?” Como se ha indicado en la presente Interpretación Prejudicial no es propósito de la norma andina que el titular de la marca haya tenido o tenga éxito comercial o empresarial para conservar su marca.

Por tanto, no es apropiado exigir un número mínimo de unidades de venta para declarar el uso de la marca. Basta probar la intención genuina de vender o comercializar el producto de que se trate. El titular puede haber vendido menos unidades de las esperadas, lo que suele ocurrir con frecuencia en el mercado, por lo que dicha circunstancia no debiera generar la cancelación del registro por falta de uso de la marca.

Para ampliar la respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. “¿Criterios para determinar si existe riesgo de confusión entre signos denominativos compuestos que comparten uno de sus elementos, _pertenecen a la misma clase y distinguen productos vinculados?” Pérasdar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 5 y 8 del Apartado E de la presente Interpfetación Prejudicial.

SECRETARIA > || 21 Proceso 63-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 900-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. afael Vergara Quintero MAGISTRADO HugotRamiro Gómez Apac MAGIST. De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, DE ) Ds 1 Feijoó SECRETARIO _—A Hugo[Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguíl Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la its lies! meri Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para ¡su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22