PROCESO 75-IP-2017 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de junio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 75-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Perú 47828-2011/DSD 3577-2014-0-1801-JR-CA-26 Signos involucrados ANYPSA DURACOLOR (mixto) / TEKNO COLOR Y LOGOTIPO (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3577-2014-0 / 5% SECA-CSJLI-PJ del 7 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Articulos 136 Literal a), 155 y 156 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 3577-2014-0-1801-JR-CA-26. pr- ].

SO Y = % X al Sy) ES 1mao 54 _— _ El Auto de 21 de febrero de 2018 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite ¿E Jaxesinte Interpretación Prejudicial. al a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mientras que el Auto de ulta de Interpretación Prejudicial establece que las normas a interpretar son los Artículos 136 M 1 pl pico N? 3577-2014-0-1801-JR-CA-26 establece que la norma a interpretar es el Articulo 136 th ¿Áiteral a), 155 y 156 de la Decisión anteriormente mencionada. mm JS ! " | Proceso 75-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: ANYPSA PERU S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI - DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero interesado: CORPORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: e Si ANYPSA PERU S.A. habría incurrido en infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal por confusión y explotación de reputación ajena al comercializar productos identificados con la marca ANYPSA DURACOLOR (mixta)? etiqueta que presuntamente contiene los diversos elementos de la etiqueta de la marca TEKNO COLOR Y LOGOTIPO (mixta)? registrada a favor de CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. 2.

Si el término LATEX y COLOR son elementos descriptivos. Proceso 75-1P-2017 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales proceden por ser pertinentes. Se aclara que se llevará a cabo la interpretación del Artículo 136 Literal a) únicamente para dar respuesta a las preguntas de la Sala consultante.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal e), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para tratar los temas de elementos descriptivos en la conformación de marcas y los actos de competencia desleal. s Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, — “Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asomejen, a una marca anteriormente solicitada para rogistro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o sorvicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación: (.J “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier lercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar a colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales praductos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envasos, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan O contengan la marca, así como comercializar o detentar falos maleriales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida rospecto de cualesquiera productos a servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su lilular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ollo pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” e DES =Artículo 156.- A ofectos de lo previsto en los literales e) y f) del articulo anterior, constiluirán uso Pp Y SN signo en el comercio por parte de un tercero, entro ofros, los siguientes actos: A e) ES 9 aJéMlroducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese S. Proceso 75-1P-2017 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 2. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 6. Eltrade dress. 7. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. id A. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 1.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escitas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin peruicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. id Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción U otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha do usarse dicho signa o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..) “Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para porpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. p “Articulo 259.- Constituyen actos do competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del a establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

¿Pe las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el e y A establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, o, > ya a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo. en el ejercicio del comercio. pudieren inducir al blico a error sobre la naturaleza. ol modo de fabricación, las características, la aptitud en el Proceso 75-1P-2017 derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”, 1.2.

ElArtículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ósta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar tales maleriales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O Servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distinliva o del valor comercial O publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.3.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la == demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Proceso 75-1P-2017 1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes caracteristicas”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Paises Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo peste del a supuesto A Y estol [Es titular de una | Aplica o coloca la marca Marca protegida para NI 0 A marca que distingue | o signo idéntico o | productos aplicada O pa Y —kE l RIA e E | dE: ECRETAÁ sy va hterpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. o >/ e Sy q Proceso 75-1P-2017 productos. semejante directamente sobre productos. colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos.

Supuesto Il Es titular de una marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico O semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida para servicios aplicada O colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida.

Supuesto lil Es tilular de una marca que distingue productos o servicios. Aplica o coloca la marca o signo idéntico O semejante sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Marca protegida para productos oO servicios aplicada o colocada con una marca O signo idéntico o semejante sobre envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de productos. 1.6.

Ek Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: “4. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr.

Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr, climalizar. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. Ven. Adiestrar a un animal. | Adquirir cierta condición o calidad." Disponible en: http://dto.rae.es/?id=0YOi8Fo súlta: 12 de noviembre de 2018). / | | [E SECRETARIA Proceso 75-1P-2017 norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito?. 1.8.

El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto |Il- suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que | después de que se supresiones (9) distingue hubiese aplicado o | modificaciones después productos. colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o | aplicada o colocada con semejante una marca O signo directamente sobre | idéntico o semejante productos. sobre productos.

N Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Cdinentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. 8 Proceso 75-1P-2017 embalajes o | envolturas, embalajes O acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos. 1.9. En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor.

La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado!”. 1.10.

Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones; - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11.

El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.12.

La comercialización a que se refiere dicho Literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.13.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo Artículo, 1.14.

La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa =al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, vases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la /L pa arca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos e > - | pil ECRETARIA -.[| M SECRET AsoN Y LEÓN DURÁN, Gustavo.

Derccho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Ñ Cónjentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. </ / l/ Proceso 75-1P-2017 productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.15. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.16.

Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 4.17.

Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. Y) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.18.

Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida O esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 4.19.

Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición**. 1.20.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.

En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.21. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o A ZA DE == contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos ar tognentos o insumos.

La persona que fabrica los referidos elementos O SN A MO A j a 3) P + Vi erpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017. l SECRETARIAS? P Ñ e Ñ a IN = 10 Ja Proceso 75-1P-2017 insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la r?? con el titular marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con final. 1.22.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá oducto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar cualquier pr El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con riesgo de confusión o de asociación en el público consumido de registro, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido Literal: a) cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario otros. que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de c) confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.23. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico in su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha 11 E 9 Si de: mótlo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. l/s Ñ — ¡¡” SECRE Xx) Proceso 75-1P-2017 identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión!?. 4.24 En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el litular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 4.25.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.26, Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica!*, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su Vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 1.27 Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados 5 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de - mayo de 2013.

A Sp DE > -Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones / S Sy 3u Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho 8 1D Y idad", editada por la Asociación Civil Derecho € Sociedad conformada por estudiantes de la l/ E / Fácillad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N” 37, pp. 268 y E 12 Proceso 75-1P-2017 desde que se cometió la infracción por última vez. 1.28.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.29.

En cambio, respecto del plazo de cinco años'*, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.30.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.31.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Articulo 32 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de hs las ding de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren | SECRETARIA ificiado de mala fe. 13 Proceso 75-1P-2017 constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.33.

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta 1.34. 1.35. 1.36. 1.37. 3 constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia O demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia O demanda. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraria la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida.

Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del ¡daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que > pretende impedir. 14 Proceso 75-1P-2017 1.38.

En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia"'*. 1.39.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el “aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente Un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1,40.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la 1.41, Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 1.42.

Así, tenemos que la causal contenida en el Literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios O actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales. 1.43.El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, 'EAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 15 Proceso 75-1P-2017 c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4,44. Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. 1.45.En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, si vulnera otra de las funciones de la marca. 1.46.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma””. 1.47.Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 4.48. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Artículo 232 de la Decisión 486 establece que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiose iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta l a mu n Is ECRETARIAS 16 Proceso 75-1P-2017 acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 1.49.Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial. 1.50, Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.51.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. Se desarrollará el presente tema a fin dar contestación a la pregunta realizada por el Consultante, si el signo ANYPSA DURACOLOR (mixto) es confundible o no con la marca TEKNO COLOR Y LOGOTIPO (mixta) es pertinente analizar el Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..) 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los d WTA ==signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo pr “ onfusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público IZ qa cob$umidor!*.

SECRET LS Á RÍA, Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, 4661/2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Y 17 2.3, a) b) Proceso 75-1P-2017 El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser?”: a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas?!: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno 18 b) d) Proceso 75-1P-2017 debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios??: (i)_— Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es Un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las 19 Proceso 751P-2017 caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 25. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. A fin de dar contestación a la pregunta 1 del Consulta, se desarrollará el presente tema para tratar la supuesta confusión entre el signo ANYPSA DURACOLOR (mixta) y la marca TEKNO COLOR Y LOGOTIPO (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos”. 3.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?*: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos?: ll 2 bi [E SECRETARIA 20 Proceso 75-1P-2017 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición”.

Si los signos en conflicto comparten un lexema O raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. +. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. | REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej, sol, 0 que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., ter, en enterráis.” Disponible en: htto//dle.rac.es/?id=NCu16TD (Consulta; 08 de noviembre de 2018). =Y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Detinición de morfema: =. “1 m Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene das norfemas: mujer y -es., Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 1. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: ona, primera, y número, plural* Disponible en: http//dle.rae.es/?id=Poll8j2 (Consulta: 08 de mbre de 2018). 21 Proceso 75-1P-2017 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso?*: (i), Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro??. c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión, E En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo, El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, o al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de LA, “pb ERAS y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de Gap y yA del signo solicitado a registro. > SO ny Y Q Sa Vés Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 de 27 de octubre de 2015. | > ECRETARIVP. erpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 41 8-1P-2015 de 13 de junio dez 46. 22 Proceso 75-1P-2017 3.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado?*', 3.5. Sibien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico O determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto??. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso ANYPSA PERU SA. argumentó que los términos LATEX y COLOR son descriptivos por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 4.3. El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (ica) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las => ESS expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

ON PS A 0 2, a ll ” SECRET ARIA Vér terpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. | e y) NO) mm Proceso 75-1P-2017 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 5. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 5.1 En el proceso interno CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. interpuso acción por actos de competencia desleal, ha referido que la denunciada trato de copiar diversos elementos de la marca TEKNO COLOR Y LOGOTIPO (mixta) con la finalidad presunta de aprovecharse de la reputación de su empresa respecto de los productos comprendidos en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tanto, corresponde analizar este tema. Definición de competencia desleal 5.2 Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor**. 5.3 Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc, a JS El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las 7 > mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de A aci E Uga consumidores. 2, ll Le 2% De Ínodo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015, [[= SECREJARIA o Al respecto, ver Proceso 38-1P-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 419, de 17 de marzo de 1999.

W) 24 3 yr T RIS [[F SECRETARI Ml £ 1 o % GU my 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Proceso 75-1P-2017 Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los USOS y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.** En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.? La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)”.

Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

¿HA DE / Yi JS; ar: A 3 DAD Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. iden., boe KOVACS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. La deslealtad en la competencia 1 Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debo probar y quién la debe probar. En: Y. Drrecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. >/ S a 25 Proceso 75-1P-2017 El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general.

La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 5.10 La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.5 Actos de confusión 5.11 Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial, 5.12 Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:3* a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. <= 5. 13 El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la DE Js conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían Ñ erjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable” se debe MON pa [F SECRETARIA al Sl bl Sp. Proceso 75-1P-2017 entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.* Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 5.14.Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.** 5.15. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 5.16.

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. 5.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.% 5.18.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.19, Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 40 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. cid Ibidem. 27 6.1. 6.2. 6.3, 6.4. 6.5.

Proceso 75-1P-2017 El trade dress Tomando en consideración que CORPORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. alegó confusión entre el signo presuntamente infractor y la imagen y apariencia de sus productos identificados con la marca TEKNO COLOR Y LOGOTIPO (mixta), es importante hacer referencia a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “trade dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.

Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como "vestido de producto” o trade dress no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.* En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ha afirmado que el vestido de producto se puede proteger mediante la figura de la marca comercial tridimensional, el diseño industrial o, inclusive, la posibilidad de interponer acciones por competencia desleal derivadas de actos de engaño, de confusión y de imitación. La sic determinó que el trade dress se puede proteger en Colombia a través de las acciones por competencia desleal, inclusive, aunque no exista una marca registrada previamente, puesto que lo que se busca es evitar que sucedan actos capaces de crear confusión por cualquier medio respecto del establecimiento, producto o actividad de un competidor.“ Por otro lado, respecto de la presentación o apariencia de los productos y/o servicios en el mercado (trade dress), el INDECOPI, ha señalado que "los actos de competencia desleal no involucran sólo a marcas registradas, sino también a la forma de presentación de los productos (0 servicios) en el mercado (trade dress)".

Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11.

Proceso 75-1P-2017 podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.* De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local.“ Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.* En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.*! La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que timidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.5 En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la 48 De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 16.

Proceso 75-1P-2017 necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.53 6.12.Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación).

Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal.** 6.13. En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas no deben considerarse compartimentos de estanco.

Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.*5 6.14 Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro (Artículo 225 de la Decisión 486).

Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, asi como el Artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los Artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal.* 6.15.

En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación.” 6.16.Al respecto, cabe indicar que existe un "derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente.

No obstante, el denominado "derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el E Ibidem. Sy De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 18-19. Y 23) BES Sd AS modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p- 19. (rad - = SECRETARIA>R?. le 30 Proceso 75-1P-2017 contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece *% 6.17.

Existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.*? 6.18.

En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan eN; 77 inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 Literal a) de la Decisión 4867, en lo referido a: + Criterios de análisis para riesgo de confusión en marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados. Respecto a la similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados, primero se debe determinar sí en los signos analizados los titulares reivindicaron colores, en caso de que asi sea para analizar el riesgo de confusión el Consultante deberá remitirse a los criterios señalados en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. + ¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. £a CRETA 3 RR LAN De y referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 19-20.

RIA ”] Congultar ta Interpretación Prejudicial recaida en el proceso 524-1P-2016 del 12 de junio de 2017 >/ y 31 Proceso 75-1P-2017 +. La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implicitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa abarca tanto la combinación de colores implícita en el elemento gráfico del signo mixto o en la figura del signo figurativo, como a su vez la presentación de dicha combinación en el conjunto marcario, debido a que lo que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos y servicios que se pretender amparar con el signo distintivo es la presentación diferenciada y arbitraria de dicha unión la cual trae consigo la asimilación del público consumidor a un determinado origen empresarial.*! + ¿Qué relevancia tiene el trade dress en el cotejo marcario de dos o más marcas que tienen similitud en su conformación cromática/gráfica? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en el Tema 6 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 7.2.

¿Cómo debe interpretarse los Artículos 155 y 156 de la Decisión 4867, en lo referido a: + El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa abarca tanto la combinación de colores implicitas en el elemento gráfico del signo mixto o en la figura del signo figurativo, como a su vez la presentación de dicha combinación en el conjunto marcario debido a que lo que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos y servicios que se pretender amparar con el signo distintivo es la presentación diferenciada y arbitraria de dicha unión la cual trae consigo la asimilación del público consumidor a un determinado origen empresarial.? Para ampliar respuesta a esta pregunta, el Consultante deberá remitirse a los criterios señalados en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja signada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Oy SA $ códsr tar las Interpretaciones Prejudiciales 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015 y 524-1P-2016 ge yu ye junio de 2017. | SECRETARÍ E Cofisgltar las Interpretaciones Prejudiciales 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015 y 524-1P-2016 del-12 de junio de 2017.

ES) 4 32 Proceso 75-1P-2017 consultante al resolver el Proceso Interno 03577-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hug4 Ramiro Gómez Apac MA! Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 3 Hug Ramiro Gómez Apa Luis Felipe A N. Feijoo PRESIDEN SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpelación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 75-IP-2017 | 33