TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 31 de julio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente; VISTOS 580-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 12-225274 110010324000201400349 00 Signo involucrado AGUA CLARA DE LA SIERRA (denominativo) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio 4251 de 29 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 31 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 110010324000201400349 00; y, El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: ». DE VES N (8 [9] [F SECRETARIA > Ñ 7 Ye” — y Meico S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Y e Es (E Yr 1,3. Proceso 580-1P-2018 Tercero Interesado: Gaseosas Posada Tobón S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA (denominativo), solicitada a registro por la demandante, resultaría descriptiva, al hacer referencia a una característica de los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA, resulta evocativo para los productos de la clase 32. 3.
Si el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA, es derivado de la marca anterior AGUA DE LA SIERRA. NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486*, el cual procede por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas.
Marcas evocativas. Marca derivada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, la demandante señaló que el signo AGUA CLARA DE LA SIERRA (denominativo) solicitado como marca no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina.- *Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) 0) Consistan exclusivamente en un signo a indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
SECRETARIA >] 32, 1.3. 14. 1.5. Proceso 580-IP-2018 Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar 2 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(--J" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.4 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. De modo referencial, ver la Interprotación Prejudicial recaida en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.6. 42, 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 580-1P-2018 Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Marcas evocativas Como en el proceso interno, la demandante señaló que las expresiones contenidas en el signo solicitado constituyen un conjunto de carácter evocativo, resulta pertinente analizar el presente tema.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.* Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.” De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 2.5. 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, Proceso 580-IP-2018 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos AGUA CLARA DE LA SIERRA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
Marca derivada Dado que el demandante alega que ya es titular de una marca anterior AGUA DE LA SIERRA y que el signo solicitado AGUA CLARA DE LA SIERRA sería una marca derivada, corresponde abordar este tema.? La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.? En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan?0, Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. *! 10 Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derlvadas.
La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada, La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos.
No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007. Al respecto, ver los procesos 59-IP-2012, 90-1P-2012, 198-1P-2013, 121P-2014, 156-1P-2015, 431-1P-2015 y 439-1P-2015.
De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. MN Ya 3.5 3.6. En Proceso 580-1P-2018. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas, solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.*? Sobre la base de los criterios expuestos se establecerá si un signo solicitado a registro constituye o no una variación de las marcas previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los productos amparados por las marcas ya registradas.
Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente. los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110010324000201400349 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 17 Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Juridica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado INE el Proceso 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. | x 2/ =/ Proceso 580-IP-2018 HugojRamiro Gómez Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
N Ja Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO HugolRamiro Gómez Apac Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.