(AÑ, ( 5/5) US, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 31 de julio de 2019 Proceso; 598-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 12-088118 Expediente interno del consultante: 110010324000201600066 00 Referencia: Solicitud de Patente "SISTEMA EXPANDIBLE PARA DECORACIÓN DE PUNTO DE VENTA" Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. 4231 del 29 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 31 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110010324000201600066 00; y, El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: De == Demandante: Abcolor Carton Display S.A. ' SN Proceso 598-IP-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la solicitud de patente de invención "SISTEMA EXPANDIBLE PARA DECORACIÓN DE PUNTOS DE VENTA" solicitada por Abcolor Carton Display S.A., cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretan por ser pertinentes, a excepción del Artículo 34 de la Decisión 486, dado que no es parte de la controversia la modificación de la solicitud de patente.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad. El nivel inventivo y el estado de la técnica. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel invenlivo y sean susceptibles de aplicación industrial".
“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en ol estado de la técnica. El estado de la técnica comprendorá todo la que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antos do la fecha de presentación de la solicitud de patente o, on su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación do la novedad, también se considerará dentro del estado do la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámito anto la oficina nacional compelente, cuya fecha de presentación o do prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcusrido el plazo previsto en el artículo 40.
"Artículo 18.- Se considerará que una invención liene nivel inventivo, sí para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica corrospondiento, esa invención no hubiese resultado obvia ni so hubiose derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Proceso 598-1P-2018 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por Abcolor Carton Display S.A., no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. 1.2.
Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?. 1.4.
Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sl La novedad de la Invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está doterminada por la ausencia de la tecnología roivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral y escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos deba ser absoluta o universal, esto es, en rolación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016). Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni rosultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este roquisito, ofrece al examinador la posibilidad do determinar sí con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manora evidente a la misma, O si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la malería de que se trate, es docir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto lécnico correspondiente.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza do nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medío en el asunto de que so trate, se necesila algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o sallo cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).
Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda sor producido o ulilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho do que la concesión de una patente ostimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de palentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 do A soptiembre de 2016).
E l SECRETARIA XT % 2d: 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 598-IP-2018 sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad Dado que en el presente caso se discute los alcances del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de registro de patente que reinvindica prioridad, corresponde desarrollar el tema propuesto, Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 4865, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones* (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486% dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos: “ol estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.*S Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- *Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida on el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accosible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la focha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para ol efecto de la determinación de la novedad, tambión se considerará dentro del.ostado do la técnica, el contenido de una solicilud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o do prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuvieso examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido ol plazo previsto en el artículo 40.* Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad 4 2.5, 2.6. 2.7, 2.8. 2.9. 3.1.
Proceso 598-1P-2018 En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial”. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?.
La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término ad-quem, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.
Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Articulo 9 de la Decisión 486. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente.
El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes.
El nivel inventivo y el estado de la técnica En el presente caso, la patente solicitada fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Oficina Europea de Patentes.
Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, p. 54. Disponible en htto://www.comunidadandina. Mr A patentos.pdf. (Consulta: 25 de marzo de 2019). Ver, de modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-1P-2015 del 18 de agosto de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Prooeso 9-1P-2014 del 13 de mayo de 2014. Proceso 598-IP-2018 sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito. 3.2.
En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 18.- So considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” 3.3.
Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 3.4, En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.? 3.5.
Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios": a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.
La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. > De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015. “ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina.
Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: htto:J/www.comunidadandina.ora/publicipatentes.pdf. (Consulta: 18 de agosto de 2016). 6 (3 (E SECRETARIA Proceso 598-1P-2018 c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.
En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano. d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante..
Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano: - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.
(+) Proceso 598-IP-2018 La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) relvindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos ( )”.** - La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser a posteriori, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención. - La invención debe ser considerada en su conjunto.
Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. * La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características ” 1? - * Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.
Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo ”.3 - En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: + ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; *e ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y e ¿de prever el resultado? as Ibidem. n De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2015 del 20 de julio de 2015. $ Ibidem. 1 Proceso 598-1P-2018 Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 3.7.
En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 110010324000201600066 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis afael Vergara Quintero MAGISTRADO r í Hugo Ramiro Gómez Apac MAGÍ De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
ES ed EN pa = Ml [(+ SECRETARIA ”|| ¡N 9) ES / NO SY Proceso 598-1P-2018 Hugo i a Luis ce Ag ole RESIDENTE SECRET, Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10