TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso: 359-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 11037721 Expediente interno del Consultante: 2013-00229-00 Referencia: Signos involucrados U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixto) / U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 2740 del 12 de julio del 2018, recibido via correo electrónico el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00229-00: y, El Auto de 24 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno go DE AS FEDERICO DIAZ QUINTERO Proceso 359-1P-2018 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Terceros Interesados: CARLOS ARIAS MARROQUÍN FAUSTO SÁENZ ORJUELA ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: El posible riesgo de confusión entre la solicitud de registro del signo U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixto) y la marca registrada U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixta).

Si se realizó el examen de registrabilidad dentro del trámite de registro del signo U INGRESE A LA UNVERSIDAD (mixto). Si fue procedente conceder el registro de un signo al existir una marca previa en periodo de gracia para su renovación. NORMIAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a), 150 y 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.' Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que; b) carozcan de distintividad;” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca antoriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.)" "Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examon de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatora del registro de la marca mediante resolución” Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si ol titular o quien tuviera legítimo intorós no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falla de pago de las tasas, en los términos que determine la legistación nacional del País Miembro." 2 1% mm Proceso 359-1P-2018 Procede la interpretación de los artículos 136 literal a) por ser materia controvertida la eventual confusión entre signos, del 150 para analizar el examen de registrabilidad y el 174 para revisar la figura de la renovación de una marca.

No procede la interpretación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que no se discute en el proceso interno la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. De oficio se interpretarán los artículos 152 y 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para analizar la figura de la renovación de una marca.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Renovación del registro de la marca.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixto) y la marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, - “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años." “Artículo 153.- El lilular dol registro, o quion tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis mesos anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular dol registro como quien tuviere legitimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis mesos, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiento si así lo permiton las normas intemas de los Países Miembros.

Durante el plazo roferido, el registro do marca mantendrá su plena vigencia. A efeclos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y so renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o Ínitar los productos o servicios indicados en ol registro original” 1.2: 1.3.

Proceso 359-1P-2018 literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios rospecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.4, b) d) Proceso 359-1P-2018 palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos controntados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (1) (ii) (09) Proceso 359-1P-2018 Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. 2.1 2.2 2.3 7 Proceso 359-1P-2018 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixto) y la marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.” Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:? (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. _ Ibidem. == Y Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. » AN 7 SECRETARIA ”|| O SS) Ñ Sy Proceso 359-1P-2018 (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado “se encuenttaa en el diccionario*?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.'* Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. +.

Silos signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. so, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE, Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. oj., ter, en enterráis.* Disponible en: http//dle.rae.es/?id=NCut6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). id REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *1. m, Gram. Unidad mínima aisfable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a loxoma, morfoma gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -af, -S, -ero.. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfernas: ona, primera, y número, plural” Disponible en: htto://dle rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 Aa iembre de 2018). ad a Á 8 SECRETARIA ” || ! Proceso 359-1P-2018 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso*?: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.** c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan yd En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. pr DES > r Interpretación Projudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. 3) » A ds PA Q y Q 8 SECRETARIA ” | J) >/ Proceso 359-1P-2018 suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?* 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 5 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.*S 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Renovación del registro de la marca 3.1. En vista de que en el proceso interno el demandante señor Federico Diaz Quintero afirmó que se concedió el registro de un signo cuando aún se encontraba en periodo de gracia su marca U INGRESE A LA UNIVERSIDAD, es pertinente analizar los artículos 152,153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

El artículo 152 establece: “Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.” 3.2. Asimismo, el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que prescribe lo siguiente: “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados la Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de Junio de 2016. L DE > Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. j p vos l Ge Q% qa 16 > (AN 10 p| ll [ra E SECRETARIA Ga o Z J Ú, Y Moa pe E == Proceso 359-1P-2018 a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.” 3.3.

Como se desprende de las disposiciones antes detalladas el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Asimismo, seis meses antes de la expiración o hasta seis meses después de dicho plazo, el titular de la marca o legítimo interesado, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar ante la oficina macional competente su renovación. 3.4.

No obstante, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no solicita la renovación dentro del plazo estipulado en el artículo 152 de la referida normativa, el registro permanece en vigencia durante un plazo de seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si asi lo dispone la legislación del Pais Miembro respectivo.

De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro marcario sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. 3.5. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionario.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios, conforme el artículo 153 de la Decisión 486.!? 3.6. La renovación de una marca no es sino la continuación por parte del titular del ejercicio de sus derechos.

Una marca registrada puede subsistir indefinidamente mientras se confieran las sucesivas renovaciones. 3.7. Por su parte, el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “ty Sy, Proceso 183-1P-2004 de fecha de 19 de abril de 2005. po A Ñ al M a Proceso 359-1P-2018 “Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Pais Miembro.” 3.8.

De la norma antes expuesta se desprende que la marca caducará si incluido el periodo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento el titular o quien tuviera interés legitimo, no la renueva, caducando de pleno derecho. 3.9. De igual manera la norma comunitaria contempla que constituye causal para que caduque una marca la falta de pago de las tasas que la legislación interna de cada Pais Miembro determine. 3.10.Si no se renueva una marca, el efecto jurídico es la extinción del derecho que otorga su registro y la disponibilidad de dicho signo para el público. 3.11.No obstante lo anterior, cuando se trata de la falta de renovación del registro de una marca cuya notoriedad haya sido probada (o una marca renombrada), el efecto jurídico no es la extinción del derecho otorgado mediante el registro, debido a que en virtud de lo regulado en el artículo 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. 3.12.Es importante precisar que la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro!*?.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*?. 1 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pais miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es Ls jombrada. pi DE, Kca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o QP servi diforontos que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la - 12 SECRETARIA >| xj Proceso 359-1P-2018 3.13.

Si bien el titular de una marca notoria (o renombrada) puede solicitar el registro de dicha marca y, en su caso, su renovación, la ausencia de registro, así como la falta de renovación de su registro, no impiden otorgar a dicha clase de marca la protección mencionada en el párrafo precedente. 3.14.En caso de que el titular de la marca (notoria o no) haya perdido el registro debido a la falta de su renovación, podrá, conforme a lo regulado en el artículo 138 de la Decisión 486%, solicitar nuevamente su registro ante la autoridad nacional competente. 4.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 4.1. En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486. 4.2. El artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 4.3. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 138.- La solicitud do registro de una marca se prosentará ante la oficina nacional competente y doborá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las auforizaciones requeridas en los casos previstos en los arlículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de sor.el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación intema, del comprobante de pago de la tasa.

TA ar cuando el solicitante deseara provalerse del derecho previsto en el Artículo Hd A, E w> inquies del Convenio de Paris." F SECRETARIA >) Proceso 359-1P-2018 queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. ?! 4.4.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. 4.5.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en matería de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.?2 4.7.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

AR -)érinterpretación Prejudicial 242-1P-2013 de 20 de febrero de 2014. Ss 45 > as 15) 14 SECRETARIA > || Proceso 359-1P-2018 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para que sea aplicada por la Sala consultante en el proceso interno 2013-00229-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. DY! | j ás E ( Cecilia Luisa Ay ao Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. | amiro Gómez Apal Luis Felipe Aguilar Feijoó PRES SECRETARIO 15 Proceso 359-1P-2018 Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16