[E SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso: 448-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 14-66871 Expediente interno del consultante: 110010324000201500382 00 Referencia: Signo involucrado Tridimensional (envase!) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3214 del 14 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) y C) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 110010324000201500382 00; y, El Auto del 01 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Beaute Prestige International o a) > B. Proceso 448-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 4.
La falta de distintividad de un signo para ser considerado como marca Tridimensional para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La irregistrabilidad del signo solicitado como marca tridimensional por constituir una forma usual de los productos comprendidos en la Clase SA 3. Si la acción de nulidad presentada por Beaute Prestige International prescribid.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) y c) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser pertinentes. Fx DE === J 2 ás Ko Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) b) carezcan do distintividad; e) consistan oxclusivamenta en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trale; fe “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decrotará de oficia o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubieso concedida en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, fa nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispueslo en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción proscribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la fegistación interna. ES podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser S plicables al tiempo do resolverse la nulidad. > 2 nm a. »o 1.1. 1:2; Proceso 448-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad.
Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso se determinó que no correspondía conceder el registro como marca del signo (tridimensional) solicitado por Beaute Prestige International, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 135,- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-- b) carezcan de distintividad;
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 3 4 A 4, e 2 y FS O) as > ES y jQ [[* SECRETARIA o 4 OL > xj Y Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamonte para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca." Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ver Interprotación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. / 1,4. 1.5. 1.6. 1,8 1,9. Proceso 448-1P-2018 b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal-b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrinseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. Proceso 448-1P-2018 1.10. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 4.11.
La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a SU vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales Dado que la Sala consultante solicitó expresamente la interpretación del Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486, y considerando, además, lo señalado por la demandante respecto que el signo Tridimensional (envase) solicitado para registro, no consistiría en una forma usual o común para perfumes o similares, perteneciente a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde desarrollar el tema propuesto.
El Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (+ ) €) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza O la función de dicho producto o del servicio del que se trate;
(y La norma trascrita prohibe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos O de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases O envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.? Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases O envoltorios.
En este De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. 2.5, 2.6. 2 2.8. 2.9. Proceso 448-1P-2018 caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.” Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:3 a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.
Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional.
V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que formas de usos comunes o necesarios, puedan ser utilizados únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.? El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases O envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.10 Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendria que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen, Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (1) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
Ibidem. De manera referencial, ver Proceso 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015, p. 9. Proceso 448-1P-2018 que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. 3.
Prescripción de la acción de nulidad relativa de un registro marcario 3.1, La SIC señaló que existe una excepción para la caducidad establecida en el Artículo 172 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual resulta necesario analizar el presente tema. 3.2. La prescripción bajo comentario es una prescripción extintiva, pues extingue la acción procedimental (que, según la normatividad interna de cada país miembro, se puede conducir en la vía administrativa o la jurisdiccional) destinada a lograr la nulidad del registro marcario.
La razón de esta prescripción es otorgar seguridad jurídica al mercado y a los partícipes en él. Dado que la nulidad relativa depende de la eventual afectación a un tercero, este, cualquier persona y la autoridad nacional competente tienen cinco años para plantear la referida acción. Vencido dicho plazo, y prescrita la referida acción, el registro marcario no puede ser invalidado bajo el argumento de estar afectando a un tercero. Por tanto, una vez prescrita dicha acción, el titular del registro sabrá que su registro es inmune a solicitudes de nulidad relativa, lo que significa seguridad jurídica para las inversiones, transacciones y operaciones comerciales correspondientes. 3.3.
En consecuencia, tratándose de la acción por nulidad relativa de un registro marcario, el procedimiento administrativo o el proceso judicial que dé cabida o acoja dicha acción, debe iniciarse antes del plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja E aQnsignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala pde PE US Cl > > Q >| 7 <X A Proceso 448-1P-2018 consultante al resolver el proceso interno 110010324000201500382 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. afael Vergara Quintero MAGISTRAD: De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. + | is E ( NS Gn a Hugd Ramiro Gómez ajo SECRETARIO 2 Luis Felipe Aguilar Feijoó Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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