TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 113-1P-2019 Interpretación Prejudicial: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú: 669529-2016/DSD 10746-2017-0-1801-JR-CA-25: Signos involucrados MAGNASIL 200 (mixto) 1 MAGNESOL (denominativo) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio N* 10746-2017-0-S-5'*SECA-CSJLI-PJ del 15 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la Republica del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 10746-2017-0-1801-JR-CA-25, y: El Auto del 4 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante The Dallas Group of America Inc. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Proceso 113-1P-2019 Propiedad Intelectual — INDECOPI — de la República Del Perú Mercantil S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 4.

Si existe riesgo de confusión entre el signo MAGNASIL 200 (mixto) solicitado por Mercantil S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca MAGNESOL (denominativa) registrada a favor de The Dallas Group Of America Inc., para identificar productos comprendidos en la misma Clase de la referida Clasificación. 2.

Sila silaba MAG es de uso común respecto a los productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 4. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente. 2.

De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal 9) del Artículo 135 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de tratar la presencia de denominaciones de uso común en la conformación de marcas. ?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamento un derecho de lercero, en particular cuando; a) sean idénticos o se asemejen, a una Marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(y E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: A pr SS consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del Y E Ns Y NN producto o servicio de que se trate en cl lenguajo corriente o en la usanza del país; 3 y (AN D E (E gore? fo Ñ > ARA 1 - j > XI 2 > uN Lot 12 Proceso 113-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Respuesta a las preguntas de la Sala consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute sí el signo solicitado MAGNASIL 200 (mixto) y la marca MAGNASOL (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo-136.--No podrán registrarse-como.marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(-J Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor*. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Á E Ver Merpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo do NI 5 225 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. SEPARA | A pro XI] >) > / 1.3. 1.4. b) Proceso 113-IP-2019 El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser!, a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto, La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.: Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas': a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual O ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Proceso 113-1P-2019 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo.los siguientes criteriosó;

(i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y!o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 4.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en Proceso 113-1P-2019 conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Debido a que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MAGNASIL 200 (mixto) y la marca MAGNESOL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto”. 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas O fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integranun-conjunto-o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una O varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso?, ? Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

PANA DEY USE Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. » Aeon Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Proceso 113-1P-2019 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!%, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos"*: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la -palabra-cuando-se-hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al 10 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. " Vor Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. y REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m, Ling.

Unidad mínima con significado léxico que no prosenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, 0 que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis* Disponible en: hito://dle.rae.es/?id=NCU16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). ” REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: *4. m. Gram.

Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfomas: mujar y -es. ===. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. 6j., de, no, yo, Cl, -8r, -S, -ero. AMDE y UA m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contieno dos morfemas: y Ny, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de ae bre de 2018). y Y 7 y Proceso 113-1P-2019 hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. + Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre entre el signo solicitado MAGNASIL (mixto) y la marca MAGNESOL (denominativa). 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. A fin de dar respuesta a la pregunta realizada por el consultante, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(Y 33. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende Fdo DE JUN or signo común o usual aquel que se encuentrá integrado exclusivamente y, ” ¿par uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje y? Cotriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro 8 Proceso 113-1P-2019 del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.** 3.6.

En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez do mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de tórminos técnicos”. '* 3.7.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes O usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. !* 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. !? 3.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017. bi OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas.

Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, E, 71. pr eu SNaruterreacó Prejudicial recalda en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. Y, Y” Démago referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. | 9 Proceso 113-1P-2019 Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10.Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso 3.11. común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 3.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso 4.1. 4.2. común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Respuesta a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso,: “Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo?" Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

“¿Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad entre dos signos que contienen elementos denominativos de uso común y que poseen similar estructura morfológica?” Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 10 Proceso 113-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 10746-2017-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / / / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO a a Y ZE — Ú ( 4 Ñ Hernán 1 ero Zambrano HugoiRamiro Gómez Apac AGISTRADO MAGISTRADO? De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

VA Hugo! hiciere Luis Felipe Aguilar Feijoó RESIDENTE SECRETARIO _— Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación. E Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación ” en ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1