TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de julio de 2019 Proceso + 121-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente de origen: 630654-2015 Expediente interno del Consultante: 3668-2017-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos involucrados DIAMANTE (denominativo) 1 DIAMOND CORPORACIÓN S.A. (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio N” 3668-2017-0-S-5WSECA-CSJLI-PJ del 22 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 3668-2017-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de 4 de junio de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. o SA “AL DE FA > YEN AS) ( "SN py / (q) IN fs 2d | [E SECRETARIA >|] WO S ES > Proceso 121-1P-2019 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Tecnología Química y Comercio S.A. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú Tercero interesado: Diamond Corporación S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: - 1.

El alcance del derecho de Diamond Corporación S.A. sobre el nombre comercial DIAMOND CORPORACIÓN S.A, (denominativo). 2. Sila marca DIAMANTE (denominativa) registrada a favor de Tecnología Química y Comercio S.A. para amparar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de-Niza-es confundible con el nombre comercial DIAMOND CORPORACIÓN S.A. (denominativo)!, 3.

La relevancia de los signos en idioma extranjero por cuanto uno de los signos en conflicto está conformado por una palabra en inglés. 4. Si existe conexión entre los productos y las actividades que distinguen los signos en conflicto. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual procede por ser pertinente, Bajo el nombre comercial se distinguen las actividades de "comercialización de productos quimicos para la agroindustria y mineria”. 2 Docisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio aleclara indebidamente un derecho de tercoro, en particular cuando: (--) b) Sean idénticos o se asomejen a un nombre comercial protegido, o, de serel caso, a un rótulo o onseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; l el Xon > Proceso 121-1P-2019 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 151, 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar el tema del nombre comercial y conexión entre los productos y las actividades que distinguen los signos en conflicto.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. Respuesta a las Preguntas de la Sala consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, — *Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15-de junio de 1957, con-sus modificaciones - vigentes. a Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud do los productos o servicios indicados expresamente.” "Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientos de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas cooxistir* *Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se aciquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño oconómico O comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombro comercial lo dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda." “Artículo 193.- Conforme a la logistación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional compelente, El registro o depósilo tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusiva solamente se adquirirá en los términos revistos en el artículo 191.* Proceso 121-1P-2019 E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4.

El nombre comercial. Características y su protección 1.1. En el presente caso se alegó un derecho prioritario sobre el nombre comercial DIAMOND CORPORACORPORACIÓN S.A. (denominativo) respecto de la marca DIAMANTE (denominativa), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. 1.2. El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial*. 41.3.

El Artículo 190 de la Decisión 436 entiende al nombre comercial como: cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” 1.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la- identificación del empresario como_su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial 1.5, Las principales características del nombre comercial son las siguientes”: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón O denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener 2 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. 1.6. 1% 1,8. 1.9.

Proceso 121-IP-2019 muchos nombres comerciales, pero solo una razón social, Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores'*.

Este Tribunal también ha manifestado que: «( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario", Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 del 12 de julio de 2000.

Ibidem. 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998. Proceso 121-1P-2019 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso 1.11 real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Pals Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sÍí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 4-13.Porlo-antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre 7 E 2.2. comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia En razón de que, en el presente caso se discute acerca del primer uso del nombre comercial DIAMOND CORPORACORPORACIÓN — S.A, (denominativo) respecto de la marca DIAMANTE (denominativa), se desarrollará el presente acápite. De conformidad con lo establecido en el Artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin =que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse 2.4. Proceso 121-1P-2019 caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.? En efecto, es usual y frecuente en los Paises Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serian excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional.

Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por caso, sobre la base de los siguientes criterios: a) Quelos titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso. b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del mismo rubro o actividad económica, sin importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales virtuales. c) Que no se haya presentado anteriormente ninguna acción O reclamación administrativa o judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto. d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en ámbitos geográficos distintos y no exista riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepción del público Ñ Sy La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente: =A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio e incluso exceder de las fronteras de un pals, los nombres comerciales a menudo distinguen a empresas cuyas actividades están limitadas a cierto territorio.

En estos casos sería permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeñas que operan cn_ámbitos geográficos diferentes puedan usar nombres comercialos o similares, pues no habría riesgo de interferencia ni de confusión. Esto tendrá necosarismente que apreciarse caso por caso en función de la amplitud de las operacionos de las empresas respectiva: ps.” (Subrayado agregado) Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997.

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPIMAO!/CCS/97/1, p. 20. En: hitp:/Awww.wipo.inUmdocsarchives/ OMPI MAO_CCS 97/OMPL MAO CCS 97 1 E.pdf (Consulta: 30 de mayo de 2017). -Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca 5 Tegistrada. 7 Proceso 121-1P-2019 consumidor.?** 2.5.

Se entiende por ámbito geográfico distinto el hecho de que los locales comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias, departamentos o regiones dentro de un mismo país. Es importante precisar que la sola lejanía no es garantía de ausencia de riesgo de confusión, por lo que se deberá tener en consideración el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios. 2.6.

Dentro de un mismo ámbito geográfico (barrio, localidad, parroquia, distrito, cantón, municipalidad) no pueden coexistir dos o más nombres comerciales idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusión en los consumidores. q El grado do conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio o alto de impacto en el consumidor, Ásí, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios: - Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ámbito geográfico en que se desenvuelven los signos en conflicto.

Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto. - Utilización de canales físicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto. - Nivel de publicidad en medios masivos de comunicación de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.

Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel de impacto. La percepción del público consumidor para determinar la posibilidad de error en su elección, de conformidad con lo siguiente: - Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categorla de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual sa trale, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. - Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe dalos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. - Criterio del consumidor especializado;

Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o A servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o ADE yy profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien O servicios que ll Ny desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al Ya A realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 9 8 2.7. 2.8, 2.9, Proceso 121-1P-2019 No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio.

Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en ámbitos territoriales distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades económicas, siempre que actúen de buena fe y se mantengan todas las demás condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansión territorial llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ámbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el que se deberán incluir cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto, acuerdo que deberá ser puesto en conocimiento de la autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando los parámetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dichoterritorio. 2.10. El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece 2.11. si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial.

Si el nombre comercial se registrara no habría discusión alguna de que su protección tendria que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del país miembro, En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado*? y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones: a) Siel registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad” de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca!, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un país sa L A [ A l Ñ [E SECRETARI Tratándose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la protección es en todo el territorio del país miembro. espectivos bienes o servicios.

EN Us 's decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexión entre 5 4, ON 9 A dl - — q) ES S o Proceso 121-1P-2019 miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el mencionado registro marcario. b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la nulidad del registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocia de la existencia previa del mencionado nombre comercial.

Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca asi como solicitar la nulidad del registro ya otorgado, c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos.

En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto. 3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca DIAMANTE (denominativa) es o no confundible con el nombre comercial DIAMOND CORPORACIÓN S.A. (denominativo), es pertinente analizar el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de Irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; his)" 3.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un SA lercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los y Papo DE 4 Wgnos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo AN $ ) % Ñ 10 > | 3.3. 3.4.

Proceso 121-1P-2019 de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?*. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser!*: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de lao las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá 4 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-A1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 Proceso 121-1P-2019 observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas!**: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 0) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!?: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de-la- experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es Un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de hs Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 12 AN SECRETARIA ” || Proceso 121-1P-2019 restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Igualmente, para estos efectos, se considerarán como consumidores especializados los médicos respecto de los medicamentos que ellos receten o prescriban. 3.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.6.

Por lo antes expuesto, el Tribunal consultante, deberá analizar en primer lugar la identidad o similitud entre la marca DIAMANTE (denominativa) y el nombre comercial DIAMOND CORPORACIÓN S.A. (denominativo), para luego verificar si-existe riesgo de -confusión-entre las actividades del nombre y enseña comercial, y de esta manera, confirmar si en efecto existe o no la causal contemplada en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. 4.

Comparación entre signos denominativos 4.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca DIAMANTE (denominativa) con el mombre comercial DIAMOND CORPORACIÓN S.A. (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto*?. 4.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas -por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, a DES Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio A PE 7882016. 13 Proceso 121-1P-2019 al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado?*. 4.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas”: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición”.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + —Porlo general el lexema-es-el elemento. que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. ho Ibidem. a Ibidem. a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “4. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. €j., terr, en enterráis.” Disponible en: htip://dle.rae.es/Tid=NCUi6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 2% REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “4. m. Gram. Unidad minima aislabie en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. ——_ 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical, p. ej.. de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. J e m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: (y “Y ona, primera, y Número, plural.” Disponible en hito://dle.rae.es/7id=Polt8j2 (Consulta: 08 de bre de 2018). ) 14 44. 5:2. 5.3. 54.

Proceso 121-1P-2019 c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca DIAMANTE (denominativa) con el nombre comercial DIAMOND CORPORACIÓN S.A. (denominativo). Signos conformados por palabras en idioma extranjero Con el fin de dar respuesta a la pregunta formulada por el consultante, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos.: Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raiz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el ideológico o conceptual.

Es más, determinadas palabras que en 15 5.6. 5.7. 6.1. Proceso 121-1P-2019 un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 6.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una 6.3, 6.4, misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486%. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes? Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud nia disimilitud de los luctos o servicios indicados ex; mente” Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 16 Proceso 121-1P-2019 los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) b) c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrtantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, 'etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 6.6. 6.7. Proceso 121-1P-2019 razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorias o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución O de comercialización: los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (V.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación O conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de == provenir del mismo empresario. 18 Proceso 121-1P-2019 7.

Respuesta a las preguntas de la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 7.1.

"Cuáles son los criterios para evaluar la confundibilidad de un nombre comercial cuya denominación está en idioma extranjero con una marca constituida por un signo que es el significado en castellano del nombre comercial?" Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 4 y 5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 7.2.

"En el mismo caso, considerando que el que usa el nombre comercial y el titular de la marca realizan actividades económicas vinculadas a la comercialización de los mismos productos ¿es posible que se provoque un riesgo de confusión en el público consumidor, pese a que los signos confrontados mantengan un aspecto gráfico y fonético con diferente secuencia de vocales y consonantes que determina que tengan una pronunciación e impresión visual y de conjunto diferente?" Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 3 y 6 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 3668-2017-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. z La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tripunal.

AR NS ) NN | | / ' ) —_ Y Y) ¡Me = | V | | AA y ' a s ES A Le Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero a SN MAGISTRADA MAGISTRADO 19 Proceso 121-1P-2019 Hugo iro Gómez Apac ADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20