yQ [| 0 > ll Ñ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito,26 de julio de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 576-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador 01-158 RA 17811-2013-6511 Signos involucrados MRS.

FIELDS (mixto) / MR,, MISTER y MR. MISTER (denominativos) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio 3467-2018-TDCA-DMQ-RJ del 15 de octubre del 2018, recibido físicamente el 26 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal a), 136 Literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 1781 1-2013-6511; y, El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: SECRETARIA > Procesadora Nacional de Alimentos CA. (PRONACA) Proceso 576-1P-2018 Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador Tercero Interesado: Mrs. Field's Brand, Inc. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: El supuesto riesgo de confusión entre el signo MRS.

FIELDS (mixto), solicitado por Mrs. Field's Brand, Inc., para proteger los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con las marcas registradas MR., MISTER y MR. MISTER (denominativas), cuyo titular es Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, con las que protege productos de la clase 29 de la misma clasificación. La presunta notoriedad de las marcas MR., MISTER y MR.

MISTER, de propiedad de Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA., y MRS. FIELDS de propiedad de Mrs. Field's Brand, Inc, Si la partícula MRS es de uso común respecto de los productos de la Clase 29. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal a), 136 Literales a) y h) y 228 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 136 Literales a) y h) y 228 de la Decisión 486*, por ser procedentes, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afoctara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando; a) sean idénticos o so asemejen, a una marca anteriormento solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que Se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible do causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero O con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario;

( ).* “Artículo 228.- Para doterminar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entro otros, los siguientes factores: Proceso 576-IP-2018 No se interpretarán los Artículos 134 y 135 Literal a) por no ser parte de la controversia el concepto de marca, ni la distintividad intrínseca. De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literal g), 224 y 230 de la Decisión 486?, por ser parte de la controversia las partículas de uso común y la notoriedad de las marcas. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplilud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento a de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para pramoverlo, o para promover ol establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 8) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; a) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obloner una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, í) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamionto por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; ]) los aspectos del comercio internacional; o, K) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicilud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ld g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una dosignación común o usual del producto o servicio de que se trato en el lenguajo corriente o en la usanza clol país;

(..J" =Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 230.- Se considorarán como sectores pertinantes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entro otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales do! tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se apliquo;

O, €) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3 m >92N 10; 1.2. Proceso 576-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Palabras de uso común en la conformación de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado MRS. FIELDS (mixto) es confundible o no con las marcas MR., MISTER y MR, MISTER (denominativas), es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idónticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 3 a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de SS 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.3. 1.4.

Proceso 576-IP-2018 indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad rea! de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. [[F SECRETARIA No Ibidem Proceso 576-1P-2018 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio “se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su ” Ayer Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, WO, 4 2, > My DAD 1.5, 1.6.

Zts 2.2. 2.3. Proceso 576-1P-2018 alto grado de instrucción técnica O profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MRS. FIELDS (mixto) y las marcas MIR,, MISTER y MR. MISTER (denominativas), es necesario la comparación entre este tipo de signos.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una O varias palabras) y un elemento gráfico (una O varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013.

Proceso 576-1P-2018 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos 2.5. mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos!: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*?, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 40 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfomás gramalicalos; p. 8j.. sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de sogmentación; p. ej. terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCUt6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

Proceso 576-1P-2018 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.13 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto,.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. + Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 26.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MRS.

FIELDS (mixto) y las marcas MR., MISTER y MR. MISTER (denominativas). 3. Lamarca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 13 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico, La palabra mujeres contione dos morfemas: mujer y -es. zz E Ss 2. m. Gram.

Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. AA Ey UN 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La torminación verbal -mos contiene dos morfemas: y Sl > ¿O persona, primera, y número, plural." Disponible en: htto://dle.rae-es/7id=Polt8j2 (Consulta: 08 de > Sr 4 Nhoviembre de 2018). 2 Q Ne > 9 Á SÍ Ni O Co O, 3.1. 3.2. 3.3, 3,4. 3,5.

Proceso 576-1P-2018 Como en el proceso interno se argumentó que los signos MR., MISTER y MIR. MISTER, de propiedad de Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA y MRS. FIELDS de propiedad de Mrs. Field's Brand, Inc., son notoriamente conocidos, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?*. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Palses Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 1.111.

Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 1.1.1.2. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique,. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 10 Proceso 576-1P-2018 que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente*. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro paises miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro!”.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos O servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*S. Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso _ Artículo 230 de la Decisión 486. 18 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) os conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. 1 Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro pals miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada, La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de ilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario). 11 3.6.

Proceso 576-1P-2018 denomina un “hecho notorio". Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoría non egent probatione), no son objeto de prueba??. La marca notoria extracomunitaria?? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo?!, Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto 1 20 21 En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial, Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su pais de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desieal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo obre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 12 3.7. 3.8. 3.9.

Proceso 576-IP-2018 de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: *a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera do cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 13 Proceso 576-IP-2018 f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; )) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?2.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas MR., MISTER y MR. MISTER cuyo titular es Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina, así como la marca MRS. FIELDS (mixta), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 4.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 4.1. En el presente caso la sociedad Mrs. Field's Brand, Inc., alega que la partícula MRS es de uso común. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: DE TA Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.

A 14 4,3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 576-1P-2018 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: los g) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; (..J" En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pals en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.2% En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.

Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”. 24 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro, En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?8 23 24 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71. 15 Proceso 576-IP-2018 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? 4.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 4.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-6511, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ' j pe Cecilia Luisa Ayllón Quinteros el Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A DES q 4 =p referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

O (NN Vi, AN 16 2 ) (74 O // iinao 4 Proceso 5£6-1P-2018 De acuerdo con el/Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, Hugo Ramiro Gómez Apa RESIDENTE Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de! la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 8 DE SOS SS OS NO A e > 17 SECRETARIA a z NN 9) NN Y, iipao 54 == e: