TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de septiembre de 2019 Proceso: 316-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de Origen: 10-165338 Expediente interno del Consultante: 11001032400020130015600 Referencia: Signos involucrados JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) / HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixto) / LA RECETA ORIGINAL (lema comercial) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 2520 del 4 de julio de 2018, recibido vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 Literal a), 136, 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*11001032400020130015600, y;
El Auto del 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió AS Y, » la presente Interpretación Prejudicial. he Proceso 316-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandantes: EL CORRAL INVESTMENTS INC. MADEIRA SERVICES LTD. TIMBERLAND TRADING INC. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA A COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: JOHNNY ROCKETS LICENSING CORPORATION ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) solicitado por la sociedad JOHNNY ROCKETS LICENSING CORPORATION para identificar servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos necesarios para constituirse como marca. 2. Si el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) solicitado por la sociedad JOHNNY ROCKETS LICENSING CORPORATION, ostenta de distintividad intrínseca respecto de los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Siexiste riesgo de confusión entre el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) solicitado por JOHNNY ROCKETS LICENSING CORPORATION para identificar servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixta) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo). 4.
La incidencia de que el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) se encuentre a E palabras en idioma extranjero. ES y Y lo > 5. Si existe conexión entre los productos amparados por dos as analizados. SE ¿ Or Y Proceso 316-IP-2018 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 Literal a), 136, 175, 176, 177 y 178 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Unicamente se interpretarán los Artículos 134 Literal a), 136 restringiendo la interpretación a los Literales a) y c), 175, 176, 177 de la Decisión citada! por ser pertinentes. No procede la Interpretación Prejudicial de los demás Literales del Artículo 136 y del Artículo 178 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina debido a que no es objeto de controversia las restantes causales de irregistrabilidad de un signo y la transferencia de un lema comercial.
De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el Decisión 486 do la Comisión do la Comunidad Andina. — “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual so ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre olros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercaro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..-) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su Uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; ()I “Artículo 175.- Los Palses Miembros podrán registrar como marca los lemas comercialos, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda ulilizada como complemento de una marca." "Artículo 176.- La solicitud de registro de un loma comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.” “Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — *Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) b) carezcan de distintividad; 9. >= m oxoa 3. 1.2, 1.3. 1,4, 1.5, Proceso 316-1P-2018 fin de tratar los temas de distintividad intrínseca de un signo y la conexión entre servicios existentes en los signos analizados, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad, El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual O ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que en la demanda se alegó que la solicitud del signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) vulnera el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: (-J" “Artículo 161.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las martas. los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Reyis 0 de! las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus' modificaciones vigentes. eS Las clases de la Clasificación Inlernacional referida on el párrafo anterior no coo la, soitu. ni la disimilitudos los productos o servicios indicados expresamente.” 1.6.
UTA 1.8. 1.9. Procoso 316-1P-2018 a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. €) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwil! del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete Literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números, un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente, Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la 1.11.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, / perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. indicación que pueda ser captado por los sentidos para que/ Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los sighós se:utiliza.en., A A estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila.con facilidadz,» 7,' Proceso 316-1P-2018 forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos, 1.12.
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14, Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Articulo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: ¡) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. == ga y / 1.17, Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar € fiple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el suo! f o está inmersod” 2.2. 2.3, 2,4. 2.5.
Proceso 316-1P-2018 en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad La demandante alude que el registro del signo PORCELANITE (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab inifio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpratación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ñ 2.6. 2.7. 2.8. 3.1, 3.2, 3,3, Proceso 316-1P-2018 El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto, Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute el riesgo de confusión entre el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo) registrados a favor de MADEIRA SERVICES LTD y TIMBERLAND TRADING INC., en tal sentido, corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le es aplicable la normativa comunitaria sobre marcas.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos? ha expresado lo siguiente: "Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. 10 '/ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-JP-2013 del 6 de fúdizo- de, zos, 186- 1P-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-1P-2014 del 30 de abril de 2014.
Ñ o 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. Proceso 316-IP-2018 En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente”: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) es confundible con la marca HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixta) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo), es pertinente analizar los Literales a) y c) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(+..) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que-sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad porlun > tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiya.«Los signos ' no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar” riesgo Ss E | SE Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de. 2012. 4.3. 44.
Proceso 316-1P-2018 confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor?. a) Elriesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser?. a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas!: 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de focha 19 de:mayo de./, > 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. Ma Proceso 316-1P-2018 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) Enlacomparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!!: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet-es. consciente del servicio que prestan, pues sabe datos: de 'su' atención al cliente, costo de los platos, manejo” publicitario, promociones, etc. 12D Q» lE ar % Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 201 7 " 4.5. 4.6. 5.1. 52: 5.3.
Proceso 316-1P-2018 (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor “absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y la marca HAMBURGUESAS EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráfi cos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.*? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!?: 12 a Ver Interpretaciones Prejudicialos 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P- 20f6e 13 de jun de 2016..
Ibidem. Proceso 316-1P-2018 Si en los signos mixtos predomina el elemento dencminativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:** (1) (ii) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*S Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. o Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 15 16 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.* Disponible en: http://dle.rae,es/fid=NCui6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de mortema; =1. m. Gram, Unidad minima aíslable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contise dos morfemas: mujer y -es., 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos confían “das “morfemas: 0 persona, primera, y número, plural." Disponible en: http://die.rae.es/fid=Polt8j2 [:onsulta: 08 de noviembre de 2018). b) (iii) (iv) (v) Proceso 316-1P-2018 Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!”: (1) 0) (iñi) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. '? Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente 17 1] En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Los colores: si el signo solicitado reivindica coloros específicos como parte del componeñfe gráfico,: al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerso en cuenta la combinación. de colores” y el gráfico que ta contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de f srenciación del Y A signo solicitado a registro. / E 0* Ver Intorprotación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015.
¡PARE ¡" SE( a Eh 5.5. 5.6. 6.1. 62, Proceso 316-1P-2018 en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. *? Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.? Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.?! Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Debido a que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto”.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su 19 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. Vet Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015, Ibidem. / ñ YES YY Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo do 2016 y 466-1P+2015 ) de 10,de junio de 2016, [" SEL) IM MO NO 15 NS Ni 6.3. 6.4. 6,5. 6.6.
TL Proceso 316-1P-2018 conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado”. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial”*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión, b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas para el cotejo de signos denominativos% en el párrafo 5.3 de acápite E de la presente Interpretación Prejudicial.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) y el lema comercial LA RECETA ORIGINAL (denominativo).
Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en 24 Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015 Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 712 7.3. 7,4, 7.5. 7.6.
EA 8.1. Proceso 316-1P-2018 ingles resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables, Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina juridica el llamado principio de primacía de la realidad.
En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado JOHNNY ROCKETS THE ORIGINAL HAMBURGER (mixto), está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. A 8.2. 8.3. 8.4.
Proceso 316-1P-2018 en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.27 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?8 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 181.. Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones ——- vigentes.
AL Da y IAS 05) Las clases de la Clasificación Internacional roforida en el párrafo anterior no detorminatárde similitud q ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.* '/ ee (Subrayado agregado) ll S M1 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junto de 20181 o UU y ' Proceso 316-IP-2018 A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero, Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 8.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad) complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, 8.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - Lapertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacionalde Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de“jfanera,, complementaria para determinar la existencia de conexión cgmpetitiva. 1 -= Los canales de aprovisionamiento, distribución, o de IN Ñ Proceso 316-1P-2018 comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos, Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrinsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 8.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020130015600, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 316-1P-2018 Hernán Rodrigo Romero-Zambraho Hugo, Ramiro Gómez Apac RADO 'MAGIS] De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario. 0 uis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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