TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de septiembre de 2019 Proceso: 611-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la y República de Colombia Expediente de Origen: 07-77988 Expediente Interno del Consultante: 11001032400020100026100 Referencia: Signos involucrados HT HYPERTRONIK (mixto) / K-TRONIX (mixto) / enseña comercial K-TRONIX (mixto) Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N” 4390 del 07 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 08 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal e), 136 Literales a) y b), 138 Literal b) y 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020100026100; y, El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Colombiana de Comercio S.A., Corbeta S.A. ylo Alkosto S.A. Proceso 611-1P-2018 Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero Interesado: Alberto Cademartori ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1, Posible confusión entre el signo HT HYPERTRONIK (mixto) que pretende distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es Alberto Cademartori, con la enseña comercial K-TRONIX (mixta) y la marca K-TRONIX (mixta) que ampara servicios de la Clase 35 de la misma clasificación internacional, pertenecientes a la sociedad Colombiana de Comercio S.A., Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A. > 2.

Si las expresiones HIPER, TRONI e HYPERTRONIK evocan características o cualidades de los servicios que pretende amparar el signo solicitado a registro. 3. Silos términos HIPER, TRONIK e HYPERTRONIK son denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común para los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literal e), 136 Literales a) y b), 138 Literal b) y 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede la interpretación de los Artículos 135 Literal e) y 136 Literales a) y b) de la referida normativa comunitaria? por ser pertinentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--); e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias roforidas a osos productos o servicios;

(..). “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “1, a),, sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada A Bor un torcoro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto do % ) 5 cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación;

Na 1. Proceso 611-1P-2018 No se interpretarán los Artículos 134, 138 Literal b) y 144 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca, los procedimientos de la solicitud de registro y el examen de forma en la registrabilidad de una marca. De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literales f) y g) y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, concerniente a la conformación de marcas con denominaciones genéricas y de uso común y la enseña comercial.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La enseña comercial y su ámbito de protección. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos.

Marcas evocativas. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La enseña comercial y su ámbito de protección En vista de que en el proceso interno se discute si el signo HT HYPERTRONIK (mixto) es confundible o no con la enseña comercial K- TRONIX (mixta), resulta pertinente analizar el presente tema. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-): NM consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país z a “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones ás al nombre comercial, conforme a las nomas nacionales de cada Pais Miembro.” A PON, QN 1.2. 1.3; 1.4, Proceso 611-IP-2018 La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486% desarrolla la protección que se debe dar a la misma.

De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.

Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica Únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.

Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.

El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.

Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comorcial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 2.1. 2.2.

Proceso 611-1P-2018 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo HT HYPERTRONIK (mixto) es confundible o no con la marca K-TRONIX (mixta) y la enseña comercial K-TRONIX (mixta), resulta pertinente analizar los Literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(--)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee, Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 2.3. 2.4. b) Proceso 611-1P-2018 El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente Abidem. SOS Proceso 611-1P-2018 realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios”: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad, De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas, (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo ea Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 2.5, 2.6. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 611-1P-2018 que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

Comparación entre signos mixtos y Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo HT HYPERTRONIK (mixto) con la marca K-TRONIX (mixta) y la enseña comercial K-TRONIX (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre éstos, teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Asi, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*% (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. 3.47 Htidem. >. EN We ñinterpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. SN IA y | 8 XZ 2) X Proceso 611-IP-2018 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*!.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.1? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: o Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. "34 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej. terr, en enterráis.* Disponible en: htlp://dle.rae.es/?id=NCu16TO (Consulta: 08 de noviembre de 2018), REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “4. m. Gram. Unidad minima aistable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexerma, morfema gramatical; p. ej, de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfermas: rsona, primera, y número, plural” Disponible en: htto://dle rae.esf?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de pee de 2018).

A d| Ny JA Proceso 611-1P-2018 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!?: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. > (ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.** c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.!* 13 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2018 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Fan DEIS S a“y Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015.

A 5 S > os vá 'erpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio 10 Proceso 611-1P-2018 3.4. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo, Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. '*? 3.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.!” 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.

Marcas evocativas 4.1. Como en el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que la expresión TRONI evoca el concepto de electrónica, la cual es una palabra de uso común para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se puede ejercer exclusividad sobre dicho término, de igual manera manifestó que el signo HT HIPERTRONIK (mixto), al contener la expresión evocativa HYPERTRONIK, lo hace suficientemente distintiva y permitirá que el consumidor identifique el signo solicitado a registro; razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo!?. 4.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo —18____ Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. 3P As Ibidé IS - 2 Fu De ndo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p- 10. e an. cl! 4.4, 4.5. 5.1. 52: Proceso 611-1P-2018 evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. *? Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.?0 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones TRONI e HYPERTRONIK y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común, En el presente proceso la sociedad Colombiana de Comercio S.A., Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A., señaló que la expresión HYPERTRONIK resulta ser descriptiva con relación a los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, indicó que el término TRONIK es una expresión de uso común para los servicios relacionados con la electrónica, y la palabra HYPER al tener el significado de SUPERIOR, describiría al signo como "UN SERVICIO SUPERIOR RELACIONADO CON LA ELECTRÓNICA”; por su parte la SIC manifestó que la expresión TRONI constituye un término de uso común para la Clase 35 de la referida clasificación, teniendo en cuenta que el término evoca el concepto de electrónica, por lo que no se puede ejercer exclusividad sobre dicha palabra, señaló que el signo solicitado a registro no resulta descriptivo ni carente de distintividad, ya que no se refiere de manera directa a ninguna de las caracteristicas de los servicios que pretende identificar, indicó que los elementos de forma individual que conforman el signo HT HIPERTRONIK (mixto) resultan ser genéricos, pero al encontrarse en una combinación de palabras brinda un efecto distintivo y apto para su registro, razón por la cual resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate.

NS Ibidei, 12 Proceso 611-1P-2018 5.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(..)* 5,4, Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento destriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.21 5.5.

Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; ( )” 5.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? 5.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna 4 ¿PA a —Ény so Á / Sy De la referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015.

SS Ss Y, AN ra Ibideda. 1 Cos NY | 13 5.8, 5.9. Proceso 611-1P-2018 forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo pueda servir para identificarlo.22 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.?* De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 5.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados 5H 5.12. exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?6 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto,?8 En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso Ibidem.

¿Abidem. eric Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 1ke an referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. Proceso 611-1P-2018 de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020100026100, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Uís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ñ Í Hugo Ramiro Gómez Apac GISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.

NX V DM, is Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feljoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO mr > a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación SS a ial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación je Es Do e l ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. x ON Es > = 'A >) 15 o a e 3) /