TRIBUNAL DE JUSTICIA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS E LA COMUNIDAD ANDINA 550-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 12-067088 11001032400020140069000 Patente de modelo de utilidad “"FORMALETA METÁLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS ENTREPISO” Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3924 del 09 de octubre de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 50 al 58 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020140069000, y;

El Auto de 19 de septiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Hay DE Demandante: ho GUSTAVO SERRANO RODRÍGUEZ Proceso 550-IP-2018 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -— SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la patente de modelo de utilidad “FORMALETA METÁLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS ENTREPISO” cumple con los requisitos de patentabilidad en especial con el requisito de novedad.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 50 al 58 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se interpretará el Articulo 81 de la Decisión antes mencionada! por ser pertinente. No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 50 al 58 debido a que no es materia de controversia en el presente caso el tiempo de protección de una patente, los derechos que confiere una patente a su titular, las prohibiciones que tiene el titular sobre la patente, la transferencia de una patente y el licenciamiento de la patente.

De oficio se interpretará los Artículos 16 y 85 de la decisión de la Comisión de la Comunidad Andina? a fin de determinar los requisitos de patentabilidad de un modelo de utilidad, en específico a lo relacionado a la novedad. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 16.- una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente cuy fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo;

A AS Arculo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes bal invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 550-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad Requisitos de patentabilidad: La novedad.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad Como el presente caso versa sobre la nulidad de patente del modelo de utilidad “FORMALETA METÁLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS ENTREPISO”, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino. El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos: “Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.” La doctrina sobre el tema expresa: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico”? En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención?, El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de SS. relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.” ZUCCHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Editorial AD-HOC. S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. Ven interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-IP-2011 del 9 de noviembre de 2011. Proceso 550-1P-2018 invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico.

Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son?: “a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” 1.6.

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente: “( ) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad.

El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin”.2 1.7. Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado: “Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”. 1.8. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los “Y Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 43-IP-2001 del 24 de agosto de 2001.

SAN ZUCGHERINO, Daniel R. Patentes de Invención. Op. cit., p. 68. AN 1! PI 1.9. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. Proceso 550-IP-2018 modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

Requisitos de patentabilidad: La novedad En atención a que se cuestiona si el modelo de utilidad “FORMALETA METÁLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS ENTREPISO” cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la norma comunitaria en especial con el requisito de novedad, y habiendo establecido que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486 en lo que fuere pertinente, corresponde analizar cuáles son dichos requisitos de patentabilidad.

El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.” De la novedad de la invención? El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial?. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: a) Invención: en el caso del modelo de utilidad la invención recae sobre un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-1P-2018 del 24 de abril de 2017.

Proceso 550-1P-2018 existente. Dicho beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico no deben estar comprendidos dentro del estado de la técnica. b) Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. 2.5. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 2.6.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas perfectamente aplicables al modelo de utilidad: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. 2.7.

En tal sentido, se deberá determinar si al momento en que se concedió la patente de modelo de utilidad para “FORMALETA METÁLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y PLACAS ENTREPISO”, esta cumplía con los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa comunitaria, en particular con el requisito de novedad, aplicando las reglas expuestas precedentemente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020140069000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

US “Rersona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información A elacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. Proceso 550-1P-2018 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

O Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Rgá ero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apa KGISTRADO STRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario. ís Rafael Vergara Quintero Luis 2] g el Feijob* PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente exborncin Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 550-IP-2018 — |