TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: 258-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente de Origen: 1060-2006/01N Expediente interno del Consultante: 4171-2017 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N*4171-2017-SCP/CSJR/PJ del 19 de junio de 2018, recibido vía correo electrónico el 20 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 4171-2017, y;

El Auto de 8 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: NORDIC. PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI - DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ D. pS 4,1, Proceso 258-1P-2018 ELY LILLY AND COMPANY ELY LILLY AND COMPANY LIMITED ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la demandante infringió o no los derechos industriales de las empresas ELY LILLY AND COMPANY y ELY LILLY AND COMPANY LIMITED al presuntamente comercializar medicamentos que emplean un procedimiento protegido por las patentes de su titularidad.

NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de una patente de invención. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de una patente de invención? ELY LILLY AND COMPANY y ELY LILLY AND COMPANY LIMITED argumentó que los actos ejecutados por NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C., constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual, razón por la cual corresponde analizar la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, para lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 52.- La patente confiere a su litular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiora de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, cuando en la patente se reivindica un procedimiento: 1) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido Proceso 258-1P-2018 1.2.

El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el Artículo 50 de la Decisión 486. “Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación dle la respectiva solicitud en el Pais Miembro.” 1.3, El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 1.4.

De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: +. Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. e Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. 1.5.

El Articulo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente al ¡us prohibendi en el siguiente sentido: “Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; li) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: í) emplear el procedimiento; o ñi) 1) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento." 1.6.

La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “¡us prohibendi" que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento _ reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los pl DE Ja, fesultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente Ss AS ON SECRETARIA >| e Proceso 258-1P-2018 por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.? 1.7. Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el “ius prohibendi" del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso emitido por una autoridad nacional competente, razón por la cual se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, realizada después de esta declaración administrativa, constituye una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación; 1.8.

El Artículo 52 además hace una diferenciación de los actos realizados en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. 1.9. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. 1.10, Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. 1.11, De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenida por el procedimiento patentado estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. 1.12.A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su Artículo 239 lo siguiente: “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado." 1.13. Por otro lado, tenemos el Artículo 240 de la Decisión 486 que dispone que: A “Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una pl DET Bl a e LEN patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, ÓN v A HAN SE - e Ahterpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-1P-2010, CReET A publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No, 1835 de 21 de mayo de 2010.

ARIÍA 1] / Proceso 258-1P-2018 corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.” 1.14.La disposición antes citada establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto”: (i) Inversión de la carga de la prueba.

En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandando el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará. (ii) Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (iuris tantum), consagrada en el Artículo 240.

Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendria con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: o Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica.

Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el Artículo 16 de la Decisión 486.. O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no ha A PAY d $ 152-1P- SECRET AR yH0es: le modo referencial, Proceso 152-IP-2011 del 19 de enero de 2011, Proceso 258-1P-2018 pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. 1.15. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del Artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este Artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba.

La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.? 1.16.El consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas. 1.17.La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.S 1.18.

También es importante advertir que el Artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandando por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.” 1.19.

En relación con el asunto probatorio comentado, el consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el Artículo 240 en su último inciso: “en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”. Esto quiere decir que el consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado.

También se advierte, que en el respectivo proceso el consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.3 1.20, La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio 5 Ibidem. 1.21. 9 5 Proceso 258-1P-2018 de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.? Características de la acción por infracción de derechos sobre una patente El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes caracteristicas de la acción de infracción de derechos, a saber: 1.21.1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238), b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238). 1.21.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso 116-IP-2004. 1.21.3.

El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. / yg y SMA o > || ARA ! ls) y Ne 3) AA ROS Ibidem. > Proceso 258-1P-2018 Prescripción 1.22.

La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486). 2. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida?"

2.1. ELY LILLY AND COMPANY y ELY LILLY AND COMPANY LIMITED argumentó que los actos ejecutados por NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C., constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto en ningún momento lo autorizó para que explote la invención patentada de conformidad con lo anterior se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, su uso exclusivo y la explotación no consentida, conforme a los criterios reiterados por el Tribunal.!' 2.2.

El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (Artículo 50 de la Decisión 486). 2.3. Se habla de derecho exclusivo ya que, una vez concedida la patente, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 2.4.

De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades: 2.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla. 2.4.2. Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

El Artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de la patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.

Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines, un a producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se S PL DES - Ey ga 10. “Esje criterio fue esbozado en la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 20-1P-2016. e N ) o e 14 Ver entre otras, la Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 152-1P-2012, del 18 de abril de 2012.

SECRETARIA >|] ¿ic NO x// 8 VW: DAD PE Proceso 258-1P-2018 desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: “El Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente””. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 4171-2017, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. po! X 7 (Yi | pa Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO, an DN. Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 27-1P-2010 de 17 de marzo de 2010. fa S ) 2 EC +] 9 3 REPARA 5) Se, / NI, py ax MOS) Proceso 258-IP-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Al Y, Feijoó PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 258-IP-2018 | 10