TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 338-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 92 369330 Expediente interno del consultante: 11001032400020120002900 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca VALENTINO COUTURE (mixta) Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTOS El Oficio N* 3549 del 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 30 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Articulos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno NP” 11001032400020120002900; y, El Auto del 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Vs Proceso 338-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante + Valentino S.P.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Tercero interesado Importadora Comercial Lai Ltda. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si procede la solicitud de cancelación parcial por falta de uso de la marca VALENTINO COUTURE (mixta) presentada por Importadora Comercial Lai Ltda. Si los medios probatorios presentados por Valentino S.P.A. resultaron pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca VALENTINO COUTURE (mixta) para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

Si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) es notoriamente conocida a nivel nacional como internacional. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 224, 225 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente procede la interpretación prejudicial de los Articulos 165, 166, 167 y 224, de la Decisión 486, por ser pertinentes.' Dan Ano a» vi Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interosada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o otra persona aulorizada para ella durante los Ires años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicio la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada, No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de Proceso 338-1P-2019 3.

No procede realizar la interpretación de los Artículos 168, 169, 170, 225 y 229 de la Decisión 486, debido a que no es objeto de controversia el derecho de preferencia originado por la cancelación de un registro de marca; la decisión emitida por la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación de un registro marcario ni su notificación; así como tampoco, el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, ni la notoriedad de un signo solicitado a registro. 4.

De oficio se realizará la interpretación de los Artículos 228 y 230 de la Decisión 486, a fin de complementar el tema de la marca notoria.? transcurridos tres años contados a partir de la fecha de nolificación de la resolución que agote el procedimiento do registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular dernuestre que la falta de uso se debió, entre olros, a fuerza mayor o caso fortuito.” “Artículo 166.- So entenderá que una marca so encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las -modalidados bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga do la prueba del uso de la marca corrosponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Decisión 486 do la Comisión do la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un sigrio distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) ol grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

F b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en forias, exposiciones u otros eventos de los Sl 3 D E quero o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

Y el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, O> Ns productos o servicios a los que se aplique; E y clas cifras de ventas y de ingresos de la empresa lilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad as SE «o Aga, tanto en el plano internacional como en el dol País Miembro en el que se pretendo la | SECRET; o ARLA U, Ly y 3 <S, py Lt 1.2.

Proceso 338-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso de la marca. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La cancelación parcial por no uso de la marca En el presente caso, Importadora Comercial Lai Ltda, solicitó la cancelación parcial de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- ( ) ( ) Cuando la falla de uso de una marca sólo afectara a uno O a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; i) la existencia de actividados significativas de fabricación, compres o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; 5) los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintiva an el Pals Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores portinantes de roferencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se apliquo; b) las personas que participan on los canales de distribución o comercialización del lipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos emprosarialos que actúan en giros relalivos al lipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique e DE Pos Lera de reconocer la notoriedad de un signo bastará que soa conocido dentro de cualquiera y secioros referidos en los literales anteriores.” PAN ON a >) 4 77 Proceso 338-1P-2019 los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

(a (Resaltado agregado) 1.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 1.4.

Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 1.5.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 1.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y caracterÍsticas, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. 2, Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 2.1.

Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Valentino S.P.A. logró o no acreditar el uso de la marca VALENTINO COUTURE (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso A DE, yeRestendo al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al a ANS So > Q- EN [Fs: pl Proceso 338-1P-2019 solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta el objeto controvertido en el presente proceso, Valentino S.P.A. manifestó que presentó suficientes pruebas que acreditan que ha venido utilizando la marca VALENTINO COUTURE (mixta) de forma continua e ininterrumpida, y, además, estuvo disponible en el mercado dentro del periodo exigido por ley, por lo cual, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486* plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 166.- Se entonderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados dosde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en ol párrafo anterior. G Ss Y NES uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a 2 > detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por fa Ys faltá de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.* Proceso 338-1P-2019 mercado?. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior, c) El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo En el Proceso 191-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación, Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrian mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado, b) Blenes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes 2 los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de O lransacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe > demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

Proceso 338-1P-2019 determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Articulo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10.Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores, 3.11.En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. ——3,12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto QA ZE ¿como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el fo Qs nercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece 0 que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo SECRETARIA ” in SS 3.13 3.14. Proceso 338-1P-2019 que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado..Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional.

Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor”, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente, 3.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TICA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o =eertificado de marca. £ UY Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la Dia ) Y naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenia sus identificaciones o enseñas o comerciales por causa de un terremoto. -CRETARIA 7] 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 338-1P-2019 escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que la marca VALENTINO COUTURE (mixta) cuyo titular es Valentino S.A.P., es notoriamente conocida, por lo cual no podría ser cancelada, razón por la cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente?. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. = y ? b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de Ys productos o servicios a los que se aplique.

O! Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, 5 || productos o servicios a los que se aplique. Y 10 > 4.5. Proceso 338-1P-2019 Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente?. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un pais miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un pals miembro de la Comunidad Andina asi no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro?.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos y) Artículo 230 de la Decisión 486. La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada. ve s 2 “Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Aíidina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. m1 4.6.

Proceso 338-1P-2019 los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente*?.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”.

Y es que los "hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba!!. La marca notoria extracomunitaria'? no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo*. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. ] En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre ”“ 12 La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.

No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca simitar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar /)elcaso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de: y ap! 'opiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo Ss la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 3) 12 Proceso 338-1P-2019 la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad ——-4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través < so de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea y “el caso. 13 Proceso 338-1P-2019 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: *a) b) c) d) 1) 9) h) J) k) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo clistintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11, El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no PP realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de pr DE > ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la AS “motoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se SECRETARI A? p fal reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los 14 4.12. 4.13. 4.14. Proceso 338-1P-2019 medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?, La cancelación por falta de uso y la prueba del uso tratándose de marcas renombradas y notorias En acápites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada!5 como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas.

Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido pais. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uso real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por el solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de la Comunidad Andina donde se pide su cancelación?*. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.

Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae alguna disposición especifica que regule el asunto, de una interprotación sistemática y tolcológica de la norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la carga de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arturo.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. — Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit, p. 469) a su vez a los siguientes dos autores, en la misma linea de pensamiento. * Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daria pie para afinmar que su protección, que deriva de la calidad de noloria, estaría exenta de la carga de su uso en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria rogistrada no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486% > |. 7540 Metke Mendez, Ricardo.

"El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la 15 Proceso 338-1P-2019 4.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide su cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 4.16.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca VALENTINO COUTURE (mixta) cuyo titular es Valentino S.A.P., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de su cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020120002900, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. | | DAA as: Cecilia Lutá A Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107." “Si bien os suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notonas, pues de pemitirio la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que => está identificado con la marca de su proforencia**".* Aaa y S) UN “541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de =— da e una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Reviow, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, SECRETARIA” EIA 16 Proceso 338-1P-2019 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ro ) R. Gómez Apac Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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