IS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS: 34-1P-2019: Interpretación Prejudicial: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 110013199001201633844 02 110013199001201633844 02: Competencia desleal.

Secretos empresariales: Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* C-0374 del 13 de febrero de 2019, recibido vía correo electrónico el 19 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 259, 260, 262, 264 y 265 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 110013199001201633844 02, y;

El Auto del 18 de marzo de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante Demandado + + > SECRETARIA Nmv Colombia S.A.S. Betty Cardona de Villamil Proceso 34-1P-2019 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la señora Betty Cardona de Villamil habría cometido actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial por confusión, explotación de la reputación ajena, imitación, entre otros, en contra de Nmv Colombia S.A.S., al presuntamente violar el secreto empresarial (know how) suministrado a través del contrato suscrito para la operación de la franquicia BodyBrite?.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 259 y 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Únicamente procede realizar la interpretación de los Literales a) y b) del Artículo 259 y del Artículo 260 por ser pertinentes. No procede realizar la interpretación del Literal c) del Artículo 259 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es materia de controversia la competencia desleal por actos denigratorios.

De oficio, se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 258, 262, 264 Que presta servicios de belleza en depilación permanente, rejuvenecimiento y oxigenoterapia, entre otros. Dacisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 259 - Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: aj) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento. los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falses, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.* “Articulo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes. no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y €) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de listribución o comercialización de productos o prestación de servicios.” Proceso 34-1P-2019 y 265 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, a fin de complementar los temas referentes a la competencia desleal, el secreto empresarial y desarrollar las respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, — "Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 262 - Quien lícitamente tenga contro! de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas loales de comercio por parte de terceros.

Constiluirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legitimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de penudicar a dicho poseedor; €) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso Cc), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso 6), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseador logitimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultará, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.” “Artículo 264.- Quien posea legítimamente un secreto empresanal podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingenieria básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contranas a las normas sobre libre competencia.” “Artículo 265.- Toda porsona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo. puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido. deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin ausa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuano tonzado.” aL 1.2. 1.3. 1.4 1.5.

Proceso 34-1P-2019 Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina* Dado que en el proceso interno, Nmv Colombia S.A.S. alegó que la señora Betty Cardona de Villamil ha incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales de la franquicia BodyBrite, este Tribunal abordará el presente tema.

Definición de secreto empresarial Para Gustavo León y León el secreto empresarial “está constituido por todo aquel conocimiento o información útil y ventajosa para una empresa industrial o comercial que no es obvia ni conocida por otros en el comercio.”* Dentro del Título XVI de la competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial, se incluye la regulación de los secretos empresariales o industriales.

Los Artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarios de las prácticas desleales de comercio. Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto.

El Artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características:. Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta. + Quesea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico. Ver Interpretaciones Prejudiciales números 49-1P-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N* 1779 del 23 de noviembre de 2009; y, 123-IP-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1930 del 8 de marzo de 2011 Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina - Análisis y e 'mentarios, Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 830. a Proceso 34-1P-2019 + Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. e Que dicha información pueda transmitirse a un tercero. Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta: +.

Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas..

Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular, De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial..

Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el circulo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el circulo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes. 1.6.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: “( ) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del ER límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance Proceso 34-1P-2019 colectivo.**8 1.7.

En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el Artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. 1.8.

Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los Usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o en virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial. 1.9.

Al tenor de los Artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado. 1.10.Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el Articulo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. 1.11.La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial. 2.

Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal __ 2.1, Del proceso interno se desprende que el conflicto se deriva de la presunta pl DE YY ( Interpretación Prejudicial N* 104-1P-2008 de fecha 12 de noviembre de 2008, publicada en la Ba ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1689 del 20 de enero de 2009 PA Proceso 34-1P-2019 violación de un secreto empresarial por parte la señora Betty Cardona de Villamil en perjuicio de la empresa Nmv Colombia S.A.S., en virtud del incumplimiento de la cláusula de no competencia prevista en el contrato de franquicia suscrito entre las partes, y la posterior explotación de una actividad comercial idéntica o similar a la franquicia BodyBrite, por lo cual, es pertinente analizar este supuesto. 2.2.

Al respecto, el Artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial. 2.3.

Los Literales a) y b) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señalan: “a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; e 2.4.

Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Literal a) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2.5. La configuración de la competencia desleal en el Literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial.

Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo explotar de la siguiente manera: "explotar: 1. tr. Extraer de las minas la riqueza que contienen. 2. tr. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. 3. tr, Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona”.' 2.6.

Entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, se pueden presentar los siguientes supuestos para la configuración de un acto de competencia desleal == 2 Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular. JA 77 ASS Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una 1D > A dl / E e ¡Sponible en: httpsJ/dle rae.es/?id=HKDxVB1]HKE4K7Q (Consulta: 30 de setiembre de 2019). [F SECRETA RIA > 2.7, 2.8. 2.9.

Proceso 34-1P-2019 obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral. Ahora bien, queda claro que para que se configure un acto de competencia desleal, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estariamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.

A su vez, es necesario para que se configure un supuesto de competencia desleal que quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral o contractual, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial.

En el segundo supuesto y en el caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico, Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2.10.La configuración de la competencia desleal en el Literal b) del Artículo 262 de la Decisión 486, puede presentarse en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial.

Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera: “comunicar: 1. tr. Hacer a una persona participe de lo que se tiene. 2. tr. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. 3. tr. Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. 0 da *divulgar: 1. tr.

Publicar, extender, poner al alcance del público algo. U. t. c. prnl”? 2,11. La norma comunitaria, distingue tres situaciones: a. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor. b. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y, c. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial. Proceso 34-1P-2019 2.12 Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentariamos a un acto de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. 2.13.

Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo consistente en el ánimo de obtener un provecho ya sea propio o ya en beneficio de un tercero, de la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro, cuyo provecho no sólo se traduce en un enriquecimiento, sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, ya sea, por ejemplo informativo, estratégico, etc.

Finalmente, la norma establece que debe existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial. 2.14. Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del Artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal*? 2.15.En el presente caso, Nmv Colombia S.A.S. alegó que la señora Betty Cardona de Villamil ha incurrido en actos de competencia desleal, violando secretos empresariales de la franquicia BodyBrite, por tanto, este Tribunal abordará el presente tema. 2.16.Al respecto, el Artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.

Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. 2.17. El último inciso de dicho artículo señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera Sy er Interpretación Prejudicial N* 123-1P-2010 de fecha 12 de enero de 2011, publicada enla Gaceta 4 cial del Acuerdo de Cartagena N* 1930 del 8 de marzo de 2011.

Proceso 34-1P-2019 2.18.En el presente caso, la Sala consultante deberá determinar si la señora Betty Cardona de Villamil incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal en contra de Nmv Colombia S.A.S. 3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 3.1.

Nmv Colombia S.A.S. señaló en su demanda que la señora Betty Cardona de Villamil incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. Definición de competencia desleal 3.2. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor!”. 3.3. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 3.4, El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. 3.5.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios AS 4 pl DES E US respecto, ver Interpretación Prejudicial N” 38-1P-98, de fecha 22 de enero de 1999, publicada en E) 'aceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 419, del 17 de marzo de 1999. 10 Proceso 34-1P-2019 a la buena fe comercial, actos que atentan contra el nomal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 3.6.

Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.* 3.7. Delo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.*?2 3.8. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, 9 3.9.

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)'* Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento E Ver Interpretación Prejudicial N* 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2616 del 26 de octubre de 2015. had Ibidern. Jorge Jaeckel Kovács y Claudia Montoya Naranjo, La deslealtad en ta competencia desleal.

Qué es, córno se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar En: Rev, Derecho > A Bompetencia, Bogotá, vol.9, N*9, enero-diciembre 2013, p. 143, % ad 11 F SECRETARIA > Í 2 = o Proceso 34-1P-2019 de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general.

La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 3.10.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. $ Actos de confusión 3.11.Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 3.12 Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal:18 a) D) c) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc, En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 3.13.El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda 12 Proceso 34-IP-2019 generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.?? Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 3.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. *? 3.15. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 3.16.

La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.*? 3.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.? 3.18.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.?* 3.19.Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. as Da modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N* 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2533 del 8 de julio de 2015. 8 Ibídem. tu Ibidem.

Jia ES Ibidem. GS s OS /, Q Or rl] idem. [E SECRETARIA > dS Proceso 34-IP-2019 4, Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La Sala consultante formuló las siguientes interrogantes: (+ (SECRETARIA NO NS, Conforme al Literal a) del Artículo 260, ¿cuál es el alcance de que la información 'no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible”? Si por virtud de un contrato de franquicia (know how), se suministra información sobre un producto o servicio, proceso de producción, comercialización o distribución de los mismos, ¿puede concluirse que la información es fácilmente accesible'? ¿Cuáles son los parámetros para efectuar el análisis de confundibilidad del secreto empresarial desde el know-how?, ¿debe hacerse énfasis en las semejanzas y no en las diferencias? De conformidad con lo consagrado en el Artículo 259 de la Decisión 486, ¿en cuáles eventos no se induce al público a confusión sobre la procedencia de productos o servicios cuando con antelación en el mismo sitio se desarrolló una franquicia de una marca que identifica un conjunto de servicios y productos de tratamiento estético no médicos, de diferente índole, pero sí con marca registrada? En interpretación del Artículo 262 de la Decisión 486, ¿se vulnera el secreto empresanal y se configura un acto de competencia desleal, al desarrollar una actividad idéntica en el mismo lugar donde funcionó con anterioridad una franquicia que ofrecía similares productos y/o servicios, a pesar de existir una cláusula de no competencia por espacio de 2 años contados desde la fecha de la terminación del contrato franquicia? La cláusula de no competencia (décimo quinta del contrato de franquicia en este caso), ¿puede extenderse a personas que no fueron parte en el contrato de franquicia? Al tenor del primer párrafo del Artículo 264 de la Decisión 486, ¿la obligación de no divulgación del secreto empresarial cuando se autoriza el uso de este a un tercero por media de un contrato es una obligación implícita o debe ser convenida expresamente? En el contexto del segundo párrafo del Artículo 264 de la Decisión 486, ¿qué debe entenderse por transmisión de “conocimientos técnicos”, “asistencia técnica”, “provisión de ingeniería básica o de detalle"? Siguiendo el tenor del segundo párrafo del Artículo 264 de la Decisión 486, ¿en qué casos las cláusulas de confidencialidad convenidas pueden considerarse que son contrarias a las normas sobre libre competencia? ¿Cuál es el alcance de lo prevenido en el Artículo 265 de la Decisión 486, respecto de los socios de una persona jurídica que por virtud de 14 Proceso 34-1P-2019 contrato de franquicia tuvo acceso a información calificada como secreto empresarial?" De las preguntas antes mencionadas el Tribunal advierte una ligera confusión de los conceptos vinculados a las instituciones jurídicas involucradas, por lo que, con el objeto de brindar a la autoridad consultante una orientación lo más clara posible, se emitirá una sola respuesta integral.

Por virtud de un contrato de franquicia, el franquiciante transmite al franquiciado diversos elementos necesarios para que este último replique el negocio que muy bien conoce el primero. Un elemento sustancial (pero no el único) en dicha transferencia es el know how, es decir, el conjunto de conocimientos técnicos que permiten la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, incluyendo lo relacionado a su comercialización. El know how, por su naturaleza, tiene la condición de secreto empresarial.

En efecto, es información secreta, tiene valor comercial y el franquiciante adopta medidas razonables para mantener dicha información en secreto como, por ejemplo, exigir al franquiciado que suscriba una cláusula de confidencialidad, con el establecimiento de penalidades en caso el franquiciado divulgara dicha información. El franquiciado no puede asumir que, como el franquiciante le ha transmitido el know how, esta información o conocimiento técnico ha dejado de ser secreto empresarial.

El franquiciado tiene la obligación de mantener en secreto el know how recibido. Bajo los parámetros de la buena fe, el franquiciado no solo debe respetar la naturaleza confidencial del know how, sino que, una vez extinto el contrato de franquicia, por el motivo que fuere, no puede utilizar el know how en provecho propio, lo que significaría un evidente acto de competencia desleal.

Asi por ejemplo, —dependiendo del caso en concreto— en el caso que el franquiciado” divulgue, revele o utilice indebidamente el secreto empresarial, estaríamos en presencia de un acto de competencia desleal, de modo que el franquiciado tiene que guardar la reserva en los términos pactados en el contrato de franquicia, el contrato de know how o la cláusula de confidencialidad, según corresponda.

El know how es información y no un signo distintivo, por lo que no cabe efectuar sobre dicha información un eventual análisis de confundibilidad. El Juez tiene que diferenciar las conductas en el caso concreto. Una cosa es que haya riesgo de confusión entre marcas o signos distintivos, y otra cosa muy distinta que se haya configurado un acto de competencia desleal por violación de un secreto empresarial.

La cláusula de no competencia contenida en un contrato de franquicia es un asunto contractual que el juez debe analizar conforme a la legislación nacional. Una claúsula de esa naturaleza puede tener incidencia con A. relación a las normas de defensa de la libre competencia, lo que será pL uE AR por la autoridad competente en esta materia.

A A a 15 Proceso 34-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 410013199001201633844 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Al 2 Cecilia Luisa Ayllón Quintero Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Rd! E Zambrano” De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE (E) Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16