PROCESO 361-IP-2019 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 361-IP-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador Expediente interno del: 17811-2014-0008G Consultante Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, en Sesión Judicial, de conformidad con lo previsto en los Artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno, se aprueba con el voto conforme de los Magistrados Hugo R. Gómez Apac, Luis Rafael Vergara Quintero y Hernán Rodrigo Romero Zambrano la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador'.

VISTOS El Oficio N* 2556-2019-TDCA-DMQ-COO del 10 de setiembre de 2019, recibido vía físicamente el 13 de setiembre de 2019, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 238, 241, 242 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Za O Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2014-0008G, y;

A a O, Ly o) “ADA pe Pr yl + có ors Magistrada Cecilia Luisa Ayllón Quinteros no aprueba la presente providencia judicial. Las [e razgnes de su desaprobación se encuentran recogidas en el Acta N? 24-J-TJCA-2019 de la Sesión SECRETA E Núdicjal celebrada el 19 de noviembre de 2019. y / Sy Proceso 361-1P-2019 El Auto de 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Roberto Estuardo Rivas Maldonado Demandada + Fábrica Customboots Ecuador S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. La presunta infracción por parte de la Fábrica Customboots Ecuador S.A. sobre los derechos de propiedad industrial del señor Roberto Estuardo Rivas Maldonado? por el uso indebido de sus marcas y nombres comerciales. 2.

Laprocedencia del pago por indemnización por daños y perjuicios solicitada tanto por el demandante como por el demandado. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 238, 241, 242 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación solicitada.

El señor Roberto Estuardo Rivas Maldonado es titular de los siguientes registros de propiedad industrial FÁBRICA CUSTOMBOOTS (denominativo) Nombre comercial LA MUNDIAL (mixto) Nombre comercial LA MUNDIAL (denominativo) Nombre comercial LA MUNDIAL CUSTOMBOOTS (denominativa) Marca LA MUNDIAL (denominativa) Marca 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, También podrá LE y “actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legistación; <p Únterna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las ASI “Bisipes por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, gn cuálquiora de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el | E Ya consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los colitulares.” Z =D A, SECRET AR4cuto 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que No > se pÍdenen, entre otras, une o más de las siguientes medidas: UNIDAD PS 2 Proceso 361-1P-2019 2.

De oficio se realizará la interpretación de los Literales c) y d) del Artículo 155 y Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,* a fin de abordar el tema de la infracción de derechos de propiedad a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; €) el retiro de Jos circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo Jos envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; 6) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en al literal c) o el cierra temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, 9) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permilirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ní que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.” “Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.” *Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) al monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, €) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- * Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (e) d) usar en el comercio Un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ESy “DE “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio ZpA YE. (un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación 00. la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales E) Da nofenemente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, ED OÍ ara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre a de la empresa del titular. - dial aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto Í SEC RETAR sponda." Proceso 361-1P-2019 industrial por uso indebido en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca o nombre comercial.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 2. Delos criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. En el proceso interno se alegó la infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de la Fábrica Customboots Ecuador S.A. sobre los derechos de propiedad industrial del señor Roberto Estuardo Rivas Maldonado, por uso indebido de sus marcas y nombres comerciales, por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. 1.2, El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”. 1.3.

El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:* "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los DO É y, Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, a A 2) S -, e conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas / 2 Ñ défa materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas l ¡a y en les Articulos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitana se aplican también al nombre > CRET AREPMErCIal, por lo tanto, el Tribunal consultante deberá aplicar la desarrollado en el presente tema, SECRK mutal]s mutandis al nombre comercial en lo que fuere aplicable. => o) 4 No O, S UNipao » Proceso 361-1P-2019 cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales matenales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 1.4.

Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV (Artículos 238 al 244) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (1) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera A _ “US inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es / Ly Op Esa una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción Ñ Z =| se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de Pp | ll SECRETARIA ————— Na Verlo: 'erpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

Y La, o 5 L Y Proceso 361-1P-2019 que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.6, El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto l: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos. > S A 4 Resumen del Sujeto mi Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | productos aplicada o Supuesto | productos. semejante directamente | colocada con una sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre ll | productos.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercializaciónó Así, acondicionamiento es un término a ” e ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar Tí Dar cierta condición o calidad.

Af el e Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. E climatizar. eS) 6 Z pd DE e /D [e O, Ay (9) va 'DAD > ó 1.8. 1.9. Proceso 361-1P-2019 tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta.

Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento.

Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito?, El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto lll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Es titular de una marca | Suprime o modifica | Marca protegida para hubiese aplicado o | modificaciones después p> ECRET, 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista tr, Ven. Adiestrar a un animal. Prol. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0YOiBFo (Consulta: 12 dé noviembre de 2018). ol LEÓS Y LEÓN DURÁN, Gustavo.

Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y A Eiomentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp: 371-372. pa S 7 Proceso 361-1P-2019 colocado la marca o signo idéntico o | aplicada o colocada con semejante sobre | una marca 0 signo productos vinculados | idéntico / sernejante a los servicios que | sobre envases, distingue la marca protegida. de que hubiese sido envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Suprime o modifica la marca después de que hubiese sido aplicada o colocada la marca O signo Supuesto lll idéntico o semejante | una marca 0 signo sobre envases, | idéntico o semejante envolturas, sobre envases, embalajes o | envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos, productos.

Marca protegida para supresiones 0 modificaciones después de que hubiese sido aplicada o colocada con 1,10,En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwil/) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado'. 1.11.

Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1,12, El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.13.

La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del AL DE producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u ¿33 “eres conteniendo o reproduciendo la marca registrada. JD a ON fe Fe pa (A A LEÓ! ¡Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y SECRETA FGopréntarios.

Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. Fo » ES 8 4 S JZOA La Y, 4 o Proceso 361-1P-2019 1.14.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. 1.15.

La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.16, Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado, 1.17.

Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.18.

Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19, Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales.

Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc, 1,20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe L De ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los P3. h élementos y exactamente su misma disposición!'. pe Ya | h A - el SS AD AN SECR ETA h Y Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-1P-2018 del 11 de mayo de 2017, Y 9 Proceso 361-1P-2019 1.21.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio, En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22.

En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final, 1.23.La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional, 1.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor!? con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas, La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. pa Prevé una protección especial con relación al principio de FÁapL DE »> especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los “o; productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino (y 2 también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones l o -RE STAR Pe fiado referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015., Sy 10 l) Dan AN Proceso 361-IP-2019 de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión'?, 1.27.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” 1.28.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica!*, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una 72 -— De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo pi DES a Ygs2013.

MS jos Al réspecto, se sugiere revisar. BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones 9 y sGlasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho 4 ECRFT Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho £ Sociedad conformada por estudiantes de la — LA PEátultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N*37, pp. 268 y 269. v/ ENS 7, A 1 1 (Y) y Vip AD pa Z Proceso 361-1P-2019 infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin, 1.30.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 1.31.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 1.32.

En cambio, respecto del plazo de cinco años'*, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.33.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial 3 para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción Zar D j Ga? E EI Y, S he Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo / 3 Da 232mMe la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las | SEC ¿Lo. acciónes de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren A -RETA Hiñjejado de mala fe.

NO Sa, Sy 12 o e DAD yZ Proceso 361-1P-2019 de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 1.34.El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.

Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.35.

Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 1.36.En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.37.El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento.

Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia oO demanda. 1.38. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la DE ngiativa andina, para interponer una denuncia por infracción. JD A [z Y 1.39.

Si lEngoexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay SECRETA HARO de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. O % y 1 Proceso 361-1P-2019 Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraria la infracción. Acción por infracción de la marca notoriamente conocida 1.40.

El Literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.

Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir, 1.41. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada), la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”. 1.42.

En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 1.43.

Por su parte, la disposición contenida en el Literal f) del Artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización. 1,44. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta. 1.45.

Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar Ñ riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de Zi DE ¿configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor > amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede S 5) y > aléanzar fines no comerciales. le ás e Bay - Ll SEC RES AFMÓNTEAGUDO, Montiano. La protección de la marca renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Ñ >) 14 SO Un ipao PS Proceso 361-1P-2019 1.46. El Artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51. comercio, a fin de lo dispuesto en los Literales e) y f) del Artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. -Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior..En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca..Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma'”.. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”**. Para los casos específicos de infracción de un signo notoriamente conocido establecidos en los Literales e) y f) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo contemplado por el Articulo 232 de la Decisión 486 establece que las ws SECRETA 015.

Y (> modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciémbre de 2015. odo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo SY 15 Proceso 361-1P-2019 infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso.

“Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común." 1,52, Para efectos de computar el término de cinco años consagrados en la norma, se deben tener en cuentas las reglas descritas en los párrafos 1.29 al 1.34 de la presente interpretación prejudicial. 1.53.Es importante destacar que las acciones de infracción contra un uso no autorizado de un signo notoriamente conocido no prescribirán cuando las referidas acciones se hubieran iniciado de mala fe conforme lo dispone el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.54.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Delos criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios 2.1. En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación tanto el demandante como el demandado solicitaron la indemnización de daños y perjuicios de conformidad con el Literal b) del Artículo 241, la misma que deberá ser calculada según los criterios establecidos el Artículo 243 de la Decisión 486, 2.2.

El mencionado Artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. 2.3.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es ga DE Ygecir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como 15 consecuencia de la vulneración de su derecho.

La pérdida en referencia ll 2 Ya deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de | SECRET, a nPQmercialización de los productos amparados por el signo que no ha o Cy 9, ES 16 Aly O Vida pS, Proceso 361-1P-2019 respetado la exclusividad de la marca. 2.4. Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrian sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 2.5, La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido (Literal c del Artículo 243).

“En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”*?. 2.6. En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable”.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2014-0008G, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 18 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-1P-2004 del 13 de enero de 2005. e De conformidad con el Principio de Complemento Indispensable, “cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implomentación o desarrollo de aspectos no regulados o poraquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países A pl DE J 2 'ar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, 4% equisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho ¡Q Mu cofuunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, hs una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.” Ver Interpretaciones Prejiseliciales recaldas en el Proceso 142-1P-2015 del 24 de agosto del 2015 y en el Proceso B7-IP- y SECRETA Radi3 del 8 de mayo del 2013, Ay, Y 17 Proceso 361-1P-2019 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

IN Els Luis Felipe ¡od Feijoó SECRI TARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. AL D SS ES ta SY 18