TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del consultante Referencia Magistrado ponente VISTOS 377-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 11-123093 -11001032400020130040500 Signo involucrado NUTRISAL (mixto) Hugo R. Gómez Apac El Oficio N? 4025 del 30 de setiembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 1 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso de lo Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los Literales a), b), e) y f) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020130040500; y, El Auto del 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno ¿pi DE Demandante Demandada Brinsa S.A. Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia Proceso 377-1P-2019 Terceros interesados: Agromezclas de Colombia S.A.S. (hoy Nutriago de Colombia S.A.S.) Nutriss Colombiana S.A.S. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si el signo NUTRISAL (mixto) solicitado a registro es distintivo respecto a los productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.
Si el signo NUTRISAL (mixto) solicitado a registro por parte de Agromezclas de Colombia S.A.S. (hoy Nutriago de Colombia S.A.S.), resultaría ser genérico y descriptivo respecto de los productos que pretende distinguir. Si el signo NUTRISAL (mixto) solicitado a registro resultaría ser evocativo de las características de los productos que pretende distinguir.
NORMIAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a), b), e) y f) del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede realizar la interpretación de las normas solicitadas, por cuanto no es objeto de controversia los signos constituidos por palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, etc.; los colores ni la forma de los productos que distingue el signo solicitado.
De oficio se llevará a cabo la interpretación prejudicial de los Literales b), e) y f) del Artículo 135 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina!, para tratar el tema de la distintividad intrínseca de un signo, y “Y Ne.) % 0) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Articulo 135.- No podrán registrarso como marcas los signos que: (.-) b) carezcan do distintividad;
Vescribir la calidad, la cantidad, el destino, ol valor, la procedencia geográfica, la época de lucción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para ECRETAR1AS cuales ha de usarso dicho signa o indicación, incluidas las expresiones laudatonas referidas a esos productos o servicios; Y) Sy 2 Proceso 377-1P-2019 los signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas, 3. Marcas evocativas. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Lairregistrabilidad de signos por falta de distintividad 1.1. Dado que, en los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo NUTRISAL (mixto) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; (CI 1.2. La distintividad.es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho articulo se exige que no podrán f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trale; ( )” ve Y “ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. pa E Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 15: 1.6. 1.7. 1.8. 24. 2.2.
Proceso 377-1P-2019 registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrinseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y genéricas Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que el signo NUTRISAL (mixto) solicitado a registro por parte de Agromezcias de Colombia S.A.S. (hoy Nutriago de Colombia S.A.S.), estaría compuesto por el término descriptivo NUTRI y la expresión genérica SAL, respecto de los productos que pretende distinguir, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus “scaracteristicas, cualidades o propiedades según se trate. 23 24. 2.5. 2.6. 2.7.
Proceso 377-1P-2019 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(y Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; lud Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna Proceso 377-1P-2019 forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.” 2.8.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 3 2.9. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? 2,10.
Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 2.11. El que un término sea técnico o descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.
Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico o descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 2.12. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o genéricos en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o genéricos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.
Marcas evocativas 3.1. Como en el proceso interno, la SIC señaló que la denominación NUTRISAL resultaría evocativa de ciertas caracteristicas de los productos que pretende distinguir, es decir, destinado a la nutrición; por lo cual resulta pertinente analizar el presente tema. 7 S Ibidem. dem: SECRP> a R De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.
NY 3.2. 33 3.4. 3.5. Proceso 377-1P-2019 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo??, Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo, Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.!* Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.!? En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación NUTRISAL y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020130040500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. “CRETARIA Cecilia s La Quinteros Luis Rafael! a Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO os Da 4, De modo referencial. ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.
Y p "- Flbidem. ho ibídem. o 7 Y ES Yoap Anos Proceso 377-1P-2019 I ú | Hernán ro Zambraho Hugb R. Gómez Apac MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. MN ' | Hugo R. Gómez Apac ] Luis Felipe Aguilar Feljoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ñ E ES Y, es Pa “RETA m5. a ARIA - / VA e / Y, Y C, S Mer, OY