TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso Asunto Consultante Expediente de origen Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 380-IP-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/13-200028 11001032400020170003500 Patente de invención “COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN” Hugo R. Gómez Apac El Oficio N* 4027 del 30 de setiembre de 2019, recibido via correo electrónico el 1 de octubre de 2019, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N” 11001032400020170003500; y, El Auto del 5 de noviembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 380-1P-2019 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Otsuka Pharmaceutical Co,, Ltd. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SI|C— de la República de Colombia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: Si la patente “COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN” solicitada por Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con el requisito de novedad.

Los alcances de la modificación de la solicitud de la patente "COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN". NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 14, 16, 18 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Procede realizar únicamente la interpretación prejudicial de los Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel invontivo y sean susceptibles de aplicación industrial.* “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la tócnica compronderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita y oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. =Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional Competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o dé-ptioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurido el E (AÑ plozg previsto en el artículo 40." Proceso 380-1P-2019 Artículos 14, 16 y 34, por ser pertinentes. 2.

No se realizará la interpretación del Artículo 18 por cuanto la patente no fue negada por no cumplir con el requisito de nivel inventivo. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad. 2. Lanovedad. 3. Modificación de solicitud de patente. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad 1.1.

En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece: "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 1.2.

Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico. 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial?.

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona dol oficio normalmente versada en la matería técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni so hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.” 2 La novedad de la invención. - Es el atributo que toda solicitud de invención dobe poseer, la ES misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la DE J1) SLécnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o y $ escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una y Solicitud o prioridad reconocida.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se - predica de los inventos debo ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la - ¿riera a nivel mundial (Proceso 580-1P-2015 de 18 do agosto de 2016). LOS s) a S 3 1.4. 2% 2.2. Proceso 380-IP-2019 Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. La novedad En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. por falta de novedad, por lo que se analizará este tema.

El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización O cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40." Sobre este requisito la doctrina ha señalado que "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Y ¿¿orEt a Nivel inventivo. - Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente ol estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, O si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trale, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de «dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-1P-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda sor producido o utilizado en cualquier >” actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el S hecho do que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industnal, (eurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patantabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-1P-2015 de 9 de septiembre de 2016).

XI 2.3, 2.4. 25; 2.6. Proceso 380-1P-2019 Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”* Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: "Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad ( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.

(negritas fuera de texto). Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida?.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento?, ZUCCHERINO, Daniel R., "MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”.

Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704, (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de _ 2004), 2.7. 2.8. 23. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4, Proceso 380-1P-2019 En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención?, Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Modificación de solicitud de patente En el proceso interno se presentó la modificación de la solicitud de la patente "COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN”, razón por la cual es necesario comprender los alcances de la posibilidad de modificación de las solicitudes de patente.

De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.

La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las SALVADOR, Jovani Carmen.

Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch. Valencia. dl (2 En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. AN gs logo 9-1P-2014. a Zz Y y e Proceso 380-1P-2019 Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina? señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada.

Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones: - Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente. > Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas. 3.5.

Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-1P-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro: - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Articulos 25 y 30 de la Decisión 486). 3.6. El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente?0: 2 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaría ==.

General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización DE y Us ¿Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004, pp.89-90. Proceso 380-1P-2019 ) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita. ii) Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34 de la Decisión de la 486. lli) Otras de naturaleza similar.

Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes: i) La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como, colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros!!. ii) La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud. 3.7.

Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica. 3.8.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance LA de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción Qe Y! S> originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea > q Om sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante 3.9. Proceso 380-1P-2019 viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.'? Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática.

Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nitidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes. Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse. 3.10.

Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente 3.11. podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando: determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud de la patente “COMPOSICIÓN EN TORTA QUE COMPRENDE ARIPIPRAZOL COMO INGREDIENTE ACTIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN” implicaba una modificación que no calzaba con los supuestos señalados en el presente acápite.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020170003500, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo gel Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Qt Ys A pr /, O X= tz a ¡Yer Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-]P-2002 de fecha 24 de mayo de 2002. py” A SS » z Q S Proceso 380-1P-2019 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo R. Gómez Apáac MAGISTRAD De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. l z % pl t | MS da Hugo R. Gómez Apa Luis Felipe Aguilar Feijoó RESIDENTE SECRETARIO | Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10