TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto; Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 572-1P-2018 Interpretación Prejudicial Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 156930 928/2014 La oposición andina Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 257/2018 del 25 de septiembre de 2018, recibido vía courier el 26 de octubre del mismo año, mediante el cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 8, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 928/2014; y, El Auto del 18 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: ¿PE 1 /Jerceros Interesados: 7. ON px pa 1] VO ES 0%, Poy Es o Y, > Vnao » Hero Motocorp Ltda. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Marta Cecilia Torres Proceso 572-1P-2018 Daniel Restrepo Betancur B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Legitimación para presentar Oposición Andina. 2. Si existiese riesgo de confusión entre el signo HUNK (denominativo) solicitado por la compañía Hero Motocorp Ltda, el cual pretende distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, con la marca HUNK (denominativa) registrada en Colombia por la señora Martha Cecilia Torres, el cual protege productos de la Clase 12 de la referida clasificación internacional. 3.
Presentación de documentos en idioma extranjero. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 8, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Artículo 8 de la Decisión citada' por ser pertinentes. No se interpretarán los Artículos 137 y 172 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia la denegación del registro de una marca por incurrir en competencia desleal y la nulidad de registro de una marca.
De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a), 146, 147, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser ' Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma.
Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando asi lo considere conveniente.” a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comorcio afectara indebidarnmente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ).* "Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga 44, Megítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar 3 sd VD “Y ehregistro de la marca. 1/2 ) e pp, E >| 2 9] q) % O “Y A MIDA D Pp DIR Proceso 572-1P-2018 materia de controversia la irregistrabilidad del signo por riesgo de confusión, la oposición andina y el examen de registrabilidad de una marca.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina. El interés real en el mercado. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación, Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos.
Autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola voz un plazo adicional de treinta días para prosentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas sí asi lo disponen las normas nacionales, No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis mesos posterioros al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, sí tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada." “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto ol titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su intorós real en el mercado del País. Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponoría. La intorposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud «de registro de marca proviamento presentada en cualquiera de los Países Miembros de confommidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro do la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” “Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” pr D Evo “Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 140-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1,5. 1.6. GEA Proceso 572-1P-2018 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La oposición andina.
El interés real en el mercado Teniendo en cuenta que en el presente proceso la señora Martha Cecilia Torres con domicilio en Colombia planteó oposición andina en contra de la solicitud de registro del signo HUNK (denominativo), es necesario desarrollar el alcance de este tema. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.
En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legitimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros.
Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina". Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Paises Miembros; o, (li) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:* A? E PAR Vor Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 1.8, 1.9. Proceso 572-1P-2018 a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Articulos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.
Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 1.10. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: UTN a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:? a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde DI E y AL En OS 12 S DN Ne e Prejudicial recalda en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013. = SECRETARIA >| a ES o S KA / 9, Moa DA Proceso 572-1P-2018 se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del Pais Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el Pals Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del Pais Miembro donde se formule la oposición. 1.12.
Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el pais en donde formula la oposición. 1.13.En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro Pals Miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del Pais Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo*. 1.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 1.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la GR e 5 $ “Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-1P-2015 del 20 de julio de 2015 y /L y 202-1P-2014 del 20 de febrero de 2015. = a, e o 6 — SECRETARIA ”| Proceso 572-1P-2018 defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 1.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro Pais Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 1.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las caracteristicas esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. 1.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1.19, En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 1.20.
Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro Pals Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo HUNK (denominativo) y la marca HUNK (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la 4 «causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 22: 2.3.
Proceso 572-1P-2018 “Artículo 136,- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. z SECRETARIA >| Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Y Y As 8 “$ Abidem. ey | 8 d) Proceso 572-1P-2018 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios!”: (i), Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. 10. Veginterpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017.
SECRETARIA > || Proceso 572-1P-2018 El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto, En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.
Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo “GU ossolicitado HUNK (denominativo) y la marca HUNK (denominativa), es NN 10 VS /2 1 La O 3.2, 33; Proceso 572-1P-2018 necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.'* Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:* a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario'* Como ejemplo tememos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. '$ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, proscinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., tor, en enterráis.” Disponible en: http//dle.rae.es/?%id=NCu18TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).
ZO b > a ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de morfema: Ye iHemas: mujer y -es. pena Gram. Unidad mínima aislable on el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos eN 1 1 SECRETARIA ” | Proceso 572-1P-2018 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado HUNK (denominativo) y la marca HUNK (denominativa). 4, Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 4.1.
Tomando en cuenta que Hero Motocorp Ltd., manifestó que posee un gran número de registros de la marca HUNK en distintos países, y a fin de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, se procede al análisis de este tema. 4.2. Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha MH) 2 m. Gram.
Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -er0. Y y Mm 3%. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfernas: /L j pórsena, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de a ha nóviembre de 2018). ECRETARIA ” | 12 C SECRETARIA 4.3, 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
Proceso 572-1P-2018 manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada Pals Miembro, Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capitulo ll, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomia se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones?*, Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros”.
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado pais, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo pais que denegó el registro??, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado!?, De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007, Ibidem. 'Sg8wodo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. ON >) 13 3) 2/ O, Proceso 572-1P-2018 4.8, Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?, 4.9.
Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares?!. 4.10, No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos??. 4.11, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 4.12.Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no 20 Ibidem. ).
Ibidem, AS 2 “Sh lem 14 Proceso 572-1P-2018 riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 5. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos 5.1. En el presente caso, el SENAPI manifestó que no se valoraron pruebas presentadas en idioma extranjero, puesto que no fueron acompañadas por su traducción al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar dicho tema. 5.2.
El Artículo 8 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano, En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente." 5.3.
Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos. Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis.
No obstante lo anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la presentación de la traducción al idioma castellano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente. 5.4.
En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil traducción por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano. 6. Absolución a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
En relación a la afirmación de HERO MOTOCORP LTD., respecto a AL DA =que posee registros de la marca HUNK en distintos países y que por Ay ñ /,¿8se motivo no podía declararse probada la demanda de oposición “debiendo precautelarse el interés de los vendedores propietarios de ! 15 yA vi” 6.2. Proceso 572-1P-2018 la marca HUNK, señaló que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 22-IP-2012 desarrolló la jurisprudencia que advierte que por el principio de independencia la oficina nacional competente se encuentra plenamente facultada para realizar el análisis de registrabilidad del signo solicitado HUNK, de conformidad a la normativa vigente aplicable al presente caso, encontrándose la autoridad en plena libertad de adoptar la decisión que considere adecuada respecto al caso de acuerdo al criterio de interpretación de los hechos y de las normas vigentes.
Sobre el particular, se solicita al Tribunal confirmar dicho entendimiento y si su aplicación es correcta. Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto; no obstante, la Sala consultante deberá remitirse a lo explicado en los Temas 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, Finalmente, se consulta a ese Tribunal que si la prueba presentada por Hero Motocorp LTD., consistente en el testimonio N.-87/2016 de la Protocolización de la Resolución N.- 23432 dictada por la Directora de Signos Distintivos de la República de Colombia, referida a la cancelación por falta de uso contra el Certificado de Registro N.- 430166, que sirvió de oposición andina, correspondiente a la marca nominativa HUNK, registrada para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tiene implicancia y trascendencia en el presente proceso.
La respuesta conforme a la introducción del presente Tema se encuentra desarrollada en los Temas 1 y 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 928/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
La presente Interpretación Prejudicial se firma de los Magistrados que Cecilia Luisa Ayllón Quinteros de -— A Luis Rafael Vergara Quintero === MAGISTRADA MAGISTRADO y AN E AN 16 SECRETARIA >| a o, Proceso 572-1P-2018 vd Herná lid O Huga Ramiro Ses pac ¿OS RADO MAGISTRADO => o) De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la p sente Interpretación Prejudicial el Presidente (E) y el Secretario.
Le SE | pao 4 IN Sr Va Luis Rafael Vergara Quintero Luis Felipe Aguilar Feijoó PRESIDENTE (E) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17