TRIBUNAL DE JUSTICIA Quito, 23 de octubre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expedientes de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS E LA COMUNIDAD ANDINA 622-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 10-165310 11001032400020140007300 Signo involucrado EURO (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 4381 del 7 de noviembre de 2018, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) y m) y 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020140007300, y;
El Auto de 19 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandada: “o INVERSIONES EURO S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Proceso 622-1P-2018 Terceros Interesados: BANCO PICHINCHA C.A. REPRESENTACIONES EURODENT S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.
Si el signo EURO (mixto) solicitado a registro por INVERSIONES EURO SAA. resulta distintivo respecto de los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza 2. Si el signo EURO (mixto) reproduce o imita la bandera de la Unión Europea. 3. Sila denominación EURO es de uso común y por lo tanto débil respeto de los servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales b) y m) y 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales únicamente se interpretará el Articulo 135 Literales b) y m) de la Decisión antes mencionada! por ser pertinente. No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) por cuanto no es materia de controversia el impedimento de registro de un signo por ser idéntico o similar a un nombre comercial.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) b) carezcan de distintividad; m) roproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, == signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el 3 punto de vista heráldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
SD [ SECRETARIA >|) ¡fe E D. —h 2. E. Proceso 622-1P-2018 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de analizar las marcas conformadas por designaciones usuales o comunes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
El origen empresarial de una marca. Irregistrabilidad de signos por ser similares o idénticos a escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados, escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Organización Internacional. Palabras de uso común en la conformación de marcas.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca 1.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo EURO (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; 1.2.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 3 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarso como marcas los signos que: (.) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
L..) et Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. F. 1.3. 1.4, 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 622-1P-2018 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho articulo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no identifica un servicio en específico ni puede ser asociado a un 4 A + Var Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. SS vet Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del'24 de agosto de 2015. Proceso 622-1P-2018 origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.10.
Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.11. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12.
Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues 2d 22: 2.3. para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y asi evitar el riesgo de asociación. Irregistrabilidad de signos por ser similares o idénticos a escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados, escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier Organización Internacional.
En el proceso interno, la SIC denegó la solicitud de registro del signo EURO (mixto) al considerar que el elemento figurativo reproduce el escudo de la UNIÓN EUROPEA, en vista de lo cual se analizará este tema, El Artículo 135 literal m) de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: fi) m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas oO denominaciones de cualquier organización internacional;
( )” La norma antes citada, busca proteger las denominaciones de los Estados y Organizaciones Internacionales con la finalidad de que no sean utilizadas por empresarios como marcas y, además, se intenta evitar el riesgo de confusión para el consumidor, respecto del origen empresarial del producto o servicio, ya que influye mucho en el consumidor al momento de adquirir una mercancía o contratar un servicio de donde proviene.
Ninguna persona puede sin autorización de las autoridades competentes —— registrar un signo que en su totalidad o en parte de sus elementos, contenga 2.5. 2.6. 2Ñ 2.8. 2.9. Proceso 622-IP-2018 escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y garantía de los Estados. Las Organizaciones Internacionales también poseen escudos, banderas, emblemas, siglas, denominaciones que los identifican y por tanto la norma comunitaria los protege de que terceros utilicen ya sea en la marca o en su contexto, elementos que puedan considerarse una imitación. Si una persona pretende utilizar en su signo, escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales o denominación de un Estado u Organización Internacional, deberá contar con la autorización por parte de la autoridad nacional competente para su utilización. El Convenio de Paris, en su Artículo 6 ter, 1) a) dispone que: Artículo 6 ter [Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales] “1) a) Los paises de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.” Dicha norma faculta a los países para que rehúsen el registro, anulen y prohíban la utilización sin permiso de las autoridades competentes de marcas que utilicen escudos de armas, banderas o emblemas de Estados de los países de la Unión, así como toda imitación de escudos, lo cual está acorde con lo que dispone nuestra normativa comunitaria.
Por su parte el Convenio de París en su Artículo 6 ter, 3) a), en ampliación a lo antes expuesto enuncia que: Artículo 6 ter [Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales] ( ) 3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse reciprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista.
Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Proceso 622-1P-2018 deseen colocar de manera absoluta o dentro de ciertos límites, así como también tienen el deber de notificar todas las modificaciones ulteriores introducidas, debiendo además poner a disposición del público dentro del término legal las listas notificadas. 2.11.
El Artículo 135 Literal m) de la Decisión 486, ampara al país como tal y sus simbolos patrios para que ninguna persona se aproveche del prestigio, fama o en general haga un mal uso del nombre del Estado utilizándolo sin autorización de la autoridad nacional para fines comerciales. 2.12. El diccionario de la Real Academia de la Lengua enuncia varias definiciones de Estado, sin embargo, el que más se apega a la norma andina es el que lo define como: “País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios.”* 2.13.
Solo un país goza de soberanía, que en palabras de la Real Academia de la Lengua es, "Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”, las ciudades, comunas, distritos como tales si bien son parte integrante de estructura política de un Estado, éstas por sí solas no cuentan con poder politico supremo y por tanto no alcanzan la protección que el legislador quiso dar a los países. 2.14.Cuando el legislador comunitario incorporó la prohibición de registro de escudos, banderas, emblemas, entre otros, de Estados, hizo referencia a los países, y a su vez cada país en sí cuenta con una innumerable cantidad de provincias, distritos, cantones, comunidades, entre otros, que utilizan banderas, escudos y en general símbolos que los identifican, sin embargo, no por ello se ha establecido que la prohibición sea extensiva a toda la organización política local de un Estado. 2.15.Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o ¡mite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares. 2.16.
Por lo antes expuesto, la autoridad nacional deberá en el caso en particular, determinar si el signo EURO (mixto) solicitado para proteger servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra reproduciendo o imitando, sin permiso de las autoridades competentes, los $ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE.
Definición de Estado: ( ) “5. m. País soberano, reconocido como tal en el orden intemacional, asentado en un tormitorio determinado y dotado de órganos de gobiemo propios.” ( ) Disponible en- https://dle rae.es/?id=GjahajH (Consulta: 14 de octubre de 2019). ¡REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de soberania: ( )*2. f. Podor “político supremo que corresponde a un Estado independiente” ( ) Disponible en: hiips:Hídle.rae.es/?id=Y4J4020 (Consulta: 14 de octubre de 2019). - =Ú Proceso 622-1P-2018 escudos de armas, banderas, emblemas, signos o punzones oficiales de control y garantía de los Estados o de cualquier organización internacional. 3.
Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. En el presente caso se alegó que el termino EURO es de uso común respecto de los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2.
El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (--)" 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3,4.
Eneste caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.f 3.6.
En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.? 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su LE / 2 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 378-IP-2016 del 9 de marzo del 2017, OTANENOL, Jorge.
Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. Proceso 622-IP-2018 registro, En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.!? 3.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.** 3.9, La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020140007300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO DE 15. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 31 “Ade modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 2 AY > 1 Proceso 622-1P-2018 Hugo Ramiro Gómez Apac MA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.
Ls. afael Vergara Quintero e Felipe Aguií En Eeñoó PRESIDENTE (e) SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 622-1P-2018 10