TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 70-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de Origen: 08-80935 Expediente Interno del Consultante: 11001032400020100003200 Referencia: Signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO)' Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N* 0863 del 11 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 12 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020100003200, y, El Auto del 21 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A Signo figurativo solicitado: SA Y, S e D p» pa ¡A na SECRETARIA] a Z/ ÑO, S <W/ID AD P> e Proceso 70 IP-2019 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Kimberly — Clark Worldwide Inc. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero Interesado. Paola Andrea García Florian ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) el cual pretende proteger productos (pañuelos faciales) comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Kimberly — Clarck Worldwide Inc, cumple con los requisitos necesario para ser reconocido como marca. 2. Si el signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) posee distintividad intrínseca. 3.

Si el signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) sería considerado de fantasía. 4. Si el signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO), consiste exclusivamente en una forma usual respecto de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

Decistón 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de represontación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; S nap. Proceso 70 IP-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Marcas de fantasia. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas. Teniendo en consideración que la sociedad Kimberly — Clark Worldwide Inc, solicitó el registro del signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) como marca, y que entre los alegatos de la demanda alega que cumple con las formalidades contempladas en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: *( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado..

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.* “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se tralo; 1.6. 1.7. 1.8. 1.9; 1.10, TIL Proceso 70 IP-2019 b) Esindicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiria el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido Sy AN 4 Proceso 70 IP-2019 caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Articulo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: ¡) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. pre DE ye po S SECRETARIA ya a IS | / il yd T 9? a: SX) o SUN DAD P> * Proceso 70 IP-2019 1.17.

Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Los signos figurativos. Criterios de registrabilidad. Dentro del proceso interno la sociedad Kimberly — Clark Worldwide Inc., solicitó el registro de un signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas.

En el marco de la Decisión 486 se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el Artículo 134 de la mencionada Decisión”. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado con las marcas gráficas, puesto que el signo en conflicto corresponde a esa clase.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el elemento escogido en su forma gráfica”. Además, sobre este tipo de signos, se ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en la que están expresadas.

La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de lineas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir?.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 2.5.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Proceso 132- IP-2012. Ibidem. Proceso 09-1P-94, 2.6. 3.2. 3.3. 3,4, Proceso 70 IP-2019 2.5.2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. La marca figurativa debe ser suficientemente distintiva como para ser apta a registro como marca y poder distinguirse de otros signos existentes en el mercado. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Dentro del proceso se alude que el registro del signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, por lo que se procede a desarrollar dicho tema.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) b) carezcan de distintividad; (-)" La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:” a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, = Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

Proceso 70 IP-2019. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto..

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado.. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Marcas de fantasía. La demandante sostiene que el signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) es de fantasía con relación a los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional Niza, por lo que es pertinente abordar el tema planteado.. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.?.

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. +. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 4,4, 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 70 IP-2019 En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas En el proceso se ha hecho referencia a que el signo figurativo (DISEÑO DE UN EMPAQUE OVALADO) de titularidad de Kimberly — Clark Worldwide Inc, consiste en una forma usual para los productos (pañuelos faciales) comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que; (3) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; (y La norma trascrita prohíbe el registto de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos. ** Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. *' Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en: ”? a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. Sy Mba po De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016, Ibidem, 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Proceso 70 IP-2019 b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habria que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. ** El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen, Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (1) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases oO envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-IP-2015 de 24 de abril de 2016.

Ibidem. 10 Proceso 70 IP-2019 (iii) Si la forma solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020100003200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo ispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MS l 1 2 Cecilia Luisa 'AyltOñ Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA AGISTRARO 1 | HugolRamiro Gómez Apac Al De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente InterpretaCión Prejudicial el Presidente y el Secretario. | Hugo Ramiro Gómez Ap: Luis Felipe ilar Feijoó <P SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación _en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

ED 11