BS (En, ¿la TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 80-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia - Expediente interno del Consultante: 110013199001201489169 01 Referencia: Actos de Competencia Desleal Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio No. C-02462 del 15 de diciembre de 2017, recibido vía courier el 20 de febrero del 2018, por el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 22, 52, 54, 113, 114, 128 al 134, 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el proceso interno 110013199001201489169 01; y, El Auto de 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a * trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: Ingeniería de la Integración Química, Mecánica y Afines QMA S.A. Demandado: Forlin S.A.S. Proceso 80-IP-2018 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los presuntos actos de competencia desleal por parte de FORLIN S.A.S., por el uso de mecanismos ajenos a la buena fe comercial y a los usos honestos para consolidar su posición en el mercado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 22, 52, 54, 113, 114, 128 al 134, 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 113 y 129 de la Decisión 486*, por ser procedentes. No se interpretarán los Artículos 22, 52, 54, 114, 128, 155, 156 de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia los derechos sobre la patente de invención, el derecho a transferir del diseño industrial, el plazo de duración de un diseño industrial, ni el derecho que confiere una marca.
De oficio se interpretará el Artículo 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por ser parte principal de la controversia el posible acto de competencia desleal. a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulle de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” Decisión 486 de la Comisión do la Comunidad Andina “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” A MN ? Ad iS pS m » Proceso 80-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial.
Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial, Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que en el proceso interno la compañía Ingeniería de la Integración Química Mecánica y Afines QMA S.A. alegó que el diseño industrial denominado “Soporte Metálico” carece de novedad por lo que es pertinente desarrollar el presente tema..
El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”..
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”?. En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 80-1P-2018 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.* Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.* De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.* Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Articulo 129 de la Decisión 486: "Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o ufilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-1P-2013 del 21 de agosto de 2013. Proceso 80-IP-2018 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad”, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta). ? 1.10.
Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)? en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: () Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares. *? (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. El TJCA, en el Proceso 486-IP-2015, del 28 de noviembre de 2016, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1.
Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 486-1P-2015 del 28 de noviembre de 2016, = Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de DEy U Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002. 1.11.
Proceso 80-1P-2018 (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos.
Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento.
Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.*' 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra 2. 22 los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial La compañía Ingeniería de la Integración Química Mecánica y Afines QMA S.A., sostuvo en su demanda que la sociedad FORLIN S.A.S., habría realizado actos de competencia desleal al utilizar mecanismos ajenos a la buena fe y a los uso honestos para consolidar su posición en el mercado, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.
Definición de competencia desleal Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor*?..
Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 80-1P-2018 variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores.
Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.
Sobre el particular, el Articulo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.** En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, $ 0» Ss er Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. / (2. % lem.
Me | 7 ¡(F SECRETARIA > MO ES NO 2) Proceso 80-IP-2018 2.9. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)!" Veamos en detalle ambos elementos: a) Esun acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 2.10.La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. ** En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110013199001201489169 01, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. — = JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia.
La deslealtad en la compotencia US desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N” 9, enero-diciembre 2013, p. 143. ¿Midem. Proceso 80-IP-2018 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
A => Cecilia Luisa AyllórrGúínteros Luis Rafael Vergara Quintero ¡ MAGISTRADA MAGISTRADO Ñ / iro Gómez Apac MAGISTRA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ES Luis Feli A SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia dé la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.