ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 152-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de Origen: 12-131033 Expediente interno del Consultante: 11001032400020150011900 Referencia: Signo involucrado EURO (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, en Sesión Judicial, de conformidad con lo previsto en los Artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno, se aprueba con el voto conforme de los Magistrados Hugo R. Gómez Apac, Luis Rafael Vergara Quintero y Hernán Rodrigo Romero Zambrano la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia!, VISTOS El Oficio N? 1209 del 5 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 032400020150011900. 1%] a Po Lageñora Magistrada Cecilia Luisa Ayllón Quinteros no aprueba la presente providencia judicial.

Las an ! zones de su desaprobación se encuentran recogidas en el Acta N* 24-J-TJCA-2019 de la Sesión Dai - dicial celebrada el 19 de noviembre de 2019. ÑO, s NWÍS 2 Proceso 152-1P-2019 El Auto de 08 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. Demandante, demandado. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: INVERSIONES EURO S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: LAVAGEL S.A.S. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

Si el signo solicitado cumple con los requisitos para ser registrado como marca. 2. Si el signo solicitado es distintivo intrínsecamente respecto de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Sila expresión EURO es un término de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual procede por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Articulos 134 y 135 Literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, —_——_—., Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: carezcan de distintividad.

(a: ADecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — 1.1. 12 1.3, 1.4. 1:5: Proceso 152-1P-2019 con el fin de tratar los temas de concepto de marca e irregistrabilidad de signos de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo EURO (mixto) como marca y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: YA “Artículo 134.- A ofectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de ropresentación gráfica. La naturaloza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logolipos, monogramas, retratos, otiquetas, emblemas y escudos c) los sonidos y los olores d) las letras y los números 0) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores la forma de los productos, sus envases o onvalturas - Nr) ==, cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anterioros.” MON “Articulo, 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) Á Peonsistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del mu _ producto o servicio de que se trato on ol lenguaje corriente o en la usanza del pais.

Proceso 152-1P-2019 a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. 1.6. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. 1.7.

Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos. 1.8.

El Articulo 134 de la Decisión 486, en siete Literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas 1.9. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10,A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Jae NT perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o ae “indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de WS estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por:cuianto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en PE + forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose 4 Proceso 152-1P-2019 preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12, En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir: también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A DE LM,Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los AS Á “4 Requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso > 3 en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Articulos REA 135 y 136 de la Decisión 486.

Dn Ti 1] la al ): Proceso 152-1P-2019 2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad 2.1. En el proceso INVERSIONES EURO S.A. argumentó que no corresponde conceder el registro como marca del signo EURO (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específi camente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..-) b) carezcan de distintividad;

Ese 2.2. La distintividad es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* 2.3.

La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.4.

La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 2.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? mm e E LUZ — Ss s “Ver qneraretació Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 5 a vé enc Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016 E Ari] Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.6. 2. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 152-1P-2019 El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrinseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso INVERSIONES EURO S.A. argumentó que la expresión EURO es un término de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trale en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (-..)” En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate..

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. rohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los s: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo Proceso 152-IP-2019 denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.” 3.6.

En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.3 3.7.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.* 3.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. f Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 378-1P-2018 del 9 de marzo del 2017. >,OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, SS ES = "Ver Interprotación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 10iA Dé modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, Proceso 152-1P-2019 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020150011900 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaran de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero AA Herná; ro Zambrano MAGISTRADO ¿ X AGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Hugo Ramiro Gómez|Apac Luis Felipe A Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 152-1P-2019 |