TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 366-1P-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPL- de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 779572-2018 Referencia: Acción Reivindicatoria Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 1149-2019/DSD-INDECOPI del 17 de septiembre de 2019, recibido vía courier el 26! del mismo mes y año, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la Republica del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 237 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 779572-2018, y;

El Auto de 22 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: JORGE MANUEL MENDOZA RÍOS Demandada: NELLY DENISSE NOSSAR ADAUI esales se recibieron el 04 de octubre de 2019 vía correo electrónico ante la secretaria de este Tri Junal. 1 >) y pes el Oficio N* 1149-2019/DSD-INDECOPI fue recibido en la fecha mencionada, las demás piezas 1.2, Proceso 366-1P-2019 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si procede la acción reivindicatoria solicitada por el señor JORGE MANUEL MENDOZA RÍOS sobre las marcas y el nombre comercial registrados a favor de NELLY DENISSE NOSSAR ADAUL.

NORMA A SER INTERPRETADA El consultante solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? el cual se interpretará por ser pertinente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486. Respuesta a la pregunta formulada por el consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción reivindicatoria conforme al Artículo 237 de la Decisión 486 Por cuanto en el presente caso el señor JORGE MANUEL MENDOZA RÍOS pretende la reivindicación de los derechos sobre las marcas y nombre comercial registrados a favor de NELLY DENISSE NOSSAR ADAUI, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

El Artículo 237 de la Decisión 486 señala: “Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transforida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co solicitante o cotitular del derecho.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiose solicitado u obtenido porquien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que lambién tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitarite O cotitular del derecho.

Cuando un registro do marca se hubiese solicitado y obtenido en perjuicio de otra persona que también luviese tal derecho. la persona afectada podrá reivindicario ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotilular del derecho. Si la legistación interna del País Miembro lo pemmite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indermización de daños y perjuicios. «Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión dol derecho o a los dos ¿años contados desde que el objeto de prolección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país 'Par quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes.

No prescribirá la acción si quien abluva el dorecho lo hubiese solicilado de mala fe." Proceso 366-1P-2019 Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como co solicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del Pais Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes.

No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe." (Énfasis agregado) 1.3. De acuerdo con lo establecido en la norma antes citada, la acción reivindicatoria Únicamente procede respecto de una patente, un registro de diseño industrial y un registro de marca, es decir, no procede respecto de otros derechos de propiedad industrial. 1.4.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no es menos cierto que sobre estos se pueden hacer diversos actos dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable prever una figura que recupere o rescate derechos.

En el derecho civil, la figura de la acción de reivindicación tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de propiedad intelectual.3 1.5. Enel marco comunitario andino se estableció la figura de la reivindicación, pero bajo presupuestos específicos que se determinarán a continuación: El Artículo 237 diferencia claramente entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para las marcas.* 1.5.1.

Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en dos supuestos: - — Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello. - O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera derecho a ello. Para el primer caso, se interpone con el propósito de que la solicitud o el derecho que fue concedido sea transferido al demandante; y para el segundo, con el objeto de que se le reconozca como ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, 8 ¿ne en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014 y Ver li lerpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014, e: y /) 1.6.

Proceso 366-1P-2019 solicitante o cotitular del derecho, 1.5.2. Para las marcas: Únicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera dicho derecho. En este caso el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria con la finalidad de lograr que se le reconozca como co solicitante o cotitular del derecho de marca.

Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar la acción reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa comunitaria prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro de marca, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción. Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previó una causal relativa e independiente de nulidad (Artículo 172% de la Decisión 486); cuando la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (Artículo 136 Literal d)* de la Decisión 486); y, para los casos en que el registro se haya efectuado para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal relativa de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 172.- La autondad nacional competonte decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquior persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 0 cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción presenbirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sóla se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.--) =d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las eocircunstancias su uso pudiera originar un ricsgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante ty he o haya sido un representanto, un distribuidor o una persona exprosamente autorizada por el ttitolar del signo prolegido en el País Miembro o en el extranjero; yr 1.8.

Proceso 366-1P-2019 irregistrabilidad contenida en el Artículo 137” de la Decisión 486.2 La acción reivindicatoria tiene las siguientes características:? - Legitimación activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla, - Legitimación pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo. - Objeto: Con el ejercicio de la acción pretende la restitución de la solicitud o del derecho para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del derecho.

Es preciso señalar que la acción reivindicatoria no persigue que se restituya el derecho obtenido por quien actuó con fraude a los derechos de un tercero, tal como sería el caso de la solicitud de mala fe. - Procedimiento: como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción. - Indemnización de perjuicios: La norma comunitaria establece que si la normativa interna del País Miembro lo permite, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios.

Como no se establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben aplicar los presupuestos básicos previstos en el Artículo 243*% que regula el asunto en relación con la acción por infracción de derechos de marcas. La acción reivindicatoria tiene un término de prescripción que se calcula teniendo en cuenta el plazo que expire primero entre: i) Los cuatro años contados desde la fecha de concesión del registro de marca, y ii) Los dos años 10 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - =Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiose solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. podrá denegar dicho registro.” Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-IP-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 2427 del 11 de diciembre de 2014. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los critenos siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de li infracción: el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción: o, el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta vel valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido." T:9: Proceso 366-1P-2019 desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.*' En este último caso si bien la norma se refiere a "el pais”, el Tribunal estima que el uso debe entenderse en cualquiera de los Países Miembros debido a la repercusión comunitaria de la norma estudiada.

Además de lo anterior, la norma excluye dicho término de prescripción al supuesto de que la solicitud se hubiera presentado de mala fe.'? 1,10. El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que le permitan 41% 2.1: llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe. Para el caso particular, la mala fe podría estar marcada por la intención de explotar una marca sin brindar al demandante ninguna participación económica.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe.*3 En el presente caso, se deberá establecer si el caso bajo estudio encaja en los anteriores presupuestos procesales de la acción reivindicatoria.** Respuesta a la pregunta realizada por el Consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

“Si el Artículo 237 de la Decisión 486 resulta de aplicación en aquellos casos en que la interposición de la acción reivindicatoria se efectué a un nombre comercial” Para dar respuesta a esta pregunta el consultante deberá remitirse al párrafo 1.3 del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el Proceso Interno 779572-2018, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. ”n 14% Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, — publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014. ler Interprotación Prejudicial recaida en el Proceso 421-1P-2014 de fecha 20 de noviembre de 2014, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Proceso 366-1P-2019 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y WI _ 4 E AS, 5 EN cd Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.