TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 217-A1P-2018 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 572762-2014/DSD 8040-2015-0-1801-JR-CA-23 Signos involucrados ALIEN (mixto) / ALIENWARE (denominativa) y ALIENWARE y logotipo (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 8040-2015-S-5*SECA-CSJLI-PJ del 18 de mayo del 2018, recibido el 21 del mismo mes y año, vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República dei Perú, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 146, 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 8040-2015-0-1801-JR-CA-23 El Auto del 23 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

() (ii) (ii) Proceso 217-IP-2018 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: MAINHOUSE ELECTRONIC $.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI DELL INC. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son: Si el signo ALIEN (mixto) solicitado a registro en Perú, resultaría confundible con las marcas ALIENWARE (denominativa) y ALIENWARE y logotipo (mixta) registradas en Colombia.

Si MAINHOUSE ELECTRONIC S.A.C. goza de un derecho preferente para solicitar el registro del signo ALIEN (mixto) al haber cancelado en Perú el registro de la marca ALIEN y logotipo (mixto) de propiedad de Grupo Leafar S.A.C. Si DELL INC. cuenta con legitimo interés para formular oposición andina en base a sus marcas ALIENWARE (mixta y denominativa) registradas en Colombia.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial los artículos 136 literal a), 146, 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación solicitada. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero en particular cuando a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos O Servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

NAON o Proceso 217-1P-2018 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. La oposición andina. El interés real en el mercado. Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada. Preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos “Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente olorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposición Las oposiciones lemeranias podrán ser sancionadas si así lo disponen tas normas nacionales No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, sí lales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada ” “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legitimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente ' “Articulo 168.- La persona que oblenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa” => 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 217-1P-2018 En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ALIEN (mixto) y las marcas ALIENWARE (denominativa) y ALIENWARE y logotipo (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, ( )" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de ¡unio de 2016 Ibidem Su, 1.4.

Proceso 217-1P-2018 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio, b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo Ibidem Proceso 217-1P-2018 de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017 b 1.6. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 217-IP-2018 para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo ALIEN (mixto) y la marca ALIENWARE y logotipo (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor, Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.6 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:$ (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver Interpretaciones Prejudictales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial 472A1P-2015 de 10 de junio de 2016 (ii) (iii) Proceso 217-1P-2018 Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*0 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionano de la RAE. Definición de lexema *1 m Ling Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p ej., sol, o que poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej, ter, en enterráis” Disponible en: http://dle rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionano de la RAE. Definición de morfema *1. m. Gram. Unidad minima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: Mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical, p. ej, de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3. m. Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas. persona, primera, y número, plural* Disponible en: http.//dle rae es/?id=Polt8¡2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018) b) Proceso 217-1P-2018 (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se (v) encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso!!: (M (ii) (iii) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión Si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*? Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar “ 12 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro, Ver Interpretación Prejudicial 161-1IP-2015 de 27 de octubre de 2015 2.4, 2.5. 2.6. 3.1. 3.2, Proceso 217-1P-2018 una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión.?*? Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. !* Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.** Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ALIEN (mixto) y la marca ALIENWARE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 6 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, 1 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015 Ibidem.

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016 A — 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 217-1P-2018 arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sialrealizarla comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad a las reglas para el cotejo de signos denominativos enunciadas en el punto 2.3. del Tema 2 de la presente providencia. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado ALIEN (mixto) y la marca ALIENWARE (mixta).

Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013 Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 217-1P-2018 La oposición andina. El interés real en el mercado Teniendo en cuenta que en el presente proceso DELL INC. planteó oposición andina en contra del signo ALIEN (mixto) solicitado en Perú, en base al registro de sus marcas ALIENWARE (denominativa) y ALIENWARE y logotipo (mixta) MAINHOUSE ELECTRONIC S.A.C., es necesario desarrollar el alcance de este tema.

Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.

A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (1) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ij) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Paises Miembros.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca?", respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.

Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:?! 21 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julto de 2015, p 7 = 4.8. 4.9.

Proceso 217-1P-2018 a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.

En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.

Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 4.10, De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: 4.11. a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:?? a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Paises Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o 2 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013 Proceso 217-IP-2018 similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. 4.12.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 4.13.

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del Pais Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo”, 4.14, Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 23 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 107-1P-2015 del 20 de julio de 2015 y 202-IP-2014 del 20 de febrero de 2015 Proceso 217-1P-2018 4.15.La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, asi como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrian penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. 4.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 4.17.En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro Pais Miembro. 4.18.Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.19.

En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 4.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Proceso 217-IP-2018 Derecho preferente originado en la cancelación por no uso de una marca registrada En el proceso interno MAINHOUSE ELECTRONIC S.A.C. argumentó que tiene derecho preferente para el registro del signo ALIEN (mixto) al haber iniciado acción de cancelación en Perú del registro de la marca ALIEN y logotipo (mixta) de propiedad de Grupo Leafer S.A.C. Por lo tanto, resulta pertinente abordar el tema planteado.

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486. Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas.?* El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada. La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de a CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, Décima Sexta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125 Proceso 217-1P-2018 un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.

Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. Preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cómo se entiende el derecho preferente de acceder al registro contenido en el artículo 168 de la Decisión 468, con ocasión de un resultado favorable en el trámite de una cancelación marcaria? Tal como se explicó en el Tema 5 del acápite D, de la presente interpretación prejudicial, el derecho preferente nace a favor de la persona que obtiene una resolución favorable por la cual se cancela definitivamente una marca registrada que no se usó en el comercio.

El derecho preferente en sí no otorga la titularidad automática del signo, toda vez que está sujeto a que quien obtuvo la resolución de cancelación favorable, deba solicitar el registro del signo, seguir el proceso normal de registro y si luego de cumplirse las etapas se concede el signo, recién en ese momento tendrá el derecho sobre el mismo.

¿Se puede entender un mejor derecho el derivado de la cancelación marcaria (Artículo 168 de la Decisión 486) frente a una oposición andina (Artículo 147 de la Decisión 486)? ¿Y en ese sentido debería ser tomado por la oficina nacional competente como prioritario en relación a una oposición andina justificada en el registro de marcas en otro país de la Comunidad Andina (Colombia)? ZS DE y YUS Son dos instituciones jurídicas distintas el derecho preferente Lñio > A de una resolución favorable de la solicitud de cancelación de u o Qa e marcario (cuya marca no se usó en el mercado) regulado en liarticulo.

ARIA ? WS IN “o < oe, IS NIDAD Proceso 217-IP-2018 168 de la Decisión 486, de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486, por virtud de la cual el titular de una marca o quien primero solicitó el registro de una marca en un primer país miembro puede oponerse, en un segundo país miembro, al registro de una marca idéntica o similar, caso en el cual el opositor (ubicado en el primer país miembro) deberá acreditar su interés real en el mercado del segundo pais miembro donde interpone la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca en cuestión (en el segundo pais miembro) al momento de interponer su oposición. Si la oposición andina se fundamenta en un derecho anterior al del registro marcario cuya cancelación se solicita, es evidente que la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación, tal como se explica en el siguiente ejemplo.

Asumamos que Ticio registró en la Oficina de Marcas de Colombia la marca “X” el año 2005. Con posterioridad a ello, el año 2010, Lucio registra en la Oficina de Marcas del Ecuador la marca “X1” que es idéntica o similar a la marca “X” de Ticio. Resulta que Ticio no toma conocimiento del registro de la marca "X1” en Ecuador”. Lucio usa la marca "X1” solo dos años, hasta el 2012, y deja de usarla a partir de enero del 2013.

El 16 de enero del 2017, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador la cancelación del registro de la marca “X1”. Dicha oficina resuelve de manera favorable la solicitud de cancelación de Mario mediante acto administrativo firme del 30 junio de 2017. Por virtud del derecho preferente previsto en el articulo 168 de la Decisión 486, Mario tiene derecho preferente al registro de la marca "X1", el cual podrá ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación (el 16 de enero de 2017) y hasta dentro de los tres meses siguiente de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa (el 30 de junio de 2017).

Ahora asumamos que, sobre la base del derecho preferente, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador el registro de la marca “X1" el 15 de agosto de 2017 (dentro de los tres meses que concede el derecho preferente), pero esta vez Ticio sí toma conocimiento de dicha solicitud de registro. Toda vez que el signo “X1” es idéntico o similar a la marca "X” de Ticio registrada en la Oficina de Marcas de Colombia, y dado que este registro es anterior (año 2005) al registro que en su momento se concedió a Lucio (año 2010), Ticio puede oponerse a la solicitud de registro marcario presentada por Mario el 15 de agosto de 2017, caso en el cual Ticio deberá solicitar el registro de la marca “X” en la Oficina de Marcas de Ecuador al momento de interponer su oposición andina.

Si Ticio hubiera tomado conocimiento del trámite del registro de la mar pl DE YN Ñ realizada por Lucio en Ecuador, podría haberse opuesto en virtud a | igura S de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486 A Ll, Proceso 217-1P-2018 6.3. ¿Si es que el titular de una marca en un país de la Comunidad Andina (Colombia), no tramita la cancelación de una marca idéntica o similar en otro país de la Comunidad (Perú), podría beneficiarse de la cancelación marcaria obtenida por otra empresa sobre dicho registro? Esto es, oponiéndose a la solicitud de registro de quien tramitó la cancelación marcaria y obtuvo en última instancia una resolución favorable, pero que no se le concedió el registro en base a la oposición andina citada.

La persona que tiene derecho a disfrutar del derecho preferente es aquella que tramitó la solicitud de cancelación del registro marcario y obtuvo resolución favorable. Si dicha persona no hace uso del derecho preferente en el plazo de 3 meses, entonces cualquier otro tercero puede solicitar el registro del signo distintivo en cuestión en la medida que el registro anterior dejó de tener efectos jurídicos por virtud de la acción de cancelación. Este otro tercero puede ser incluso el titular de una marca registrada en otro país miembro de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera pertinente no ampliar más la respuesta brindada a efectos de evitar resolver el caso concreto. 6.4. ¿En el análisis de confundibilidad respecto de una oposición andina basada en el registro de marcas en otro país de la Comunidad (Colombia), es suficiente el hecho que se cuente con dicho registro de marcas y se haya solicitado el registro marcario ante la oficina nacional competente interés real en el mercado), aun cuando dicha solicitud sea posterior a la solicitud marcaria derivada del trámite de una cancelación marcaria? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 4 de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 8040-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último PEEL del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. == ÑO SÍ! Proceso 217-1P-2018 1) ti) p? | Seca Cecilia Luisa Ayllé Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán Rodrfgo Yo ambraño' Hugo Ramiro Comer Apu MAGISTRA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Ml y mn da 1d NS miro Gómez Apag Luis Felipe Agbilar Feijéó — PRESIDENTE SECRETARIO Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la' presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. pL DE, S ES 2 (ná SECRETARI. a LO, NO, a