TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 103-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 027325 11001032400020140061700 Signo involucrado VITALITY (mixto) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N” 0900 del 11 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 12 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001032400020140061700; y, El Auto del 06 de septiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandada: Pharmaton S.A. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Proceso 103-1P-2019 Tercero Interesado: Affinity Networks S.A. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.
Siel signo VITALITY (mixto), posee o no distintividad adquirida. 2. La relevancia de la conformación de signos en idioma extranjero, en vista de que la marca VITALITY (mixta), se halla conformada por el término en idioma inglés VITALITY, que traducido al español significa VITALIDAD. 3. Si la expresión VITALITY evoca características o cualidades de los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Si el término VITALITY y/o VITALIDAD es considerado una denominación descriptiva y de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5 de la referida clasificación internacional. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, el cual se interpretará por ser pertinente.
De oficio se interpretará el Artículo 135 Literal g) y su último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, concerniente a la Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos quo: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en ol comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha do usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Ed g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual dol producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (A o mM >. on-= 12 1.3. 1.4. Proceso 103-1P-2019 conformación de marcas con denominaciones de uso común y la distintividad adquirida.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Marcas evocativas. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La distintividad adquirida o “secondary meaning”. En el presente proceso la SIC señaló que la marca VITALITY (mixta) adquirió distintividad por su uso en el mercado, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (us) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha aclquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.
El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.
El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas No obstante lo previsto en los literales b), e), ), g) y h), un signo podrá serregistrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiose estado usando constantemente en el País, Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” 1.5, 1.6, Uf: 1.8. 19, Proceso 103-1P-2019 causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486%, En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.
En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.
Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.
El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no*: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del fecha 25 de febrero de 2016. Abides. Proceso 103-1P-2019 b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.10, En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. 2.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 2.1. En atención a que la marca VITALITY (mixta) se encuentra conformada por la expresión en inglés VITALITY, cuyo significado generalizado es VITALIDAD, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 2.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 2.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoria del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 2.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los paises de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 2.5.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que en 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 33: 3.4. Proceso 103-1P-2019 un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad, En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Marcas evocativas Como en el proceso interno la SIC señaló que la marca registrada tiene la expresión VITALITY, la cual es una expresión evocativa dentro de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente analizar el presente tema.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo”.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos * Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10.
Ibidem: Proceso 103-1P-2019 consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.” 3.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación VITALITY, y posteriormente realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 4.1.
Teniendo en cuenta que en el presente proceso Pharmaton S.A., argumentó que los términos VITALITY y/o VITALIDAD son denominaciones descriptivas y de uso común dentro de los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 4.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 4.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? Ibidem.
De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Proceso 103-1P-2019 De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(a)" Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca? No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*? En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020140061700, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. De mato referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. Proceso 103-1P-2019 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.
A | f Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez'Apac MAGIS De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 1 | se MS PYV Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe A lar Féijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Inte rpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.