TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de diciembre de 2019 Proceso: 481-1P-2018 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente de origen: 16-446430 Expediente interno del Consultante: 110013199001201646430 01 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio No. C-01518 de 31 de julio de 2018, recibido el 31 de agosto de 2018, vía courier, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los artículos 191, 192 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013199001201646430 01: y, El Auto del 16 de noviembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: FERRETERÍA Y COMERCIALIZADORA DISTRIFER LTDA Proceso 481-1P-2018 Demandado: DISTRIFER S.A.S ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si prescribió la acción por infracción presentada por FERRETERÍA Y COMERCIALIZADORA DISTRIFER LTDA. en contra de la empresa DISTRIFER S.A.S. por el presunto uso indebido del signo DISTRIFER.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 191, 192 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede únicamente la interpretación del articulo 244 por ser tema controvertido. No se interpretarán los artículos 191 y 192 relacionados al nombre comercial por no ser punto de controversia dicha figura jurídica.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Respuesta a las preguntas de la consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comorcial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cosa el uso del nombre o cesan las aclividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El litular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idóntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del lítular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 155, 157 y 158 on cuanto corresponda” "Articulo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cínco años contados desde que se cometió la infracción por última voz." (e ls [E o AR D Á peo yo A SA A ( SECRETARIA >| " <) LU o Sto ap PS 1.1. 1.2. 1.3, 14.
Proceso 481-1P-2018 ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial En consideración a que en el proceso interno la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la prescripción extintiva de la acción y desestimó la demanda planteada por la compañía actora se analizará este tema.
El artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prescribe lo siguiente: “Artículo 244- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica?, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.
Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
Al respecto, se sugiore revisar BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescrapción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista "Derecho £ Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N? 37, pp. 268 y 269.
We € ») E Mb an pe: ELA 1.6. 1.7, 1.8. 1.9. Proceso 481-1P-2018 d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. Las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial, conforme al artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.
En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único) - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial.
Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.
Él tiene: So Proceso 481-IP-2018 dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 1.10, Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta 1.11 constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.
En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 1.12.
El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta 24 califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.
Respuestas a las preguntas formuladas por la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Si el término de dos (2) años que contempla la ley para promover la acción por infracción contado desde la época en que el titular tuvo conocimiento de la transgresión, es susceptible de ampliarse al de cinco (5 años), cuando la conducta que da lugar a la infracción se prolonga o repite durante el lapso. Proceso 481-1P-2018 La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Acápite D de la presente interpretación prejudicial. 2.2.
¿Cómo se cuenta el término de prescripción, en la hipótesis anterior, es decir cuando la conducta genitora de la presunta infracción, luego del conocimiento de inconforme, se repite o prolongan en el tiempo? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Acápite D de la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 110013199001201646430 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. f ' J | X Cecilia Luisa AylloerGiuinteros “ Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO IN A Hugo'Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario. <E / UN YA Y AN Pl =1 >| Proceso 481-1P-2018 MN Hugo Ramiro Gómez Apac Luis Felipe Aguilár Feijoó PRESIDENTE- SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.