TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proceso: 642-1P-2018 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de Origen: 03-72203 Expediente interno del Consultante: 11001032400020130001300 Referencia: Signo involucrado EBEL PARIS (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 4377 del 7 de noviembre del 2018, recibido vía correo electrónico el 8 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales ¡) y |) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020130001300, y;

El Auto de 19 de agosto del 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno EBEL INTERNATIONAL LIMITED SECRETA RIA >| Proceso 642-1P-2018 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Terceros Interesados: YAMBAL DE COLOMBIA S.A. FEDÉRERATION DÉS INDUSTRIES DE LA PARFUMÉRIE ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son: 1.

Sielsigno EBEL PARIS (mixto) solicitado por EBEL INTERNATIONAL LIMITED puede generar un engaño en el consumidor en cuanto a la procedencia de los productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Si el signo EBEL PARIS (mixto) es irregistrable debido a que presuntamente consiste en una indicación geográfica, 3.

Silos términos PARIS, FRANCIA, FRANCÉS, FRANCESA y FRENCH son de uso común respecto de los productos contenidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Sielsigno EBEL PARIS (mixto) fue solicitado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales i) y 1) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! los cuales se interpretarán por ser pertinentes.

Decisión 486 do la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) D) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaloza, el mado de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( ) l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales so aplique..-) Ds culo 137,- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan í que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de mpetencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Proceso 642-1P-2018 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal 9) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de tratar el tema de palabras de uso común en la conformación de marcas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos engañosos. 2. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera. 3. Palabras de uso común en la conformación de marcas. 4. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Irregistrabilidad de signos engañosos 1.1. Dado que el demandante manifestó que el signo EBEL, PARIS (mixto) no induce a un engaño al consumidor respecto de la procedencia geográfica de los productos identificados con el mismo, se procederá a la interpretación de lo establecido en la norma. 1.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 1.3, El Literal i) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Us«a) 1) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; 1.4.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: () AS consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del E Producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la “tésanza del país;

DI ¡ -- $ y E 4 tb; 1.6. 2 2.2. 23, Proceso 642-1P-2018 propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.? El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. * En el presente caso se deberá determinar si el signo EBEL PARIS (mixto) podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que identifica.

Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera? Debido a que en el proceso interno se cuestiona si el signo EBEL PARIS (mixto) consiste en una indicación geográfica susceptible a inducir a confusión respecto a los productos que identifica, se abordará esta causal de irregistrabilidad. En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del Artículo 135 de la Decisión 486: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”;

(.J" La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que se entiende por indicación geográfica, en su Título XIl se señala como tema general las Indicaciones Geográficas, para luego subdividir el título en dos capítulos que son: 1) las Denominaciones de Origen y 11) las Indicaciones de Procedencia. Ver Interpretación Prejudicial 120-1P-2015 de 3 de junio de 2015.

Ibidem. De modo referencial, ver Procesos 311-IP-2016 de 14 de diciembre de 2018 y 315-I1P-2016 de 17 de febrero de 2017. Proceso 642-1P-2018 Protección jurídica de las Denominaciones de Origen. Definiciones? 2.4. El Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por Denominación de Origen enuncia que: “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva O esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos." 2.5.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de Denominación de Origen: 2.5.1. Primer elemento: que la Denominación de Origen debe estar constituida por el nombre de un país, región o lugar determinado; o, la Denominación que sin ser la de un país, región o lugar determinado se refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha Denominación para distinguir al producto objeto de protección”. 2.5.2.

Segundo elemento: que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la Denominación, es decir, que el producto protegido como Denominación de Origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente, 2.6.

Por su parte, el Artículo 214 de la Decisión 486* establece las características s Este acápite fue desarrollado con base en la Interpretación Prejudicial recaida en el proceso 311-IP- 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 3641. E Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 119-1P-2014 del 15 de julio de 2015. a Ibidem. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al = efecto emita la oficina nacional competente. == ap D Ej ¡>Elyso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción recho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan p A 2001 añadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión 2 2.8. 2.9.

Proceso 642-1P-2018 de protección territorial de las Denominaciones de Origen, incluyendo entre ellas las siguientes: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido!?. La Denominación de Origen se protege en el pais donde es presentada la solicitud a partir de la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente.

En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la Denominación de Origen!!*. De otro lado, el citado Artículo reconoce que todo uso no autorizado de la Denominación de Origen que cree confusión constituye una infracción al derecho de propiedad industrial. Dicho supuesto no solo es sancionado en casos de usos como Denominación de Origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto; es decir, no se podrá utilizar la Denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como "género, tipo, imitación”, o similares??.

Sobre la protección de la Denominaciones de Origen comunitario, el Artículo 218 de la Decisión 486 establece que: “Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos”, y que “Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.” 2.10.La Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País 2.8, Miembro a una Denominación de Origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento*?, Por otro lado, sobre el reconocimiento de las Denominaciones de Origen extracomunitario para su protección, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 219 de la Decisión 486**, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales O comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso en el consumidor.” Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 474-IP-2016 del 16 de marzo de 2016.

Ibidem. Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 119-1P-2014 del 15 de julio de 2015. Proceso 642-1P-2018 exclusivo y derecho de ¡us prohibendi de registro de una denominación de origen andina reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la denominación de origen andina.

La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso, deberá notificar al Pais Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su legítimo derecho. Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en sus derechos de uso exclusivo y de ¡us prohibendi de registro, cuando haya existido el reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

( )"** 2.12.En ese sentido, para que un Pais Miembro otorgue protección a una Denominación de Origen extracomunitaria deberán cumplirse con los siguientes presupuestos**: o Que exista, necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte;. La Denominación de Origen que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y,.

La Denominación de Origen que se solicita deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de una Denominación de Origen en el Pais Miembro, entre ellos, la exigencia del examen de incompatibilidad con los derechos protegidos de las Denominaciones de Origen. En el caso de que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma comunitaria. 2.13.

Los reconocimientos analizados en párrafos anteriores implican la protección de la Denominación de Origen —comunitaria o extracomunitaria— y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el pais donde nace el mismo, así como el lus prohibendi del registro de la Denominación como signo distintivo en su territorio. 2.14.

Resulta necesario señalar que para invocar una causal de irregistrabilidad del registro de un signo o una acción de nulidad de una marca, debido a que reproduce, imita o contenga una Denominación de Origen, se requiere que 13 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 219.- Tratándose de denominacionos de origen o indicaciones geográficas protegidas en tercoros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello -—. esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte.

Para solicitar dicha protección, Aa D E Tas.donominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.” GP 1 Ver nierpretación Prejudicial recaída en el Proceso 76-IP-2007 del 15 de julio de 2007. » AN 6 y Ver Infefprotación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2015 del 3 de junio de 2015. Proceso 642-1P-2018 la expresada Denominación de Origen se encuentre protegida; es decir, debe estar reconocida por declaración de la autoridad competente.

Indicaciones de procedencia!” 2.15. Entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica. 2.16. En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los Articulos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 que expresan: “Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio, A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.” 2.17.Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una Indicación de Procedencia o un simbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. 2.18.En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado. ” p Este acápite fue desarrollado con base en la Interpretación Prejudicial recaida en el proceso 311-1P- SEPA, 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 3641.

Proceso 642-1P-2018 Ámbito de protección de una Indicación de Procedencia!* 2.19.Para que un País Miembro otorgue protección a Una Indicación de Procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el Artículo 223 de la Decisión 486, que dice “Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de Un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país O lugar de fabricación o de producción de los productos O de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.” 2.20.

Dando aplicación a esta norma, cuando un signo contenga Un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto. De ser una denominación caprichosa O de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse. Irregistrabilidad de un signo por consistir en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los cuales se aplique*? 2.21.

El Artículo 135 Literal 1) señala lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (+.-) 1) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos O servicios a los cuales se aplique. 2.22. Para que se dé el supuesto enunciado en el Artículo 135 literal 1) de la Decisión 486, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: 2.22.1.Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos O servicios a los cuales se aplique. 2.22.2.Que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca. 2.23.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. 2.24. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto el signo EBEL PARIS (mixto) solicitado por EBEL INTERNATIONAL LIMITED consiste en una A 7 Ibidem.

A Esté acápite fue desarrollado con base en la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 315-1P- 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 2975. Proceso 642-1P-2018 indicación geográfica nacional o extranjera y si su registro pudiere crear confusión al consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades O caracteristicas de los productos, en este caso los de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Palabras de uso común en la conformación de marcas 3.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno se argumentó que las denominaciones PARIS, FRANCIA, FRANCES, FRANCESA y FRENCH son de uso común respecto de los productos contenidos en las Clases 3 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 3.2.

El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) a) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( )” 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.22 3.6.

Enla doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”? WT A S PLE) ¿Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 378-1P-2016 del 9 de marzo del 2017.

Y, 21 Craweno! Jorge. Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. po TAN Ñ SECH ETA 0 W “ARIA >| 8 / Proceso 642-1P-2018 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes 0 usuales, las palabras O partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? 3.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa.: 3.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4. — Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal 4.1.

Debido a que en el proceso interno se cuestiona si el signo EBEL PARIS (mixto) habría sido solicitado con la intención de consolidar, perpetuar o facilitar un acto de competencia desleal, se procederá analizar este tema. 4.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que Un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” ZN DE Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 2 Démodo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. e >| 11 / Y y Proceso 642-1P-2018 Definición de competencia desleal 4,3, Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor?*. 4.4. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 4.5. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores, 4.6.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 4.7.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros; — “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, / (SS? 24 — "Aprespecto, ver Proceso 38-1P-98. publicado en la Gacota Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 419, fs y" de 17 de marzo de 1999.

SEC; RPP o p 12 C, Proceso 642-1P-2018 respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial O comercial de un competidor." 4.8. Delo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos”*, 4.9.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, 4.10.El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad”. 4.11.

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)”. Veamos en detalle ambos elementos: ? a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al 25 De modoreferencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 28 Ibidem. 27__ JAECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios << pis Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45. e NA EN JAECKEL KOVÁCS, Jorge y MONTOYA NARANJO, Claudia. La desloaltad en la competencia desleal. 4 Qué es,.cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar. En: Rev.

Derecho Competencia, Bogotá, vol.9, N* 9, enero-diciembre 2013, p. 143. 13 Proceso 642-1P-2018 interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 4.12. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo??, 4.13.

En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: “a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. 4.14.Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características*: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envio de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica Y, (ra 22 Ibidema he 5 SECRYH mn A ler a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 a a nbviembre de 2010. S €, 14 Sap pr Proceso 642-1P-2018 desleal.

(iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competilivo en sí ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)". 4.15. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )Y2. 4.16.La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 4.17.La disciplina de estos actos encuentra asi justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 4.18.Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar 25d DE “De.modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de Ss enero de 2005. e SN 32 y Ver a/modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-1P-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 15 Proceso 642-1P-2018 que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 4.19.En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 11001032400020130001300, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllóh Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO AN, QUUc Hernán Rogrigo Ro ano 16 Proceso 642-1P-2018 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, xk R / C ES ( z Apa Luis Felipe Agúilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente pica Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.

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