PROCESO 054-IP-2019 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 54-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 04-23637 11001032400020120023500 Signos involucrados SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo) / SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativo) / SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativo) / SAL DE FRUTAS LUA (mixto) Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N* 0676 de 05 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el 08 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a), b), c) y h y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020120023500; y, El Auto de 21 de agosto de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Y Demandante: Tecnoquímicas S.A. Proceso 54-1P-21:18. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia Tercero interesado: Aspen Global Incorporated ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si existiría confusión entre el signo SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo), que pretende proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado a registro por Aspen Global Incorporated, y las marcas SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa), SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa) y SAL DE FRUTAS LUA (mixta) que amparan los mismos productos de la referida Clasificación, pertenecientes a la sociedad Tecnoquímicas S.A. 2.

Si la sociedad Aspen Global Incorporated, es titular de la familia de marcas que presenta como elemento preponderante el término PHILLIPS. 3. Si el signo SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo), se deriva de las marcas registradas por la sociedad Aspen Global Incorporated. 4. Si la marca SAL DE FRUTAS LUA (mixta), tendría la calidad de notoriamente conocida. 5.

Si las palabras SAL DE FRUTA y/o SAL DE FRUTAS son consideradas denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común para los productos comprendidos en la Clase 5 de la referida clasificación internacional. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 Literales a), b), c) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede la interpretación de los Artículos 136 Literales a) y h) y 224 de la referida normativa comunitaria!, por ser pertinentes.

Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 2 Proceso 54-1P-201% No se interpretarán los Artículos 134, y demás Literales del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca y las demás causales de irregistrabilidad relativa.

De oficio se interpretarán los Artículos 135 Literales e), f) y g), 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(.J" “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 3 SODA 1.1.

Proceso 54-1P-20114 concernientes a la conformación de marcas con denominacicrnies descriptivas, genéricas y de uso común, y lo relativo a la marca notoria. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Familia de marcas. Marca derivada. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo) es confundible o no con las marcas SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa), SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa) y SAL DE FRUTAS LUA (mixta), resulta pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 4 1.2. 1.3. Proceso 54-1P-20 14 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ).” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de. dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad « | semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos' puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. 1.4. 034 Y d) Proceso 54-1P-2018 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios*: (i), Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio "se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el 5 6 Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 1.6. 2.1. Proceso 54-1P-216 entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de - las productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su: alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien u servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo: análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que «l analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos 'en confiicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo) y las marcas SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa) SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos 2.2. 2.3.

Proceso 54-IP-2012 denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.”. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría « entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se. encuentra en el” diccionario'. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: “1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, O que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=NCui6TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: “4. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. ES > 2.5. 2.6.:. Proceso 54-1P-201% Silos signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se dele tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil ci distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si $e; encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más: fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo Es captada la marca en el mercado.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo) y las marcas SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa), SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa). 3. m. Gram.

Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 9 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 54-IP-2019 Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo) y la marca SAL DIE FRUTAS LUA (mixta), es necesario que se verifique la comparación- teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? » Los signos denominativos, llamados también nominales: o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estas elementos; al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumider una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. ** Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o- varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las: combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su. conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite: diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos: mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico; ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan: causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1IP-2015 de 10 de junio de 2016. 10 ms 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 54-IP-2019 pacíficamente en el ámbito comercial**, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos!$ contempladas en los párrafos 2.3, 2.4 y 2.5 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo) y la marca SAL DE FRUTAS LUA (rnixta). j Familia de marcas De acuerdo a lo alegado por la sociedad Aspen Global Incorporated, esta sería titular de una familia de marcas que presenta como elemento preponderante y común el término PHILLIPS, por lo que se desarrollara dicho tema. > Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenec::n' a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante + cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. *” En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si' esto elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez. que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones significativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye dicha familia. Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir productos o servicios en distintas clases. Las marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada.

La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. 41 4.4, e a Proceso 54-1P-2019 productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que: el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinadá familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.' El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros lá usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica: plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.!? A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se. deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado - las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniencio ' en cuenta que la evaluación: de- los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor cora provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

Marca derivada Dado que Aspen Global Incorporated alega que ya es titular de las marcas PHILLIPS (denominativa - mixtas) y que el signo solicitado sería una marca derivada, corresponde abordar este tema.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ibidem. Resulta pertinente diferenciar a la familia de marcas de las marcas derivadas.

La marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada primigeniamente o, en todo caso, los productos o servicios que pretenda distinguir deben estar 12 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. Proceso 54-1P-2019 La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, el Tribunal ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha reconocido la figura en nuestro régimen normativo.” En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo.o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”.

Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá.establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.2 Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamentc registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.?* -: La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba Como en el proceso interno la sociedad Tecnoquímicas S.A., argumentó que la SIC reconoció la notoriedad de su marca SAL DE FRUTAS LUA (mixta), mediante Resolución33152 del 27 de mayo de. 2014, por lo que se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial 21 22 23 24 incluidos en aquellos. No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos distintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. De modo referencial, ver Procesos 439-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 140-1P-2007 del 4 de diciembre de 2007, Al respecto, ver los procesos 59-1P-2012, 90-IP-2012, 198-1P-2013, 12-1P-2014, 156-IP-2015, 43%- 1P-2015 y 439-1P-2015.

De modo referencial, ver Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 439-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 13 6. 6 3. A, 1) Proceso 541P-2015 distinguido en el Título X1l, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los.signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fueso reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conociclo.” á De la anterior definición se pueden desprender las ' siguiente s -- características:: a) Para que un signo se considere comc notorio debe ser conocide pi el sector pertinente”, b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los País::s Miembros. c).

La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio, La marca notoria y su relación con los principios de especialidaí,. territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como.. su diferenciación con la marca renombrada j De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 468(, la marca notoría es conocida por el sector pertinente; esto es, por lo”. - consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se apliqu<+; * o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo. d:: establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique*”, Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 25 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

( yo 26 y Artículo 230 de la Decisión 486. 14 Proceso 54-1P- ii Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 de la marca renombrada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente”. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero.

Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros. La marca renombrada, por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección especial en los cuatro países miembros. La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y usc real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro*.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegide: respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada - en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, «k: modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios: diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente”, Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión |. 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba.

La notoriedad delr* probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en «le Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocer de oficio y no requieren actividad probatoria (notoría non egent probatione), no son objeto de prueba?, 21 28 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por casi todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por ta marca renombrada.

Para recibir la protección, basta que la marca sea notoria en otro país miembro de la Comunidad Andina o que la autoridad de propiedad industrial considere que la marca es renombrada. La marca notoria regulada en la Decisión 486 es protegida respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente con la finalidad de evitar la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria (riesgo de dilución), así como evitar el aprovechamiento injusto de su prestigio o renombre (uso parasitario).

En la medida que una marca renombrada es conocida por casi por todos, también es conocida por la autoridad de propiedad industrial. Si la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de ta Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. 15 6.6.

Proceso 54-1P-2019 La marca notoria extracomunitaria*!.no rompe los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libe competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que sc demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumicr puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conacido. 6.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque. diferencie las mareas en-confiicto y el origen empresarial «cl. producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocita, tienen una relación o vinculación económica. 6.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es Ji posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similar. s cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respeuto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que genercri la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso. parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos: El 31 32 No es renombrada, sino una marca notoria pero fuera de la Comunidad Andina. La marca notoria extracomunitaria, al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

Ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 16 6.7. 6.8. 6.9.

Proceso 54-1P-20119 competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo: que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. esulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en «1 Literal h) del Artículo 136 de la Decisién 486 de la Comisión de le Comunidad Andina.

Prueba de la notcriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alegíi +: través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de. la Decisión 486 establece una lista no taxaliva de parámetros para probar la notoriedad, a saber:: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sentor pertinc mis: dentro.de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dexára o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y le. presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende le protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; 17 Proceso 54-1P-2049 h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una | franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, | ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras Q almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) laexistencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 6.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 6.11.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad nó basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar * todos los medios de prueba pertinentes para: demostrar el carácter de y notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”, La cancelación por falta de uso y la prueba del use tratándose de marcas renombradas y notorias 6.12.En acápites anteriores se ha mencionado. que tanto la marca - renombrada?** como la marca notoria regulada en la Decisión 486 rompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de la cancelación por falta de uso, así como la prueba del uso, requieren una modulación importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 6.13.Si la marca renombrada y la marca notoria regulada en la Decisión 486 son protegidas en un país miembro así no estén registradas ni sean usadas en dicho país, con mayor razón deben ser protegidas si han sido registradas pero no son usadas en el referido país. La diferencia está en que tratándose de la marca renombrada, la protección opera respecto de todos los productos o servicios.

En cambio, tratándose de la marca notoria regulada en la Decisión 486, la protección opera respecto de los productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del 3 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016.

Pos 34 Que expresamente no se encuentra regulada en la Decisión 486. 18 6.14. 6.15. Proceso 54-1P-201% sector pertinente. - Lo anterior evidencia que la figura de la cancelación por falta de uso aplicada a las marcas ordinarias, no puede operar de la misma manera * tratándose de la marca renombrada y la marca notoria regulada en les Decisión 486.

Dado que en ambos casos no se aplica el principio de uz o real y efectivo, corresponde desestimar una solicitud de cancelación por e! solo hecho de que la marca renombrada (o la marca notoria regulada en la Decisión 486) no está siendo usada en el país miembro de lá Comunidad Andina donde se pide su cancelación*, Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita sor usada en el país miembro donde, estando registrada, se pide “sil cancelación, su titular sí debe acreditar la existencia de notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunicsd Andina.: En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca SAL DE FRUTAS LUA (mixta), era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo SAL DE FRUTAS PHILLIPS (denominativo), de conformidad con ki:» pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si «i signo solicitado para registro configura alguno de los riesgo determinados en la presente providencia..: Como afirma Gustavo León y León: “Aunque la normativa comunitaria andina no trae ale disposición específica que regule el asunto, de una interpretación sistemática y teleclógica “d: norma se puede concluir con meridiana claridad que la marca notoria está exceptuada de la cer: de uso impuesta para el resto de los signos distintivos.” (LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo Arfutic:.

Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. ECB Ediciones S.A.C. Thomson Reuters, Lima, 2015, p. 468.) El referido autor cita (Op. Cit., p. 459) a su vez a ho siguientes dos autores, en la misma línea de pensamiento. 0 - * Por otra parte, la calidad de notoria de la Marca no depende de su uso en el país, sino de su conocimiento por parte de los sectores pertinentes.

Lo anterior daría pie para afinnor que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la carga de su ust' en el país ( ) En este orden de ideas, puede considerarse que la marca notoria registra:iu no es objeto de cancelación por falta de uso, en virtud de la protección excepcional que le confiere la Decisión 486%?. "540 Metke Mendez, Ricardo.

“El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en Revista de Estudios Sociojurídicos, Bogotá, Colombia, 9 (2): 82-110, Julio a diciembre de 2007, pp. 106 y 107. “Si bien es suficiente para legitimar la intervención dentro de esta acción el presentar una solicitud de registro de una marca similar de la cual se pretende su cancelación, esta es una figura jurídica aplicable a las marcas comunes, mas no para las marcas notorias, pues de permitirlo la norma facultaría a que cualquier tercer interesado se aproveche indebidamente del prestigio y difusión que una marca ha ganado dentro de determinado mercado.

Siendo más específicos, quien se vería afectado con dicha conducta es el público consumidor, pues este está acostumbrado a obtener cierta aptitud y calidad del producto que adquiere y que está identificado con la marca de su preferenciaó*!”:541 Torres Salinas, Carlos. “¿Cabe la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO, una historia digna de ser contada”, en Law Review, Revista de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, publicación Semestral, Enero de 2013, p.8.” 19 7.4, 7.5.

Q wY Proceso 54-IP-2C:19 Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Teniendo en cuenta que en el presente proceso la SIC y la sociedad Aspen Global Incorporated, argumentaron que las palabras “SAL RE FRUTA y/o SAL DE FRUTAS” son denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo aa resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.: Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre * las características o propiedades de los productos, tales como calidid, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿có:mo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues +. misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a cu características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de: l: Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda s€:v en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, «+ valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros das: características o. informaciones de los productos o de los- servi; para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, "incluidas te: expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un sign« conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptiva. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablot. - descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y,. por tanto, su marca sería considerada débil.* Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 36 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. 20 Proceso 54-IP-2019 7.6.

Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nembre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que «é crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. LI” aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa ción. los productos o servicios de que se trate.* 7.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunt.

¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se resporte empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de !.s, marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en algu forma para señalar ei producto o servicio que desea proteger « O, CUAL: por sí sólo pueda servir para identificarlo.* 7.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos: o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicizj « - propio; de modo que el resultado será novedoso cuando se Usa [pán; distinguir determinados productos o servicios que no tengan relació:: directa con la expresión que se utiliza. 39 7.9.

De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comic ió, de la Comunidad Andina dispone: o - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación * común o usual del producto o servicio de que se trate en el lengue:je: * corriente o en la usanza del país; 7.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados. exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras: partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza 37 Ibidem. 9p 38 Ibidem. 39 Ibidem. 21 Proceso 54-1P-2019 limitada de oposición, toda vez que lás partículas genéricas o de uzo común se deben excluir del cotejo de la marca. 7.11.No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos; o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultera imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando - de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el siano - que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuya escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción «el público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.* 7.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado ¡+ar. elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiento. clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realiza: «1 cotejo excluyendo los elementos descripíivos, genéricos o de uso. comi:», «siendo que su presencia no impedirá el registro de la dencminación:1 caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que. lu daten de distintividad suficiente. 7.13.Sotre la base de los criterios expuestos se establecerá si un siena solicitado. -2 registro constituye e no una variación de -las mars previamente inscritas, teniendo en cuenta que la nueva solicitud de. comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que le: productos.reivindicados en la solicitud correspondan a los productor.: amparados por las marcas ya registradas.

Asimismo, cabe recalcar que 1:: solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita ciu: anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que sexi concedá el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud «e. registro de marca se encuentra sujeta al análisis de. registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deji: consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N” 11001032400020120023500, l. que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con la dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado 40 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 4 De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

Proceso 54-1P-2019 Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por les Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael. Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 28 de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020. - Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cariegena. 23