TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS: 567-IP-2018 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 08-077059 11001032400020120000400 Nulidad relativa del registro de la marca CADIVEU (mixta) Gustavo García Brito El Oficio N* 3907 de fecha 22 de octubre del 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales d) y f) del Artículo 136, y del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020120000400;

El Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. dant: > A emandante e EN E [F SECRETARIA Bdmandada We; NO S o %, O/ Nm AD > ANTECEDENTES Cadiveu Cosméticos Comércio Importagáo e Exportagáo Ltda. Superintendencia de Industria y Proceso 567-I1P-2018 Comercio — SIC — de la República de Colombia ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es si procede la nulidad del registro presuntamente obtenido de mala fe, de la marca CADIVEU (mixta), cuya titularidad pertenece a la señora María Eugenia Ruiz Medina, quien fungía en Colombia como distribuidora de la empresa Cadiveu Cosméticos Comércio Importacáo e Exportacáo Ltda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales d) y f) del Artículo 136, y del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Procede la interpretación del Artículo 136 literal d) de la Decisión 486, por ser pertinente. No procede la interpretación del Literal f) del Artículo 136 ni del Artículo 137 de la Decisión 486, toda vez que no se discute la infracción a otro derecho de propiedad industrial, ni la solicitud de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.

De oficio se interpretará el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486? para analizar el tema de la nulidad relativa del registro de marca Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

AS = consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; ( )” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 172.- ( ) pl DE YY autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad Sig iva de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en ículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco ontados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” » Proceso 567-I1P-2018 obtenido de mala fe.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN x: La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe. 2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe 1.1. Cadiveu Cosméticos Comércio Importagáo e Exportacáo Ltda. solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca CADIVEU (mixta) por haber sido solicitado de mala fe. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema. 1.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente: “Artículo 172.- ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Subrayado agregado) 1.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos: (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.

(ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe. 1.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha onsagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; 1.5. 1.6. 1.2, 1.8. 1.9. Proceso 567-IP-2018 también se encuentra montado sobre dicho principio.3 El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en “cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.1* Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.S Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.* Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.” La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.$ 1.10.

La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas 3 4 Véase, de modo referencial, Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18. Ibidem. Ibidem. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. * Proceso 567-IP-2018 las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.? De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.

En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca eh el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros. ?% El análisis que se realice debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.*! Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.!? En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Véase, de modo referencial, el Proceso 12-1P-2015 del 21 de agosto de 2015.

SECRETARIA Proceso 567-IP-2018 1.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca CADIVEU (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486. 2. Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular 2.1.

La demandante argumentó que el registro de la marca CADIVEU (mixta) no debió ser otorgado al encontrarse dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el Literal d) del Artículo 136, toda vez que el demandante señaló que durante varios años la señora María Eugenia Ruíz Medina actuó como distribuidora de los productos fabricados por la sociedad Cadiveu Cosméticos Comércio Importagáo e Exportacáo Ltda., lo que probaría la existencia de una relación comercial entre las partes. 2.2.

En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal d), cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; 2.3.

El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 2.4.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad Opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado13, —— ARAS << DE y Y AÑ y Us pa AY nterpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-IP-2015 del Y de septiembre de 2016. > y) 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Proceso 567-IP-2018 Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación!!, En ese sentido, se deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la “persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta”*5; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse**.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno?”. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada!.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de representante: “1. adj. Que representa. 2. m. y f. Persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad. 3. m. y f. Persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta. 4. m. y f. Persona que gestiona los contratos y asuntos profesionales a actores, escritores, artistas, compañías teatrales, etc. 5. m. y f. p. us.

Actor o actriz de teatro.” Disponible en: https://dle.rae.es/2w=representante (Consulta: 18 de febrero de 2020). Ver Interpretación Prejudicial 48-1P-2012 del 6 de junio de 2012. r Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547-1P-2015 19 de septiembre de 2016. Interpretación Prejudicial 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016. ] vá J Proceso 567-IP-2018 relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitado de mala fe..

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultanté al resolver el proceso interno N* 11001032400020120000400, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y uis Rafdel Vergara! Quintero MAGISTRAD! Gustaw Garci Brito MAGISTRADO ) pue ez ZÁmbrana Hugó R. Gómez Apac lAGISTRADO MAGISTRADO) De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Y A Ds: d pe MS W a Hernán Ro ZW ) Zambrano" = Luis Felipe A vilar Feijoó PRESIDENTE SECRETARIO Ñ V ese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación y fé ial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación E en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. y SECRETARIA > 8 Q No y 2, Ss, NG o NOTA po