TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente Interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 211-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia 181512 332/2017-CA Signo involucrado DISEÑO TRIDIMENSIONAL! Hernán Rodrigo Romero Zambrano El Oficio N” 363/2019 de 06 de mayo de 2019, recibido vía courier el 03 de junio del mismo año, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia ha dispuesto someter a consideración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la solicitud de Interpretación Prejudicial con relación al Proceso N* 332/2017-CA?; y, De las piezas procesales incluidas en el expediente remitido ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Autoridad Nacional Consultante no estableció las normas objeto de interpretación, no obstante, en atención a la controversia planteada el Tribunal interpretará los Artículos 135 Literales b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes.

Proceso 211-IP-2019 El Auto de 03 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Crocs, Inc. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI- del Estado Plurinacional de Bolivia ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL perteneciente a Crocs, Inc., el cual pretende distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, carecería de distintividad. 2. Si el DISEÑO TRIDIMENSIONAL solicitado a registro por Crocs, Inc., es considerado una forma usual para los productos comprendidos en la Clase 25 de la referida clasificación internacional. 3.

Si se realizó o no un correcto examen de registrabilidad con su debida motivación por parte del SENAPI, al denegar de oficio el registro del signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha dispuesto someter a consideración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial en relación al Proceso 332/2017.

De oficio este Tribunal procederá a interpretar los Artículos 135 Literales b) y c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: les<) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

()” 20: ION qe 1.1. 1.2, 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 211-IP-2019 por ser materia de controversia la distintividad intrínseca y el examen de registrabilidad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales.

Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional En el presente proceso, Crocs, Inc. solicitó a registro el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL, por lo que es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.* En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.S Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.S Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-IP- 2015 del 20 de julio de 2015. 1.6. 24, 2.2. 2.3. 2.4.

Proceso 211-1P-2019 consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Para resolver el proceso interno, se deberá aplicar los anteriores parámetros para establecer si el signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL cumple con las reglas para su registro como marca tridimensional.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En tanto entre los alegatos de la demanda se alude que el registro del signo DISEÑO TRIDIMENSIONAL vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:?., a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 211-1P-2019 Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.*% El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.

El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 2.10.Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 2.11.La distintividad está de la mano con el origen empresarial.

El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.12.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto 10 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

Proceso 211-IP-2019 de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales En el proceso se ha hecho referencia que el signo solicitado a registro DISEÑO TRIDIMENSIONAL consiste en una forma usual y/o de uso común para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate; La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos. !! Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.?? Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina ha clasificado en:1? a) Las formas impuestas por la naturaleza: son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. V.g. el diseño de gafas. b) Las formas impuestas por la función del producto: son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que De modo referencial, ver Proceso 133-IP- 2015 del 20 de julio de 2015, p. 10.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2016 del 13 de octubre de 2016. Ibidem. 0 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 211-1P-2019 preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.** El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.15 Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen, Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente: (1) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(ii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste exclusivamente en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, dicha forma se encontraría incursa en la prohibición de registro estipulada en el Literal c) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(iii) Si la forma tridimensional solicitada a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen 14 15 De manera referencial, ver Procesos 209-IP-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-IP-2015 de 24 de abril de 2016.

Ibidem. 4. 4 4. 4 4. 1. 2 3. 4. 5. Y Proceso 211-1P-2019 empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma tridimensional no podrá impedir que terceros utilicen la misma. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el presente caso, se ha alegado que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486.

El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.16 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014.

Proceso 211-IP-2019 actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. 4.6. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.!” 4.7.

En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno N* 332/2017-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 28 de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020.

¿AR A | MD | YU Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. iz Ibidem.