TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 139-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia PCT/15-007474 11001032400020160036800 Patente de invención “MICROBACTERIAS INACTIVADAS PARA SU USO POR VÍA ORAL EN LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS” Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N” 1096 del 29 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 26 Literal j) y 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N* 11001032400020160036800, y;

El Auto de 16 de enero de 2020 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Y Demandantes: FUNDACIÓ INSTITUT. PER A LA INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA SALUT "GERMANS TRIAS | PUJOL” Proceso 139-1P-2019 CIBER DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si es procedente declarar el abandono de la solicitud de patente “MICROBACTERIAS INACTIVADAS PARA USO POR VÍA ORAL EN LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS” por parte de la SIC al señalar que el certificado de depósito aportado por FUNDACIÓ INSTITUT PER A LA INVESTIGACIÓ EN CIÉNCIES DE LA SALUT “GERMANS TRIAS | PUJOL” y CIBER DE ENFERMEDAD RESPIRATORIAS no cumple con las condiciones requeridas en el Artículo 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 26 Literal j) y 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, las cuales proceden por ser pertinentes. De oficio este Tribunal procede a interpretar el Artículo 39 de la Decisión Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: D de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, (.J” “Artículo 29.- Cuando la invención se refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho maternal.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos.

En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución. El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 40.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 139-1P-2019 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? por ser tema de controversia la declaración de abandono a una solicitud de patente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Declaratoria de abandono y perdida de prelación regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El depósito de un material biológico en la solicitud de patente.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Declaratoria de abandono y perdida de prelación regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Dado que en proceso interno se discute si la SIC declaró abandonada de manera indebida o no la solicitud de patente, la cual presuntamente no requería el certificado de depósito del material biológico en el marco del análisis del examen de patentabilidad, este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

Para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable. La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.3 El Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Sí a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación, Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.” Ver Interpretaciones Prejudiciales 55-1P-2011 del 9 de septiembre de 2011 y 232-1P-2013 del 26 de febrero de 2014. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1.

Proceso 139-1P-2019 los requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.” (Énfasis agregado) Teniendo en cuenta lo regulado en la anterior disposición normativa, si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada — debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin de que surta efectos.

Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud. En consecuencia, la Oficina Nacional está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. La declaratoria de abandono de la solicitud, se presenta si las deficiencias no son corregidas dentro del plazo de dos meses siguientes a la notificación o de su prórroga.

Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad. * Sobre la base de los criterios expuestos la Autoridad Nacional competente deberá determinar si las deficiencias en la presentación de la solicitud de la patente o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos contemplados en la Norma Andina fueron corregidos o subsanados dentro de los plazos regulados en el Artículo 39 de la Decisión 489, so pena de la declaratoria de abandono y la perdida de prelación de la solicitud de patente.

El depósito de un material biológico en la solicitud de patente En virtud de que en el proceso interno los demandantes señalaron que “el requerimiento de certificado de depósito de material biológico pedido por la SIC no opera cuando dicho material, previa solicitud, haya sido desarrollada extensamente en el estado del arte”, es pertinente analizar el Artículo 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de determinar el requerimiento del depósito para efectos de requisitos de forma en una solicitud de patente.

Ver interpretación Prejudicial 77-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. Proceso 139-1P-2019 2.2. El Artículo 28 de la norma andina de propiedad industrial ha establecido como un requisito de carácter procedimental, la presentación de la descripción de la invención, que como la norma lo indica deberá ser lo suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. 2.3.

En este sentido se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.? 2.4.

La norma andina señala una regla especifica cuando la descripción no pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, en el caso de estar en presencia de la solicitud de una patente de un producto o un procedimiento relativo a un material biológico 2.5. Es así, como el Artículo 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad prescribe lo siguiente: “Artículo 29.- Cuando la invención se refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina 0 nacional competente para estos efectos.

En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución. El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 40. 2.6.

Al respecto la Decisión Andina con el fin de facilitar la descripción de la invención, en una patente de producto o procedimiento relativo a un material biológico, contempla la posibilidad de la entrega de muestras del material 5 Proceso 187-1P-2016 de 24 de abril de 2017. 2.7. 2.8. 2.9, Proceso 139-1P-2019 que se pretende proteger.

El depósito del material biológico debe complementar la descripción necesaria para el otorgamiento de la patente, cuando la descripción escrita se torne insuficiente, el cual debe efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro y, en el caso de las solicitudes que invoquen prioridad, deberán contar con el debido depósito a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

La norma andina solo le otorga validez a los depósitos que se realicen ante una autoridad internacional reconocida conforme el Tratado de Budapest de 19778 o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. Para que el depósito sea válido, su descripción deberá contener: a) El nombre y dirección de la institución de depósito; b) La fecha del depósito c) El número de depósito atribuido por la institución. E Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes “Artículo 6 Estatuto de autoridad internacional de depósito 1) Para tener derecho al estatuto de autoridad intemacional de depósito, una institución de depósito deberá estar domiciliada en el territorio de un Estado contratante y gozar de seguridades, proporcionadas por dicho Estado, según las cuales esta institución reúne y continuará reuniendo las condiciones enumeradas en el párrafo 2).

Estas seguridades también podrán proporcionarse por una organización intergubernamental de propiedad industrial; en este caso, la institución de depósito deberá estar domiciliada en el territorio de un Estado miembro de dicha organización. 2) En su calidad de autoridad internacional de depósito, la institución de depósito deberá: 1) tener existencia permanente; li) poseer, de conformidad con el Reglamento, el personal y las instalaciones necesarios para el cumplimiento de las funciones científicas y administrativas que le correspondan en virtud del presente Tratado; ii) ser imparcial y objetiva; iv) estar a disposición de cualquier depositante, en las mismas condiciones, a los fines del depósito; v) aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos, de conformidad con el Reglamento; vi) expedir un recibo al depositante, así como toda declaración requerida sobre su viabilidad, de conformidad con el Reglamento; vii) observar el secreto respecto a los microorganismos depositados, de conformidad con el Reglamento; viii) entregar muestras de todo microorganismo depositado, en las condiciones y de conformidad con el procedimiento prescritos en el Reglamento. 3) El Reglamento establecerá las medidas que habrán de adoptarse: i) cuando una autoridad internacional de depósito interrumpa el ejercicio de sus funciones, temporal o definitivamente, respecto de microorganismos depositados o se niegue a aceptar tipos de microorganismos que debería aceptar en virtud de las garantías suministradas; íi) en caso de cese o de limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito de una autoridad intemacional de depósito.* Proceso 139-1P-2019 2.10.A su vez la norma señala como requisito de validez del depósito para efectos de la concesión de una patente, que el mismo se realice en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 40 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.11.En atención a lo expuesto, la Sala consultante deberá determinar si el depósito realizado por FUNDACIÓ INSTITUT PER A LA INVESTIGACIÓ EN CIÉNCES DE LA SALUT “GERMANS TRIAS | PUJOL” y CIBER DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS cumple con los supuestos señalados en el presente acápite, con el fin de otorgarle validez.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020160036800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 28 de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |. PROCESO 139-IP-2019 |