TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de febrero de 2020 Proceso: 192-IP-2019 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 10-106224 Expediente interno. del Consultante: 11001032400020140046600 Referencia: Deposito del nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio N* 1615 del 10 de mayo de 2019, recibido mediante correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 172, 191, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001032400020140046600; y, El Auto del 16 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno 105 Demandante: ESPUMADOS S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Proceso 192-1P-2019 Tercero Interesado: ESPUMAS SANTADER S.A.S. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos, son los siguientes: 1.
Si es procedente la nulidad del depósito del nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto) por la presunta confusión con la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX. 2. La presunta coexistencia del nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto), la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX. 3.
El alcance de protección de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX (mixta). 4. El alcance de protección del nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto) depositado a favor de la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicito la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 172, 191, 194, 195 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Únicamente se interpretarán los Artículos 191 y 200 de la Decisión citada! por ser pertinentes. No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155, 172, 194 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no constituye materia de controversia la acción por infracción, la nulidad del registro de marca ni el registro de un nombre comercial.
De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 190, 192 y 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? para tratar el tema del alcance de protección de un nombre Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.* “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. ll Pon > m 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Proceso 192-1P-2019 comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El registro o depósito de un nombre comercial. El nombre comercial. Características y su protección. La enseña comercial y su ámbito de protección. Coexistencia pacífica de signos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El registro o depósito de un nombre comercial En el presente caso ESPUMADOS S.A. solicitó la nulidad del depósito del del nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto) cuyo titular es la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S., razón por la cual resulta pertinente analizar el presente tema.
En virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, las oficinas nacionales competentes de los países miembros podrán proteger al nombre comercial a través de un registro o depósito, en los siguientes términos: (i) El registro o depósito tendrá un carácter declarativo. (ii) El derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere solo a partir del primer uso en el comercio.
La norma andina plantea las distintas modalidades a través de las cuales podría extinguirse un derecho de propiedad industrial, tales como la acción de cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. Respecto de la nulidad del registro de una marca, el Capítulo VII del Título Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son Independientes de la denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos “previstos en el artículo 191.” 1.5. 1.6. AZ. 1.8. 1.9. Proceso 192-1P-2019 VI de la Decisión 486 establece claramente cuáles son las condiciones para la nulidad absoluta o relativa de dicho registro. Tratándose de la nulidad del registro de un nombre comercial, si bien el Titulo X de la Decisión 486 no ha regulado de forma taxativa dicha figura, es un hecho cierto que si se otorga un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo por la posible violación de un aspecto normativo, partiendo del hecho de que el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos pertinentes que cada legislación nacional establezca.
Siendo ello así, ¿cuál sería la motivación para anular el registro de un nombre comercial? En principio y tal como se señaló en párrafos precedentes, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso o las actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si en un país miembro, en virtud de lo establecido en el Artículo 193 de la Decisión 486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional competente deberá seguir el examen establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486.
Por lo tanto, si se otorgó el registro de un nombre comercial sin considerar las condiciones de registrabilidad establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de nulidad. En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un nombre comercial la oficina nacional competente debe aplicar lo establecido en los Artículos 194 y 195 de la Decisión 486, así como lo establecido en el Artículo 172 de la referida Decisión, en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del trámite de nulidad se encuentren regulados por la legislación interna en virtud del principio de complemento indispensable.
El depósito de un nombre comercial no sigue las mismas reglas jurídicas que el registro de un nombre comercial, por lo que respecto del depósito habrá que atenerse a lo que la legislación interna del país miembro ha regulado. El nombre comercial. Características y su protección. En el proceso interno se alegó un derecho prioritario sobre el nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto) depositado a favor de la sociedad ESPUMAS SANTANDER S.A.S., por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial..
El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección > E 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 192-1P-2019 del nombre comerciaB?, El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.
No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.
Características del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientesí: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.
Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 40-IP-2013 del 9 de junio de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-iP-2009 del 12 de noviembre de 2009. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.
Proceso 192-1P-2019 un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.
Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”*, Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.
Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros, Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 45-IP-98, publicada en ta Gaceta Oficial N? 581 del 12 de julio de 2000.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-98 del 11 de marzo de 1998. 2.12. 2.13. 3.1. 3.2. Proceso 192-1P-2019 distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.
La enseña comercial y su ámbito de protección En razón a que la sociedad ESPUMADOS S.A., señaló ser titular de la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX, se analizara el presente tema. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 4868 desarrolla la protección que se debe dar a la misma.
De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 192-IP-2019 el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo 190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente.
Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.
Un empresario puede tener varios establecimientos con el mismo rótulo o letrero, y los consumidores pueden identificar a todos esos establecimientos como pertenecientes a un mismo empresario. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento. El nombre comercial, en cambio, es lo que los consumidores aprecian en conjunto: al empresario, su actividad económica y sus establecimientos.
El nombre comercial es el vehículo que permite a los consumidores identificar a un empresario determinado, y lo que él representa, en el mercado. Respecto del nombre comercial, en algunos casos los consumidores privilegiarán en su proceso cognitivo de identificación (individualización del empresario) la actividad económica, y en otros lo que privilegiarán será al establecimiento.
Es por ello que el Artículo 190 de la Decisión 486 establece que el nombre comercial es el signo que identifica a un empresario, una actividad económica o un establecimiento. Coexistencia pacífica de signos Por cuanto en el proceso interno se alegó que el nombre comercial ROMANCE RELAX (mixto) presuntamente ha coexistido durante varios años con la marca ROMANCE RELAX (mixta) y la enseña comercial COLCHONES ROMANCE RELAX, el Tribunal analizará el presente tema.
El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
Proceso 192-1P-2019 4.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 4.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. 4.7.
En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
Y e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N* 11001032400020140046600, la Proceso 192-1P-2019 que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 28 de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020.
Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO | PROCESO 192-IP-2019 | 10