TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Norma a ser interpretada: Tema objeto de interpretación: Magistrado Ponente: VISTOS: 678-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador 52516/94 17811-2013-12178 Presunta irregistrabilidad del signo ALVARO (denominativo) al estar constituido por un nombre propio de una persona natural Literal f) del Artículo 83 de la Decisión 344 Marcas compuestas por nombres propios Gustavo García Brito El Oficio N* 3545-2018-TDCA-DMQ-RJ de fecha 25 de octubre de 2018, recibido fisicamente el día 15 de noviembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 81, del Literal a) del Artículo -—— 82 y del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo /. de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno N* 17811-2013-12178;

DA El'Auto de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal yy ha] admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. - SECR TARIA > 10 - Proceso 678-1P-2018 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Yoval Agricultural Products Ltd. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el signo ALVARO (denominativo) solicitado a registro! por Yoval Agricultural Products Ltd. sería irregistrable por estar presuntamente conformado por un nombre propio de una persona natural, que sería además de uso común y podría afectar derechos de terceros.

NORMA A SER INTERPRETADA El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 81, del Literal a) del Artículo 82 y del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretarán las normas identificadas en la solicitud, por cuanto no es objeto de discusión el concepto de marca, la distintividad intrínseca de un signo, ni la irregistrabilidad por confusión entre el signo solicitado y una marca previamente registrada.

De oficio se interpretará el Literal f) del Artículo 83 de la Decisión 344?, Para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (..) M) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricalura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y (SJ Ek 12 Proceso 678-1P-2018 a fin de abordar el tema de la irregistrabilidad de marcas compuestas por nombres propios.

TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Marcas compuestas por nombres propios. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Marcas compuestas por nombres propios En el caso concreto, el signo ALVARO (denominativo) solicitado a registro está compuesto por un nombre propio de una persona natural, siendo por tanto pertinente analizar la causal de irregistrabilidad relacionada con las marcas compuestas por nombres propios, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) f Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y (.) Los nombres propios pueden ser distintivos y utilizarse, depositarse o registrarse como marca o nombre comercial, siempre y cuando cumplan con los siguientes parámetros básicos?: i¡ Que sea lo suficientemente distintivo.

Esto lo debe evaluar la autoridad competente haciendo un análisis integral. li Que su uso en el mercado no genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. li Que no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

El Tribunal adoptó estos parámetros al abordar el registro de nombres propios como marcas. Son perfectamente aplicables a los nombres comerciales. Ver la Interpretación Prejudicial 2 N*108-1P-2014 de fecha 28 de octubre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de “Cartagena N* 2434 del 16 de enero de 2015. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 678-1P-2018 Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: i. Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo.* En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como signo distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. li.

Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad de ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares.

Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario, Un ejemplo de un nombre común de “uso común” es “Claudia”.

En el ámbito ecuatoriano es una fruta, que podría ser de uso común en las clases relacionadas con comida o alimentación, pero a su vez es un nombre común. Los homónimos generan ciertos problemas en el tráfico comercial, Para utilizar un homónimo ya presente en el mercado, es necesario que contenga elementos que le otorguen distintividad. Esto debe ser evaluado por la oficina nacional competente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N* 17811-2013-12178, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. al Ll Sobre al particular, vid.

Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI). ¿Es posible registrar el nombre como marca? htips:/fwww.wipo.insmelesffaq/m_fags_q4.html (acceso: 04/03/2020) 4 Proceso 878-1P-2018 El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. a