(AÑ, (sia) US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 328-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 07-068615 11001032400020090031800 Signo involucrado EL PAPEL QUE RINDE MAS EN LA FAMILIA (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3538 del 27 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N? 11001032400020090031800, y;
El Auto de 3 de marzo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES o SEC O Partes en el Proceso Interno Demandante: yu ¡Demandada: Ye; N] A El RE Nersgrolnteresado: PAPELES NACIONALES S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PRODUCTOS FAMILIA S.A. Proceso 328-1P-2019 ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1. — Si el lema comercial EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA (denominativo), solicitado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., ostenta distintividad intrínseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Si corresponde el registro como lema comercial de EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA (denominativo), solicitado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., respecto de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Siel lema comercial EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA (denominativo), es descriptivo y de uso común respecto de los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486! anteriormente citada por ser pertinentes. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca.
De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal g), 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? con el fin de tratar lo referente a la conformación de signos por partículas de uso común y el lema comercial. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: B) carezcan de distintividad;
(..-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para desenbir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros dalos, características o informaciones de los productos o de los servicios Y Y AL De para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias réferidas a esos productos o servicios;
(y y A -cisión 486'de la Comisión de la Comunidad Andina. — la 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) | > EN AE 1.2. 13: Proceso 328-1P-2019 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad La demandante alude que el registro del lema comercial EL PAPEL QUE RINDE MAS EN LA FAMILIA (denominativo) vulneraría lo contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual se procederá a desarrollar dicho tema.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-.-) b) carezcan de distintividad; (=.J" La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:* o» y] e. 4 g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;" LJ *Artículo175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus rospectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” “Articulo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará." "Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos O GS similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” "Artióvlo:179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Maréás de la presente Decisión.” M SPA || > Rene Interftetación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. / Ver (ereftación Prejudicial 388-1IP-2015 del 25 de febrero de 2016.
Proceso 328-1P-2019 a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4, La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho Artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrinseca. 1.5.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab ¡nitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrinseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, 2. 2.1. ». 1 como lema comercial de EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA ny adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486.
El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno, se discute si corresponde o no otorgar el registro (denominativo), solicitado por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., por ()> lo que corresponde analizar en qué consiste un lema comercial, y cómo le Dra es aplicáble la normativa comunitaria sobre marcas.
UR En VA cdalicn Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Y Proceso 328-1P-2019 2.2. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. 2.3.
De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos! ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” 2.4.
En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente:? > Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). 2.5. El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. 2.6.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la perceptibilidad.*? 3. Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 3.1.
Teniendo en cuenta que en el proceso intemo se argumentó que el lema MIS EL PAPEL QUE RINDE MÁS EN LA FAMILIA (denominativo), ya Ver Intéfóretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 9-1P-2013 del 6 de marzo de 2013, 186- 1P-2014 delo de abril de 2014 y 02-1P-2014 del 30 de abril de 2014. yA Sos Qe a o ey corprágción Prejudicial recalda en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de 2012. sd > Ver Inte cetolión Prejudicial recaída en el Proceso 132-1P-2004 del 1 de diciembre de 2004.
E A) >) RO) 3.2: 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 328-IP-2019 es presuntamente descriptivo y de uso común respecto de los productos contenidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(-..J" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (es: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su “tregistro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las” expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza al ola referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. INS 5 yo Proceso 328-1P-2019 limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*% 3.7. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. ** 3.8.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020090031800, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Artículo 19, Literal c) del Estatuto del Tribunal y en la Letra f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J-TJCA-2020.
Do la, N ÚAAN In A PONS o ) M = Le Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO | Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación EA Prejudicia) a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación ES en la Gacéta Oficial del Acuerdo de Cartagena. A T "Aga ois blación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 4 » O e $“ De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
¡9* 7 |. PROCESO 328-1P-2019 Proceso 328-1P-2019