A IN (AÑ, Usa YES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 344-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 10-69287 11001032400020120029700 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) / PLÁSTICA (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 3573 del 28 de agosto de 2019, recibido vía correo electrónico el 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), e), f), 9) y h) y el párrafo de la misma disposición, 136 Literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*11001032400020120029700.

El Auto de 3 de marzo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. pe. BNFECEDENTES IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. Y > Partes' Eo AN Proceso Interno 2 9 Ñ dl sEcr Penn pr la NO, > Proceso 344-IP-2019 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Si el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) solicitado por la sociedad IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A., presuntamente habria adquirido capacidad distintiva debido a su uso previo y constante. 2. Si existe riesgo de confusión entre el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto), solicitado por la sociedad IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A., para proteger productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca PLÁSTICA (denominativa), registrada a favor de CASA COMERCIAL EL TIEMPO S.A. para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Si la expresión IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA es evocativa de “servicio de impresión y publicidad a través de la tarjeta plástica”. 4. —Siexiste conexión entre los productos y servicios amparados por los signos analizados. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), e), f), g) y h) y el párrafo de esa disposición normativa, 136 Literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

Únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) y el párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 anteriormente citada por ser pertinentes. Decisión 486 do la Comisión do la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación. “Artículo. 435.- No podrán registrarse como marcas los signos que: — /S E a E A ) S SE CREJARIA o». lo previsto en los literales b), e),, 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca si N a quien solicitá el registro o su causanto lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro ÑÁ o, y, por efectó de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios LA alos cuáles se aplica." 2 au UA TZ: Y / £S) Proceso 344-1P-2019 No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a), €), f), 9) y h) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no es objeto de controversia el concepto de marca, las causales de irregistrabilidad absoluta y la obligación de los países miembros en la consolidación del sistema de administración comunitaria.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar el tema de la conexión entre los productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La distintividad adquirida o "secondary meaning”. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Marcas evocativas. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La distintividad adquirida o “secondary meaning” En el presente proceso la sociedad IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. señaló que el signo IDENTIFICACIÓN PLASTICA (mixto) habría adquirido distintividad debido a su uso constante, es ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.

La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”. pr 2. vu e e y L ca SEPALrIEn ee la' Comisión de fa Comunidad Andina. — WM Á MA N E “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones Vigentes.

Las clases de la Clasificación Intemacional referida en el párrafo antorior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 3 Proceso 344-1P-2019 1.3. El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida. 1.4.

El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486.? 1.5.

En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 1.6.

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. 1.7.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), €), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. 1.8. Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo pille se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.

Ga POS e donstante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de ¡ESPA marcas, para ¿que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso 22 7 debe ser reály efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se e SECeneuentayegulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece Ñ NA De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015 de fecha 25 de febrero de 2016. vs ny Proceso 344-IP-2019 los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no:* a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1.10. En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) y la marca PLÁSTICA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o e DE YES ES Ibidem.

¿> [F SECRETARIA > > lo > %, | PA Proceso 344-1P-2019 servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (mp 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión: puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación: consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. €) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una << DE “idea y/o valor idéntico y/o semejante.

SS DE y Lay y ) / Y y E 3 Ver Interpréfaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de -1P:2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. ¡[E SECREVARÍS ? Wa 8. Wa) Ibidem. z na > e a 6 Proceso 344-1P-2019 d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:” a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:* () Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de productos o servicios, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de servicio del cual se trate.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige -—_ los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de z SS 4¿, calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha Y: Y instruido claramente de las características y cualidades de los / ( > a > PP llo SECRETARIA WA » Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. a Proceso 344-1P-2019 productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional, Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 2.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Dado que la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) y la marca PLÁSTICA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del servicio identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, E gyalidades y funciones del servicio que va a identificar.

Estos elementos, al ZA y) (2 ÓN ES a Ver Interprefáciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio SECRETARÍA * > a O > Z > Y, “ IN IN 8 lo /Y (3 3:3. 3.4. 3.5. Proceso 344-|P-2019 ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.*? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.'* En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial'?, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:1? () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se y ge Wntepraiacón Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016, > ERA Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. ? O) % Y, 13 n Ver Interprefación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. > « O ES 9 Proceso 344-IP-2019 encuentra en el diccionario!*.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica..

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación se REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de lexema: *1. m. Ling, Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, posoyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej.. terr, en enlerráis” - Disponible en: htto://dle.rae.es/?id=NCu16TD (Consulta: 08 de noviembre de 2018). Le DE ES PA RÉAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: 1% *1. mí Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos / 2 Y morfemas: mujer y -es. re 2. m. Grám, Por oposición a lexema, marfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero. SECRET Bue Unidad mínima de significado, La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: Ñ a, primera, y número, plural." Disponible en: http://dle rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de WS noviembre de 2018). 2, = 10 Proceso 344-1P-2019 que pudiera existir entre el signo solicitado IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) y la marca PLÁSTICA (denominativa). 4.

Marcas evocativas 4.1. Debido a que dentro del proceso interno se discute la capacidad evocativa del signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto), resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.*? 4.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.!” 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.*? 4.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5. Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza 5.1. Se alegó que existe conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos y servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos y servicios objeto de análisis, tal como se indica 1LDE 16 De módo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10, Qu q5s "HF - lbidem0 ¡ SECRETARIA, > Ni M ÓS TR 209,,, 11 Proceso 344-1IP-2019 expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.19 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?0 5.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un servicio origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un servicio es competidor de otro servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. bid Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los _FPaises Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de Jas Mácas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones 48 igantos.

MON 1% Pp PN > Lasclasos dola ficación Intornacional roferida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ¡2 [la disimilitud de les productos o servicios indicados expresamente * SECRETARIA > e (Subrayado agregado) Ñ Ni o xZ, Ver Interpretacigdad Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. AD 12 Y» YA ra, Proceso 344-IP-2019 b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un servicio supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Asi, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 5.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos o servicios. 5.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva.

¿Los canales de aprovisionamiento, distribución o de an “Gomercialización; los medios de publicidad empleados; la Es tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o h Doa la ríisma naturaleza de los servicios SECRETARIA > No RIA OS criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia Lo, desBonexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos servicios pueden tener 6) - 13 Proceso 344-1P-2019 la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos servicios completamente disímiles pueden tener el mismo canal de comercialización y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, en el caso en concreto, se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020120029700 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Articulo 19, Literal c) del Estatuto del Tribunal y en la Letra f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J-TJCA-2020.

J N Y Va CAN MIU Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejus iciah ala Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación ¿A aceta Agctal del Acuerdo de Cartagena. E PROCESO 344-1P-2019 | | e) Wo A 14 “Y Y ECRETARIA >