TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente de Origen: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 494-1P-2019 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 09-77971 11001032400020100052000 Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORIAS (mixto) / SUCRAX (mixtos y denominativos) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 4889 del 15 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a), b) y e) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N*11001032400020100052000.

El Auto de 3 de marzo de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A, Proceso 494-IP-2019 Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO — SIC — DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: ZELEN PHARMACEUTICAL LIMITADA B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes: 1.

Siel signo SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto) ostenta de distintividad intrínseca respecto de los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Siel signo SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto) solicitado por la sociedad ZELEN PHARMACEUTICAL LIMITADA para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con las marcas SUCRAX (mixtas y denominativas) registradas a favor de la LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., para distinguir productos de las Clases 5 y 30 de la Clasificación mencionada. 3.

Sielsigno SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto) es genérico, descriptivo y de uso común respecto a los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. 4. Si existe conexión entre los productos amparados por los signos analizados. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literales a), b) y e) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, los cuales proceden por ser pertinentes.

El Artículo 136 se limitará su interpretación al Literal a) por ser objeto de controversia. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a), - uedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; a: ¿Cafezian, pe distintividad; (SS e) a, exclusivamonto en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para pan describir la Calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de q ECRE% ducción u/otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios Ca ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatonias referidas 4 esos productos o servicios;

Sy yO 2 DAS 1.1. Proceso 494-1P-2019 De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Articulos 135 Literales f) y g) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, con el fin de tratar los temas de signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común y la conexión entre los productos de la Clasificación Internacional de Niza.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad En el proceso se argumenta que no corresponde conceder el registro como marca del signo SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Z9uAL De ty UN NY Argenis “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indobidamonte un derecho do tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un torcero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios rospecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (-J Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-) 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnica del producto o servicio de que se trate; 9) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals. ig tilo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paísés Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro larcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones Las fases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ee a/disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” Proceso 494-1P-2019 (6) b) carezcan de distintividad; 1.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 3 1.3.

La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.* 1.6. El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.

Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la -distintividad extrínseca, también contemplada en el Literal b) del Artículo 11 4:35 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para A 0 difefenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el Cee 4 <arygmiélación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. gg Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.

NOD y ME Ver Intarprofación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. A g SS / a Proceso 494-1P-2019 mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente. En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto) y las marcas SUCRAX (mixtas y denominativas), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" 2.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión: puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que NAL Esglmente posee. > b)9*El riésgo de asociación: consiste en la posibilidad de que el SEC consurfigor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen ma O he 10 | Qs Ver A ándo Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de NA 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

S% ¡o nu Proceso 494-1P-2019 empresarial del servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:3 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. pan De e Yo 7 Es Spy, "idem. ON O a CRg o 2 45 y 6 Proceso 494-1P-2019 c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:? (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de productos o servicios, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional = competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. AL DE ro Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al ¡205 analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en SEepolcto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, e 19) TA RI — »] IA Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. a Y Proceso 494-1P-2019 para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. La controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORIAS (mixto) y las marcas SUCRAX (denominativas), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. *% 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del servicio identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del servicio que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. *' 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*? Ll AAN RR IS Ver Interpretagjones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio AN e de 2016.

IN “Ss EXo)pipepretaciónPrejuaicia 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013. a TABLA E lo] Ver Interpri n rejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. A / > y / le PS “Y Proceso 494-1P-2019 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) b) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial!*, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:!* () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.'S Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, p. ej., sol, o que, E lpóribio en: prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., torr, on enterráis” 0 ble en- http://dle rae.es/?id=NCu1t6TO (Consulta: 08 de noviembre de 2018). 6 Pa Padres ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de morfema: 4. m Bram, Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos SECRgr CARES: mujer y -e5. dm. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -S, -ero. 3.m Giam. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiono dos morfemas: persona, primera, y número, plural.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Polt8j2 (Consulta: 08 de Da aya Doyisimbre de 2018). 9 Proceso 494-1P-2019.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. o Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. + Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que uno de los signos ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.7.

En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 3.8. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORIAS (mixto) y las marcas SUCRAX (denominativas). 4. —Comparación entre signos mixtos ¿nal D E 41.

Como Ya controversia radica en una supuesta confusión entre el signo Ml Es o SUCRAO' VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto) y las marcas ns Fnixtas), es necesario que se verifique la comparación entre pp efiendo en cuenta que están conformadas por un elemento 2 Eos Aina gráfico. y a Y 10 Proceso 494-1P-2019 4.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.*? 4.3.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:18 a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas en el numeral 3.5 literal b) de la presente Interpretación Prejudicial. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso:!% (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento Ml Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. e Ibidem. 18 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones: [Acazado:son los trazos del dibujo que forman el signo. a) Y 2 El concepto: ta idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

PS AN £ Qu - ¡E Ss EE cólores: si el sigho solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, spectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y fico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de 2 diferenciación delsigho solicitado a registro. a, > / RO) pe 11 Proceso 494-1P-2019 podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.2 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?* 4.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado.?? 4.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.? 4.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 5.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común 5.1, Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que el signo solicitado SUCRAO VITAL ENDULZANTE SIN CALORÍAS (mixto) está conformado por términos de uso común, genéricos y descriptivos respecto de los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 5.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo NA tangeiain Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. a” Ver Interreiagnes Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de 13 de junio E de 2016. 2SE mps gacidbigudia 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015. l % Ibidem. ) LON 12 Proceso 494-1P-2019 es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 5.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 6) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(-..)” 5.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.?4 5.5.

Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (7 5.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. ¿AP Ppesión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta 299 TR Ky ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde. Ec Rae ¡he ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. 2 Ibidem, ARIA 3) Ta, ES) nO 13 5.8. 5.9.

Proceso 494-1P-2019 empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.28 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.?? De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(o 5.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados 5:11. exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.? No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?8 5.12.Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, MAL De descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.

Ver IntonArtación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. nooo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 Proceso 494-IP-2019 5.13. El que un término sea técnico, descriptivo o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico, descriptivo o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 5.14. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 6.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza 6.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.9 6.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes 3! 6.4.

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos ye Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Silo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cualos se aplican las marcas, los ¿ué% jiembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro LH” delas Martás, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones Q vigentes.

A h S Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud Ec pejuitua dé os productos o servicios indicados expresamento.* (sua aáréaddo) E. Wer Interpretaelones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. NS nO 0] EN 15 Proceso 494-1P-2019 o servicios Existe conexión cuando los servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un servicio origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un servicio es competidor de otro servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad entre sí de los productos Existe conexión cuando el consumo de un servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un servicio supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza — - también expende agua embotellada.

GNAL De 226.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y: (3. razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación EC gprs) entre servicios. 6.6. a Uedeos criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para Y a 16 Proceso 494-1P-2019 acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos servicios pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos servicios completamente disímiles pueden tener el mismo canal de comercialización y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva, 6.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultabte, al resolver el proceso interno 11001032400020100052000 la que deberá adoptella. al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo ¿dispuesto en el Arfículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la idad Andiha en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su O Estat TAR = || o “la >) 57 2> j > Y) 17 p no Proceso 494-1P-2019 El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Artículo 19, Literal c) del Estatuto del Tribunal y en la Letra f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de 8 de mayo de 2020, conforme consta en el Acta 06-J-TJCA-2020.

NY Ñ SA h Luis Felipe Aguilar Feijoó SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 494-IP-2019 | 18